특허권 침해에 대한 손해배상 책임 관련
특허권자가 자신의 권리를 지키기 위해서 특허침해금지와 함께 손해배상 소송을 제기하게 되고 상대방은 자신의 비침해를 주장하면서 문제가 된 특허권을 무효로 만들기 위해서 무효심판을 제기하는 것이 통상적인 특허 침해사건의 진행입니다. 무효심판을 통해 특허가 무효가 아니라고 종국적으로 확정된다면, 그 특허의 존속기간 중 침해 제품을 판매한 자는 손해배상 책임을 부담하게 됩니다.
아래에서 특허를 무효로 판단한 심결취소 소송의 상고심인 대법원에서 특허법원 판결을 파기 환송한 경우 그 다음 재판절차는 어떻게 되는지 심결 및
판결의 확정까지의 소송절차를 살펴보겠습니다. 나아가 특허유효인 경우 특허권침해에 대한 손해배상의 범위는
어떻게 되는지, 손해액 산정에 관한 중요한 쟁점은 무엇인지 등을 간략하게 살펴 보겠습니다. 관련 업무에 참조가 되시길 바랍니다.
1. 대법원에서 특허법원 판결을 파기 환송하는 판결을 한 이후 소송 절차
대법원 판결만으로 특허무효라는 심결이나 판결이 확정되는 것은 아닙니다. 대법원은 특허법원 판결을 파기하고 사건을 원심법원인 특허법원으로 환송한다는 판결을 하였을 뿐입니다. (소위 자판이 아니라 파기환송 판결에 해당함) 따라서, 해당 무효심판 심결취소의 소 사건을 되돌려 받은 특허법원은 다시 변론을 열고 재판을 하여야 합니다. 이때 대법원이 파기 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단은 하급심인 특허법원을 구속하는 법적 효력이 있습니다. 따라서, 종전 심판과 특허법원 소송과정에서 제출되었던 주장 및 증거와 다른 새로운 내용이 제출되지 아니하는 이상 대법원과 동일한 판결을 하게 될 것입니다.
특허법원에서 종전과 입장을 바꾸어 특허무효라는 판결을 해도 특허무효가 즉시 확정되는 것은 아닙니다. 그 판결에 대해 패소자가 다시 상고하는 소위 재상고를 할 수 있습니다. 그 경우 대법원이 법률적 판단의 위법성 여부에 대해서만 심사를 거쳐 최종판결이 확정됩니다. 그 단계에서야 비로소 특허무효라는 무효심판의 심결과 특허법원 심결취소소송의 판결이 확정되는 것입니다.
2. 특허권자의 손해배상청구권
(1) 민법상 손해배상청구
특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128조). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.
적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.
소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.
정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.
(2) 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙
특허법은 특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 규정하고 있습니다. 즉, 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(제1항), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(제2항) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.
단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.
통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 침해자의 회계자료를 제출케하여 침해제품의 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 ‘생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다’는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.
(3) 기타 관련 사항
특허법 제128조 제1항 단서는 침해행위 외의 사유로 특허권자가 특허제품을 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그 수량에 따른 금액을 손해배상액에서 빼야 한다고 규정하고 있습니다. 특허권자의 공급능력이 부족한 경우뿐만 아니라 침해자의 영업노력으로 전체 시장 규모가 증가한 부분에 대해서도 단서 적용을 주장해 볼 수 있을 것입니다. 대상제품이 완제수입품인 경우라면 생산자와 판매자의 각 단위수량당 수익액을 잘 따져 보아야 할 것입니다. 손해배상소송에서의 청구권자만의 단위수량당 수익액만을 기준으로 전체 손해액수를 산정해야 할 것이기 때문입니다.
참고 : 오리지널 제품의 보험약가 인하와 관련된 손해배상 책임 여부
이 부분은 올란자핀 약품에 관련된 특수한 손해배상의 경우입니다만 참고하십시요.
제네릭 의약품의 발매로 인한 오리지널 의약품의 약가인하는 특허권자에게 손해로 연결된다는 점은 분명합니다. 따라서 특허권자는 특허법 제128조 제1항에 따라 특허권자의 단위수량당 이익을 산정할 때 약가인하 전 이익을 기준으로 주장할 것입니다. 제1항에 따른 일실이익의 배상은 특허권 침해가 없었다면 특허권자가 정상적으로 얻을 수 있었던 이익을 특허 침해자로부터 환수할 수 있도록 한다는 이론적 근거를 내세울 것입니다. 그렇게 된다면 최대 손해배상 금액이 산정될 수 있을 것입니다.
실시자의 반론으로는 약가인하는 행정처분으로서 자신의 실시행위로 인한 시장잠식과는 아무런 상관관계가 없으므로 손해배상 책임이 없다는 주장을 할 수 있습니다. 아직 재판사례가 없기 때문에 어느 쪽 주장이 받아들여질지 여부는 확실하지 않습니다. 사견으로는, 첫째, 적어도 약가인하 후 발매한 경우에는 약가인하와 인과관계가 전혀 없기 때문에 그 부분에 관한 손해배상 책임을 물을 수 없다는 점, 둘째, 약가인하 이전 발매자라고 하더라도 1번이 아닌 그 후순위 발매자들에게는 이론적으로 약가인하에 관한 상당 인과관계를 인정하기가 매우 어렵기 때문에 결국 손해배상 책임을 지우기는 어렵지 않을까 하는 등등 여러 가지 의견이 있습니다. 감사합니다.
변호사 정회목 드림
