[상표 분쟁] 검색어 키워드 광고와 상표권 침해

검색어 키워드 광고와 상표권 침해

지마켓, 옥션, 11번가 등의 오픈마켓 사이트에서 검색 기능을 통하여 소비자가 필요한 물품을 찾을 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 대하여 오픈마켓 사이트에서는 특정 검색어에 대하여 입점 판매자들로부터 일정한 광고비를 받고 있습니다. 최근 오픈마켓의 개별 판매자들이 타사 상표권과 동일한 검색어를 지정하여 광고를 오픈마켓에 신청하곤 합니다. 이에 대하여 상표권 침해 여부를 살펴보겠습니다.

1. 검색어와 상표침해의 법리

대법원은 "인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다"고 판단하고 있습니다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결).

위 판례는 인터넷포탈의 검색어 광고에 대한 사건입니다만 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰이 관련된 사안에도 유사하게 적용될 것으로 보입니다. 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰의 검색창에서 일정한 검색어로 검색하는 경우에 검색결과로 표시되는 제품에 포함되도록 검색어 등을 지정한 입점 판매업체는 위 판례와 같이 상표로서 상품의 출처를 위해 사용한 것에 해당할 것입니다. 따라서 일정한 상표 또는 이를 포함한 검색어로 이용하는 경우에 해당 판매업체는 상표침해의 책임이 있다고 할 것입니다.

2. 인터넷쇼핑몰의 책임과 대응 방안

위 대법원 판결은 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰 또는 인터넷 포털사이트의 책임에 대하여 직접적으로 논하고 있지는 않습니다. 그러나 상표침해에 해당하는 검색어를 활용할 수 있도록 도움을 준 인터넷쇼핑몰 등에게 적어도 방조 책임이 있다고 보입니다. 따라서 파워클릭, 파워등록, 프리미엄등록, 플러스상품 등의 명칭으로 검색서비스를 제공하면서 영업을 하여 그 이익을 취하고 있는 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰도 상표침해 또는 상표침해의 방조에 해당할 것입니다.

3. 결론

살펴본 바와 같이 직접적인 판례가 없어 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰의 책임이 분명하지는 않습니다. 그러나 파워클릭, 파워등록, 프리미엄등록, 플러스상품 등의 명칭으로 검색서비스를 제공하며 영업을 하여 그 이익을 취하고 있는 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰에 대해서는, 상표권의 침해를 받은 당사자가 상표권을 침해하고 있는 판매업체의 해당 물품에 대하여 상표 또는 이를 포함한 검색어 등으로써 위와 같은 검색서비스를 제공하지 않도록 오픈마켓 등의 인터넷쇼핑몰에 요구할 수 있을 것입니다.

정회목 변호사

[특허 분쟁] CMU-Marvell 사건에서 Damages 산정 방법

CMU-Marvell 사건에서 Damages 산정 방법

본 사건에서는 Catharine Lawton이 CMU 측의 Damages Expert로 증언을 하였고 배심원과 법원은 Ms. Lawton의 손해액 산정 이론을 그대로 따랐습니다. Ms. Lawton은 CMU와 Marvell 간의 가상적인 Reasonable royalty 협상의 결과를 아래와 같이 산정하였습니다.

(1) Excess profit

2003. 3. 6.부터 2012. 7. 28.까지 Marvell의 판매 회계 자료에 의하면 그 기간 동안 반도체칩의 개당 평균 판매가격은 $4.42이고 평균 영업이익은 $2.16으로 계산됩니다. Marvell의 경영진과 영업관련 증인에 의하더라도 Marvell의 목표 매출 총이익율(gross margin)은 50%임이 확인되었습니다.

그런데 2000년부터 2013년까지 CMU의 특허기술을 사용한 MNP와 NLD칩의 매출 총이익율은 59.6%였습니다. 따라서 Marvell이 CMU의 특허기술을 사용한 경우에 반도체 칩당 매출 총이익에 대한 초과이익(excess profit)은 $4.42 x 0.096 = $0.42이 발생하였음을 알 수 있습니다.

(2) Operating profit premium

Marvell이 2003년에 Maxtor와 Toshiba에 공급한 반도체칩에는 CMU의 특허를 이용한 MNP 기능이 있는 칩과 없는 칩이 모두 공급되었습니다. 칩당 판매 가격(Sales Price), MNP 기능의 유무에 따라 판매가격의 차이(Sales Price Delta), 매출총이익 차이(Gross Margin Delta, Direct Margin Delta), 영업이익 차이(Operating Profit Delta)를 산정하였습니다. 여기서 Operation Profit Delta는 Sales Price Delta에서 MNP와 관련된 비용을 공제한 금액입니다. 예를 들면 A칩의 경우 MNP 기능이 있는 경우 $5.95, 없는 경우에 $4.95로 Sales Price가 결정되었습니다. 여기서 Sales Price Delta는 $1, Sale Price Delta%는 17%, Gross Margin Delta $0.86, Operating Profit Delta는 $0.72로 산정되었습니다.

Operating Profit Delta는 7가지 칩 종류에 대하여 산정하였을 때에 최저 $0.06에서 최고 $0.72까지 차이가 있었습니다.

(3) 가상의 Reasonable Royalty Rate

Ms. Lawton은 Georgia Pacific Factors 15개의 사항에 대하여 로열티 산정에 끼치는 영향을 검토하였습니다.

그 중에서 Factor 1(Royalties received by CMU for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.), 2(Rates Marvell paid for the use of comparable patents), 3(Nature and scope of the license), 4(CMU’s established policy to maintain monopoly), 12(Portion of the profit or selling price that may be customary to allow for the use of the invention) 등에 대해서는 기존에 CMU와 Marvell 간의 계약이 없었으므로 중립(royalty rate에 영향을 미치지 않는 사항)적으로 판단되었습니다.

Factor 5(Commercial relationship between CMU and Marvell)는 CMU와 Marvell 간은 공동연구개발 사업 등의 기존 계약 관계가 없었으므로 로열티율을 감소시키는 Negative한 영향을 줍니다. Factor 6(Effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products), 7(Duration of the patent), 9(Utility and advantage of the patent over old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results), 10(Nature of patented invention), 11(Extent to which Marvell has made use of the invention) 등에 대해서는 로열티율을 높여주는 Positive 영향을 주고 있다고 판단하였습니다. Factor 14(The opinion of qualified experts)는 재판에서 전문가 증인의 신뢰도와 자격을 법원과 배심원이 판단하는 것으로 로열티 산정에서는 제외되는 사항으로 보았습니다.

그리고 Factor 8(Established profitability and success of the patented product)는 $0.42의 excess profit와 $0.06-$0.72의 operating profit premium의 협상의 범위가 됩니다. Factor 13(Portion of the realized profit that should be credited to the invention)에 의하면 협상의 범위는 $0.06-$0.72의 operating profit premium의 범위에 해당합니다. Factor 15(The amount CMU and Marvell would have agreed upon at the time infringement began)는 결론적으로 A running royalty of $0.50 for each MNP/NLD Chip으로 판단되었습니다.

Damages Expert인 Ms. Lawton은 위와 같은 과정을 거쳐 손해배상액을 CMU의 특허침해 반도체판매량 2,338,280,542개 x 로열티 $0.5 = $1,169,140,271로 산정하였습니다.

정회목 변호사