[지적재산 등록무효] 특허발명의 진보성이 부정되는지 문제된 사건

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10641   등록무효(특)

 

1. 판결의 요지

 

피고는 ‘힘 제한 장치 및 조임 장치를 구비한 벨트 위축기’에 관한 발명인 이 사건 특허발명의 특허권자입니다. 원고는 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되어 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나 기각 심결을 받자 심결의 취소를 구하는 사안입니다.

 

원심은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 특허심판원 심결을 취소하였습니다.

 

대법원은, 아래와 같은 법리를 설시하면서 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기․환송하였습니다.

 

2. 적용법리

 

발명의 진보성 부정 여부를 판단하는 방법 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극) 및 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우, 발명의 진보성을 판단하는 방법 및 여러 선행 기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위한 요건

 

발명의 진보성 부정 여부를 판단할 때에는 적어도 선행 기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행 기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행 기술과 차이가 있는데도 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2025. 7. 16. 선고 2022후10524 판결 등 참조).

 

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니다. 그러므로 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 여러 선행 기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시․동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).

 

정회목 변호사

[지적재산 기재요건불비] 특허발명이 명세서 기재요건(실시가능 요건)을 충족하는지 문제된 사건

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658   등록무효(특)

 

1. 판결의 요지

 

피고가 ‘안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물’이라는 명칭의 원고의 이 사건 특허발명에 대해 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않아 명세서 기재요건(실시가능 요건)을 위반하였다는 등의 주장을 하며 등록무효심판을 청구한 사안입니다.

 

원심은, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명에 관한 직접적인 기재가 없을 뿐만 아니라 발명의 설명에 이 사건 제1항 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있지 아니하여, 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 위반하였고, 이 사건 제1항 발명을 직ㆍ간접적으로 인용하면서 기술적 특징을 한정하거나 구성요소를 추가하는 형식의 이 사건 제3항부터 제11항 발명도 위 명세서 기재요건을 위반하였다고 판단하였습니다.

 

대법원은 아래와 같은 법리를 설시하면서, ❶ 이 사건 제1항 발명은 ‘두 가지 제약 활성제인 발사르탄과 사쿠비트릴이 나트륨 양이온, 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화학물질처럼 거동하지만 생체 내에서는 개별 성분으로 분리되어 효과를 나타내는 특성을 갖는 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 중 결정질 형태의 2.5수화물(2.5수화물 초분자 복합체)만이 제외된 것’으로 권리범위에 다수의 화합물과 여러 고체 형태(결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태)를 포함하고 있고 화학발명에 해당하는데, ❷ 명세서에서 실험례로 발사르탄:사쿠비트릴:나트륨 양이온:물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 특정 결정 구조를 가지는 2.5수화물 초분자 복합체나 발사르탄 칼슘염과 사쿠비트릴이 연결된 프로드러그에 관하여 기재하고 있을 뿐, 정작 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 실시례에 관하여는 명시하지 않고, ❸ 발사르탄과 사쿠비트릴이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리나 그 구성요소 간 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용이 기재되어 있지도 않으며, ❹ 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 우선권 주장일 당시의 기술 수준에서 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하거나 물 분자를 포함하지 않는 경우에도 여전히 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자의 화학 종 간에 비공유 상호작용이 균형을 이루어 결정질 형태 또는 무정형 형태로서의 초분자 복합체가 형성될 수 있다고 인식하고 이를 제조할 수 있었다고 단정할 수 없다는 이유로, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명에 관한 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 발명의 화합물을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 없다고 판단하였음. 결국 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명은 이 사건 제1항 발명과 이를 직ㆍ간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항부터 제11항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항, 제3항부터 제11항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 보아, 원심을 수긍하여 상고를 기각하였습니다.

 

2. 적용법리

 

특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건(실시가능 요건)의 취지 및 판단기준

 

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명에 관한 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조).

 

정회목 변호사