[특허 분쟁] Akamai vs. Limelight 2015. 8. 13. CAFC en banc 판결 – 방법특허의 일부 단계만을 직접 실행한 경우에도 해당 방법특허의 직접침해가 성립 가능

Akamai vs. Limelight 2015. 8. 13. CAFC en banc 판결 – 방법특허의 일부 단계만을 직접 실행한 경우에도 해당 방법특허의 직접침해가 성립 가능

본 사건은 복수의 주체에 의한 공동침해로써 여러 서버와 클라이언트가 네트워크로 연결되어 이루어진 인터넷서비스에서 최종 사용자가 해당 서비스를 이용하는 경우입니다.  Akamai는 US6,107,703 등록특허의 전용실시권자로서 CDN(Contents Delivery Network) 서비스에서 여러 컨텐츠를 로딩할 경우에 여러 서버에 콘텐츠를 분산 배치 및 전송함으로써 네트워크 병목현상을 방지하고 효율적으로 컨텐츠를 사용자에게 전송하는 방법에 대한 발명입니다. Limelight는 Akamai의 위 특허의 일부 단계를 포함한 서비스를 제공하고 마지막 단계는 최종 사용자가 스스로 실행하도록 요구하는 형태의 서비스를 제공하였던 것입니다.

미국 연방대법원이 위 사건에 대하여 2014. 6. 미국 특허법 제271조 (b)항의 침해가 성립하려면 직접침해가 필요하므로 직접침해가 발생하지 않은 경우에는 유도침해도 인정될 수 없다고 보았습니다. 이에 따라 Limelight의 행위는 유도침해에 해당하지 않는다고 판단하여, 유도침해에 해당한다고 판단한 CAFC의 판결을 파기환송하였습니다.

이에 대하여 CAFC는 2015. 8. 13. 전원합의체(en banc) 판결로 CAFC의 기존 판결을 파기하고 Limelight가 Akamai의 특허를 직접침해하였다고 판단하였습니다. 즉, CAFC는 미국 특허법 제271조 (a)항의 직접침해의 범위를 확장하여 방법 특허의 모든 단계가 침해자에 의하여 실행되지 않은 경우에도 직접침해를 인정한 것입니다. 이는 "a single entiry directs or controls the acts of another"라는 직접침해의 기존 법리를 확장한 것으로 이해됩니다.

CAFC는 침해자가 특허 방법의 일부 단계의 실행에 관하여 어떠한 행위 또는 혜택 받기 등의 참여를 유도하고 해당 실행의 방식이나 시기를 설정하는 경우에는 특허법 제271조 (a)항의 직접침해의 책임이 있다고 판시하였습니다. 이로써 CAFC는 방법 특허의 모든 단계를 하나의 행위자에 의한 것으로 보려면 본인-대리인 관계, 계약 관계, 공동 사업 관계 등이 성립하여야 한다고 제한한 이전 판결들을 변경하였습니다.

본 판결로써 인터넷 또는 통신 서비스를 제공하면서 방법 특허의 일부 단계만을 직접 구현하고 나머지 단계를 소비자 또는 다른 제3자가 실행하도록 하여 방법 특허를 회피하기에는 용이하지 않게 되었습니다.

정회목 변호사