[지적재산 권리범위] 확인대상 발명이 특허발명의 특허권 권리범위에 속하는지가 문제된 사건

대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후11590   권리범위확인(특)

 

1. 판결의 요지

 

피고들이 자신의 확인대상 발명이 명칭을 ‘안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물’로 하는 원고의 이 사건 특허발명 특허권 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인 심판을 청구한 사안입니다. 원고의 이 사건 제1항 발명은 결정질 형태의 삼나트륨, 발사르탄, 사쿠비트릴, 2.5수화물의 화합물로서 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 포함된 초분자 복합체에 관한 것이고, 피고들의 확인대상 발명은 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨, 물 분자가 1:1:3:3의 비율로 포함된 제약 조성물에 관한 것입니다.

 

원심은, ❶ 이 사건 특허발명의 발명의 설명 및 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 공지기술 등을 종합하여 보면, 선행기술과 대비되는 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 고혈압성 혈관 질병을 치료하기 위해 병용하면 유리한 치료효과를 나타내는 것으로 공지된 2가지 제약 활성제의 조합․병용형태로서, 발사르탄과 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 하나의 화합물처럼 거동하는 초분자 복합체의 존재를 구체적으로 확인하고, 그 고유한 분자 실체를 신규한 결정질 형태의 초분자 복합체로서 개시한 데에 있는데, ❷ 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 초분자 복합체를 구성하는 사쿠비트릴, 발사르탄, 나트륨, 물 분자의 화학양론 비율이 다르고, 그에 따라 단위세포에 포함된 비대칭 단위 수 등 결정체로서의 특성에 차이가 있으므로, 그 구체적인 고유한 분자의 실체가 상이하여 과제해결의 원리가 동일하다고 볼 수 없고, ❸ 확인대상 발명은 초분자 복합체를 구성하는 사쿠비트릴, 발사르탄, 나트륨, 물 분자의 화학양론 비율이 이 사건 제1항 발명과 상이하여 결정형의 특성화 관련 파라미터가 상이하고 이에 따라 결정질 형태도 달라 이 사건 제1항 발명과 동일한 작용효과를 가진다고 볼 수 없으며, ❹ 이 사건 특허발명의 출원 및 분할출원의 심사경과를 살펴보면, 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 이 사건 확인대상 발명을 의식적으로 제외하였다고 보아, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 특허권 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제2항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에도 속하지 않는다고 판단하였습니다.

 

대법원은 아래와 같은 법리를 설시하면서, ❶ 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명의 기재와 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 발사르탄과 사쿠비트릴을 초분자 복합체로 형성한 이중 작용 화합물을 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 ‘발사르탄과 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 하나의 화합물처럼 거동하는 초분자 복합체’를 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있고, 이 사건 제1항 발명이 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하는 범위에 대해서까지 기술발전에 기여하였다고 평가할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 하고, ❷ 확인대상 발명의 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자의 구성은 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같은 화학양론적 비율로 조합된 분자 구성이 포함되어 있지 않으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없어서, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하여 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 직ㆍ간접적으로 인용하는 종속항 발명으로서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에도 속하지 않는다고 보아, 원심을 수긍하여 상고를 기각하였습니다.

 

2. 적용법리

 

확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 및 확인대상 발명이 특허발명과 과제 해결원리가 동일한지 판단하는 방법

 

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

 

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 등 참조).

 

정회목 변호사