[직무발명 분쟁] 직무발명 보상금 청구소송 사례

수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결

본 사안은 생오리 및 훈제오리를 판매하는 A 회사의 연구소장으로 재직하면서 2 건의 관련 기술을 개발한 발명자가 A 회사에 직무발명 보상금을 청구한 사건에 대한 것입니다. 보상금 청구소송의 대상이 된 특허발명은, 유황이 함유된 생오리를 생산하기 위한 사료조성물에 관한 기술(제1 발명) 및 부드러운 육질 및 보습성이 유지되는 훈제오리를 생산하기 위한 염지제에 관한 기술(제2 발명)에 대한 것이었습니다. 발명자는 위 2건의 특허발명에 기하여, 각 약 1억7940만원 및 4억2380만원의 보상금을 청구하였습니다.  그러나 법원은 관련 법령과 법리에 기하여 총 약 2100만원의 보상금만을 인정하였습니다. 

보상금 산정 과정을 구체적으로 살펴보면, 우선 발명진흥법 제15조 제3항은 "사용자가 얻을 이익"과 "발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도"를 고려하여 보상금을 산정하여야 한다고 규정합니다. 이때 "사용자가 얻을 이익"이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다는 것이 대법원의 확고한 판례입니다. 회사는 종업원의 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 이를 넘어서는 이익을 가져다 준 부분만이 보상금 산정의 기초가 될 수 있다는 취지입니다. 

한편 대법원은, "사용자가 얻을 이익"은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익, 비용의 정산 이후에 남는 회계상 이익을 의미하는 것이 아니라는 입장인바, 회사의 실적이 좋지 못하여 회계상 이익이 남지 않았다고 하더라도 그로 인하여 직무발명 보상금이 발생하지 않는 것은 아니라는 것입니다. 

이에 따라 법원은 다음과 같은 산식을 사용하여 직무발명 보상금을 산정하였습니다.  

직무발명 보상금 = 사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율) x 발명자 공헌도 x 발명자 기여율(공동발명의 경우) 

이러한 산식은 다른 하급심 판결에서 여러 차례 사용된 것으로서, 원고도 이 사건에서 동일한 산식에 기하여 보상금을 청구하고 있습니다. 그런데 이처럼 동일한 산식에 기하여 보상금이 산정되었음에도 불구하고, 원고가 청구한 수억원의 금액과 법원이 판결에서 산정한 2100여만원의 금액 사이에는 상당한 간극이 존재합니다. 

​구체적으로 살펴보면, 위 산식에서 발명자가 주장한 각 요소의 값과 법원이 산정한 각 요소의 값 사이에 아주 큰 차이가 보이지는 않지만, 이러한 요소들이 곱해짐으로써 결국 산정된 보상금에 있어서는 상당한 차이가 나타나게 됩니다.  특히, 상대적으로 보상금 산정에 더 많은 요소들이 고려되는 자기실시 직무발명 보상금 청구소송에서 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 이에 비하여 제3자에게 실시권을 설정해 주고 그에 대하여 로열티를 받는 제3자 실시 직무발명 보상금 청구소송의 경우, 사용자가 얻을 이익이 해당 로열티를 통해 쉽고 명확하게 산정되므로, 발명자의 청구금액과 법원 판결의 인용금액간 차이가 상대적으로 줄어들 수 있습니다. 

따라서 자기실시 직무발명 보상금 청구소송의 핵심은 산식을 구성하는 각각의 개별 요소들에 대하여 최대한의 주장 및 입증을 함으로써 조금 더 큰 값을 인정받을 수 있도록 하는 것입니다. 특히 매출액 가운데 해당 직무발명이 기여한 정도를 의미하는 "직무발명의 기여도"와 회사가 갖는 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외한 나머지 부분의 비율을 의미하는 "독점권 기여율"의 경우, 시장 현황과 경쟁업체 기술의 파악, 해당 기술과 공정에 대한 정밀한 이해 및 직무발명 보상금 청구소송의 구조에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 정밀한 주장, 입증을 하여야 합니다.  

정회목 변호사

[직무발명 보상금] 사용자의 직접 실시하지 않고 단순히 방어용 특허인 직무발명에 대해서도 보상금 지급의무 인정

(1) 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는지 여부

이제까지 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례를 보지 못했으나, 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다. 따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 배타적 독점적 이익으로써 사용자가 얻을 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

(2) 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 법리 : 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

(3)  방어용 특허로써 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명, 라이선스 대상도 아닌 직무발명 등에 대한 실적보상 청구가 가능합니다.

정회목 변호사