[지적재산 손해배상] 특허발명 실시금지 계약 위반을 이유로 손해배상을 청구하는 사건

대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105   손해배상(기)

 

1. 판결의 요지

 

특허권자인 원고는 특허발명 실시금지계약을 체결한 피고의 특허실시를 계약 위반이라고 주장하면서 손해배상을 청구하고, 원고 승계참가인은 원고의 피고에 대한 이 사건 관련 채권에 관한 압류 및 추심명령을 받고 승계참가하였습니다. 이에 대하여 피고는, 해당 특허가 무효로 되어 위 계약이 효력을 상실하였고, 피고가 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술이어서 위 계약을 위반한 것이 아니라고 주장하였습니다.

 

원심은, 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시 금지계약은 무효가 확정된 때까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고가 위 기간 동안 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 특허발명 실시금지의무를 위반하였다고 판단하였습니다.

 

대법원은 아래와 같은 법리를 설시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각하였습니다.

 

2. 적용법리

 

특허발명 실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 이행불능에 빠지게 되는지 여부(적극) 및 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 항변할 수 있는지 여부(소극)

 

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

 

정회목 변호사