[특허 분쟁] Synopsys v. Mentor Graphics 사건의 CAFC 판결 Oct. 17. 2016

Synopsys v. Mentor Graphics 사건의 CAFC 판결 Oct. 17. 2016

Synopsys는 Mentor Graphics가 US5,530,841 등록특허 등을 침해했다는 이유로 2012. 12. 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하였습니다. 대상 특허는 논리회로(logic

circuits) 설계에 관한 것이고 설계자가 원하는 함수나 동작에 대해서 특정하면 세부적인 논리회로 하드웨어 구성요소를 자동적으로 설계해주는 방법에 관한 것입니다.

Mentor Graphics는 위 대상 특허가 미국 특허법 제101조에 따라 특허 적격성이 없다는 이유로 무효임을 주장하였고, 1심법원은 Alice 판결의 법리에 따라 위 특허에 대하여 특허 적격성이 없다고 무효로 판단하였습니다. 이에 Synopsys가 항소하였으나 CAFC도 위 1심 법원의 판단을 지지한 것입니다. 구체적인 판결 이유는 아래와 같습니다.

CAFC는 Alice 법리의 1단계 시험에서 위 대상 특허의 발명들이 인간의 두뇌만으로(entirely in the human mind) 실시할 수 있기 때문에 추상적 개념(Abstract idea)에 해당한다고 보았고, 2단계 시험에서도 위 정신적 활동을 보완하는 일부 구성요소가 추가되어 있으나 특허 대상으로 인정할 만한 significantly more 요소를 포함하고 있지 않다고 보아, 1심 판결과 같이 위 대상 특허가 특허 적격성이 없다고 판단하였습니다.

특히 1단계 시험인 추상적 아이디어에 해당 여부에 대하여 Synopsys는 위 대상 특허가 높은 복잡도(complexity)로 인해서 인간이 두뇌만을 이용하여 대상 발명을 수행할 수 없을 것이라고 주장하였습니다. 그러나 CAFC는 대상 특허 발명이 컴퓨터나 기타 장치 등을 사용하는 것에 대하여 언급이 없고 청구항이 광범위하게 기재되어 있어 인간이 순수하게 두뇌만으로도 변환할 수 있는 부분까지 포함하고 있다고 판단한 것입니다. 따라서 CAFC는 위 대상 특허가 추상적 개념(Abstract idea)에 포함되는 것으로 본 것입니다.

또한 2단계 시험에서 Synopsys가 위 대상 특허 발명이 신규성과 진보성이 있으므로 발명적 개념(inventive concept)이 인정되어야 한다고 주장하였으나, CAFC는 함수 기술(description)을 논리회로 HW로 변환하는 추상적 개념 이외에 기술적 진보나 개선사항에 해당하지 않는다고 Significantly more 요소를 포함하고 있지 않다고 판단하였습니다.

위와 같이 소프트웨어 특허를 출원하기 위해서는 단순히 추상적 개념에 해당할 수 있는 광범위한 청구항과 함께 위 사례와 같이 인간의 두뇌 또는 컴퓨터만으로는 정해진 시간 내에 문제를 해결할 수 없고 소프트웨어의 기술적 진보나 개선에 해당하여 발명적 개념에 해당할 수 있는 다양한 휴리스틱이 포함된 청구항을 포함할 필요가 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

정회목 변호사

[특허 분쟁] 소프트웨어 특허의 적격성을 인정한 Amdocs v. Openet 사건의 CAFC 2016. 11. 1.자 판결

소프트웨어 특허의 적격성을 인정한 Amdocs v. Openet 사건의 CAFC 2016. 11. 1.자 판결

최근 소프트웨어 특허의 적격성(patent eligibility)을 인정한 사례(DDR 판결, Bascom 판결, MCRO 판결 등)들이 나오고 있는 가운데 최근에도 소프트웨어 특허 적격성이 인정된 CAFC 판결이 있었습니다.

Amdocs는 US7,631,065 특허, US7,412,510 특허, US6,947,984 특허, US6,836,797 특허에 대한 침해를 이유로 Openet을 제소하였으나, 1심인 버지니아 동부 연방지방법원은 위 특허들이 특허 적격성(미 특허법 제101조)이 없다는 이유로 소송을 기각하였습니다. 이에 Amdocs는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 1심판결을 파기하고 위 발명들에 대한 특허 적격성을 인정한 것입니다.

대상 특허들은 네트워크 서비스 제공자들 위한 회계 및 청구 시스템에 관련된 것으로써, 서비스 제공자는 IP(internet protocol) 트래픽에 대하여 청구할 수 있습니다. 대상 발명은 분산처리 특성으로 네트워크과 시스템 자원에 대한 부하를 최소화할 수 있고 그 소스에 근접한 데이터를 수집하고 처리하여 네트워크 부하를 최소화합니다. 각 특허 발명은 한 장소에 저장된 정보는 막대한 레코드 흐름에 따라 유지하기 어렵고 거대한 DB도 요구하는 기존 기술에 대하여 각 발명이 우위를 가지고 있다고 설명하고 있습니다.

065 특허의 청구항 1항은 아래와 같습니다.

1.  A computer program product embodied on a computer readable storage medium for processing network accounting information comprising:

    computer code for receiving from a first source a first network accounting record;

    computer code for correlating the first network accounting record with accounting information available from a second source; and

    computer code for using the accounting information with which the first network accounting record is correlated to enhance the first network accounting record.

CAFC는 Alice 판결의 1단계 시험에서 추상적 아이디어 여부에 대해서는 분명한 판단을 하고 있지 않지만, 추상적 아이디어라고 하더라도 Alice 판결의 2단계 시험에서 CAFC는 "distributed processing"을 기존 선행 기술 및 발명에 대한 중대한 개선이라고 보았고,  청구항의 "enhance a record until all required fields have been populated"에서 "enhance"라는 요소로 기술적 개선을 함축하고 있어 "significant more"를 요구하는 그 시험을 충족한다고 판단한 것입니다.

Amdoc 판결은 소프트웨어 발명이 추상적 아이디어에 해당하더라도 기존의 기술적 문제를 해결하거나 그 성능을 항상시킬 수 있는 발명이라면 특허 적격이 있다고 할 수 있고, 특히 청구항의 특정 용어가 그러한 기술적 의미를 함축하고 있다고 판단되는 경우 Alice 판결의 2단계 시험에서 추상적 아이디어에 특허 적격성을 부여한다는 것을 확인하여 주었습니다. 소프트웨어 특허를 출원하려는 개발자 또는 회사는 위와 같은 같이 출원문서의 청구항 및 상세한 설명에 특허 적격성을 충분히 설명해야 할 것입니다.

정회목 변호사