[특허 분쟁] Alice판결의 2단계 판단법을 통과하여 소프트웨어 특허의 적격성 인정 – CAFC 2016. 6. 27. Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC 판결

Alice판결의 2단계 판단법을 통과하여 소프트웨어 특허의 적격성 인정 – CAFC 2016. 6. 27. Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC 판결

인터넷 콘텐츠 필터링 소프트웨어(US5,987,606 등록특허)의 특허적격성 여부에 대하여 CAFC는 콘텐츠 필터링 자체가 추상적 아이디어일 수 있지만 미국연방대법원의 2014년 Alice 판결의 2단계 판단법을 통과하여 특허적격성이 있는 것으로 판단하였습니다. Alice 판결의 2단계 기준은 먼저 (i) 발명이 특허 대상이 아닌 자연법칙(law of nature) 또는 추상적 아이디어(abstract idea) 등에 해당하는지를 판단하고, 이후에 (ii) 여기에 속한다면 자연법칙, 추상적 아이디어를 현저히 넘어서는(significantly more) 진보적 구성요소가 존재하는지를 살펴보아 특허 적격성을 판단합니다.

606특허발명은 인터넷에서 검색된 정보에 대하여 사용자 맞춤형 콘텐츠 필터링을 허용하는 인터넷 서비스 제공자(ISP)를 제공하는 방법 및 시스템에 관한 것입니다. 이에 대하여 CAFC는 Alice 판결의 1단계 기준에서는 606특허발명이 콘텐츠에 대한 필터링에 관한 것으로서 오랫동안 사용해온 일반적인 개념에 불과하여 추상적 아이디어라고 판단하였습니다. 그러나 Alice 판결의 2단계 기준에 의하면 비록 청구항의 각 구성요소들이 이미 알려지고 관용적 기술에 불과하더라도 이들의 비관용적이고 새로운 구성(non-conventional and non-generic arrangement of known, conventional pieces)에 의해 특허 적격성이 있다고 판단한 것입니다.

즉, 606특허발명에서는 이미 알려져 있는 맞춤형 필터링 기능을 가진 필터 솔루션을 사용하는 구성요소 자체로는 새로운 것이 아니지만, CAFC는 필터링 도구를 최종 사용자로부터 떨어진 원격지의 특정한 곳에 설치하여 각각의 최종 사용자에게 알맞은 맞춤형 필터링 기능 등을 갖추고 있기 때문에 특허 적격성을 인정하였습니다. 특히, CAFC는 기존 필터 도구를 지역서버가 아닌 ISP서버에 설치하여 필터 기능을 더욱 동적이고 효율적으로 만들어 컴퓨터 시스템의 성능을 향상시킨 소프트웨어 발명이라고 보았습니다. 결론적으로 Bascom의 606특허발명이 추상적 아이디어이고 주지의 기술과 결합하여 특허 적격성이 없다고 판단한 지방법원의 판결을 뒤집었습니다.

또한 본 판결에는 명세서에 기존 콘텐츠 필터링 방법의 문제점을 구체적으로 설명하고 출원 발명의 기술적 진보성을 분명하게 명시한 점을 지적하고 있어, 특허출원문서 작성 시에 발명의 기술적인 특징과 그 효과에 대하여 구체적으로 기술해야 한다는 점을 다시 확인하여 주었습니다. 많은 소프트웨어 발명이 이미 알려진 구성요소의 결합으로 기존의 문제점을 해결하는 경우이므로, 본 판결은 이러한 경우에 이미 알려진 구성요소들의 일정한 조합(ordered combination)에 발명적 특징이 있을 수 있다고 판시하였습니다.

소프트웨어 발명을 미국에 출원하거나 미국 소프트웨어 특허에 의한 분쟁이 발생한 경우에 미국 연방대법원의 Bilski 판결과 Alice 판결 이후에 위와 같이 CAFC에 의해 세워지고 있는 소프트웨어 특허 적격성에 관한 판결을 업무에 참고하여야 할 것입니다.

정회목 변호사