[특허 분쟁] 미국 소송 사례를 통해 살펴 본 미국 소프트웨어 특허에 대한 성립요건의 변천

미국 소송 사례를 통해 살펴 본 미국 소프트웨어 특허에 대한 성립요건의 변천

1. 소프트웨어 특허의 여명

(1) Gottschalk vs. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

컴퓨터프로그램을 사용하여 이진화 십진표기(Binary Coded Decimal)숫자를 이진수로 변환하는 방법의 수학적 알고리듬이 특허 대상이 될 수 있는지 여부가 판단 대상이었습니다. 미국연방대법원은 특정기계장치에 제한되지 않은 방법특허가 특허대상이 될 수 있는지 판단에 있어서 ‘상당한 수준의 구체화된 응용’이라고 볼 수 없다며, 이러한 특허출원에 대한 등록이 허용될 경우 그 실제 효과는 BCD 표기숫자를 이진수로 바꾸는 수학 알고리듬을 특정인에게 독점하게 하는 특허권을 부여하는 것이라고 판단하였습니다. 특히 미국특허법 제101조는 특허대상으로 방법, 기계, 제품, 조성물을 규정하고 미국 판례는 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어를 특허대상에서 제외하고 있는데, 본 판결은 컴퓨터의 실행 소프트웨어와 관련된 미국 특허법 제101조의 예외사항에 관한 최초의 판결입니다. 그리고 이 판결은 소프트웨어 그 자체만으로 특허를 받을 수 없다는 것을 명확히 하였습니다.

(2) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

본 발명은 산출물의 경도와 원상 회복력을 강화하는 데에 필요한 금형 내의 온도에 따른 가장 적절한 작업 시간을 계산하는 컴퓨터 프로그램이었습니다. 본 판결은 온도와 반응속도간의 관계를 나타내는 아레니우스 방정식을 이용하여 굳지 않은 합성고무를 경화시키는 방법으로 성형하여 특정 고무 제품을 만드는 방법으로, 미연방대법원은 단순히 그와 같은 방정식이나 추상적인 수학 알고리듬을 사용한 것이 아니라 그것들이 프레스공정과 결합되어 응용되었으므로 특허성을 인정하였습니다.

알고리듬을 이용한 컴퓨터 프로그램이 종래의 기술방법에 대하여 유용한 개선을 한 경우에는 특허가 성립할 수 있다고 판시하였습니다. 즉, 이미 공지된 수학공식이라도 제조방법이나 장치기구에 적용되어 보호할 가치가 있는 구체적인 기능을 갖게 된다면 특허가 허여될 수 있다는 것입니다.

2. 영업방법(BM) 특허로의 팽창 - State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368  (Fed. Cir. 1998)

CAFC는 State Street Bank사건 판결에서 뮤추얼펀드에서 자금관리를 효율적으로 하기 위하여 소프트웨어를 이용한 영업방법에 관한 발명을 인정하였습니다. CAFC는 논의의 핵심은 알고리듬이 추상적 아이디어인지 아니면 실제적으로 응용할 수 있는 형태로 구체화되어 있는지 여부라고 보았습니다. 특히 그것이 유용한 형태의 실체적 결과를 제공하는 것이라면 수학적 알고리듬이라고 하더라도 특허성이 인정된다고 판단하였습니다. 특히, 수학적 알고리듬도 추상적인 아이디어가 아니라 유용하고 구체적이며 유형적(useful, concrete and tangible)인 것이라면 특허대상이라고 판단한 것입니다.

CAFC는 컴퓨터발명의 핵심이 수학적 공식으로 추상적인 아이디어에 머무른 경우에는 자연법칙 그 자체와 마찬가지로 특허 받을 수 없는 것이지만, 구체적이고 유용한 결과를 생산하기 위해서 당해 수학적 공식의 이용이 이루어진 경우에는 발명에 해당한다고 하는 컴퓨터프로그램 또는 영업방법에 관한 발명에 대해서 일정한 기준을 세웠습니다. 본 SSB 판결 이후 소프트웨어의 특허범위가 확장되어 많은 소프트웨어 또는 영업방법 특허가 인정되었습니다.

3. 소프트웨어 특허의 축소

아래에서 말씀드릴 미국연방대법원의 2010년의 Bilski 판결과 2014년의 Alice 판결로 소프트웨어 특허의 성립 범위는 축소되었습니다. 위 판결들로 다수의 미국 특허가 부정되는 결과를 가져오게 되었고, 금융, 증권, 전자거래 등과 같이 범용컴퓨터가 사용되는 순수 소프트웨어 분야에서는 특허발명이 허용되기 쉽지 않을 것입니다. 또한 향후 소프트웨어 특허 출원을 위해서는 적어도 MoT 테스트에 기반하여 보다 구체적인 발명을 제시해야만 특허로 인정될 수 있게 되었습니다.

(1) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

미국 연방대법원은 Bilski 판결을 통해 선물 상거래의 위험을 hedge시키는 방법은 추상적 아이디어로서 특허대상이 될 수 없다고 판단하였습니다. Bilski 발명의 청구항은 Benson 판결에서 제기되었던 선점적 효과의 문제가 존재하고 청구항 내의 단계들은 관습적이거나 자명한 사후처리 활동(post-solution activity)에 불과하다고 보았습니다. 그리고 위 결론은 CAFC의 엄격한 MOT테스트 또는 다른 공식적 기준을 통해 도출된 것이 아니라, 순순하게 자연법칙(laws of nature), 자연적 현상(physical phenomena), 그리고 추상적 아이디어(abstract ideas)라는 특허를 받을 수 없는 대상이라는 기존 Benson 판결, Flook 판결, Diehr 판결을 근거로 판단한 것입니다.

또한 기계장치와의 결합 또는 물리적 변형(Machine or Transformation)은 유용한 판단기준이지만 방법발명의 유일한 기준이라고 할 수는 없다고 보았고, CAFC는 Bilski 사건에서 이전 SSB 판결에서 유용하며(useful), 구체적인(concrete) 동시에 유형(tangible)의 결과에 대한 특허성립 인정의 법리를 사실상 파기하였습니다.

(2) Alice Corp. v. CLS Bank International 573 U. S. (2014)

CAFC는 2012년 Alice 발명처럼 컴퓨터로 구현되는 발명은 명백하게 특허의 청구항이 추상적 아이디어에 관한 것이 아니면 특허대상이 아니라고 할 수 없다고 판시하면서 제1심법원의 판결을 번복하였으나, CAFC(en banc)는 2013년 컴퓨터 소프트웨어 발명에서 추상적 아이디어 부분에 대하여는 특허의 자격이 없다는 지방법원의 판결을 지지하면서 이전 CAFC 판결을 파기하였습니다.

미국연방대법원은 2014. 6. 거래 발생 시 발생하는 결제 위험 최소화를 위해 제3자가 거래 당사자의 재무상태를 관리하는 방법을 컴퓨터로 구현한 시스템에 관한 Alice 특허는 금융계에서 오랫동안 사용해온 일반적인 개념에 불과하다고 보아 무효 판단하였습니다. 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어는 미국특허법 제101조에 포함될 수 없어 특허대상이 되지 않으며 추상적 아이디어가 특허 대상이 되려면 추상적 아이디어 그 이상(significantly more)가 있어야 한다고 판시하면서, Alice의 특허는 위의 요건 중 추상적 아이디어에 해당하기 때문에 무효라고 판단하여 CAFC 전원합의체 판결을 유지한 것입니다.

4. Bilski와 Alice 판결 이후

(1) DDR Holdings vs. Hotels.com (CAFC 2014)

CAFC는 추상적 아이디어가 종래 기술의 문제점 해결을 위해 컴퓨터 기술을 이용한 경우 특허성립이 가능하다고 판단하였습니다. 대상특허는 광고클릭 시에 광고주사이트가 아닌 대체사이트에서 광고상품의 판매를 가능하게 하여 전자상거래 시 호스트 웹사이트의 시각적 요소와 판매자 콘텐츠를 결합한 웹페이지를 제공하는 시스템에 관한 발명입니다. CAFC는 대상특허는 기존의 영업방법을 단순히 컴퓨터와 인터넷을 통해 제공하는 것이 아니라 컴퓨터 네트워크 기술의 문제점 해결을 위해 특별한 컴퓨터 기술을 이용한 것이므로, 추상적 아이디어가 아니며 특허 대상이 된다고 판단하였습니다.

(2) Planet Bingo vs. VKGS (CAFC 2014)

대상특허는 빙고의 게임에 사용하기 위한 미리 선택된 갯수를 저장하기 위한 방법과 시스템에 관한 발명입니다. CAFC는 대상특허는 이미 잘 알려진 게임에 대한 상거래 관행에 불과하여 추상적 아이디어에 해당하고, 빙고게임을 단순히 컴퓨터를 이용하여 관리하는 일반적인 절차 수행 외에는 다른 기술적 구성요소가 없으므로, 컴퓨터를 이용하여 수행하는 것만으로는 특허 성립을 인정할 수 없다고 한 것입니다.

(3) Enfish vs. Microsoft (CAFC 2016)

대상특허는 행과 열에 따라 데이터에 주소를 부여하고 열 번호와 행 번호를 이용하여 빠르게 데이터를 검색하는 방법 및 장치에 대한 발명입니다. CAFC는 self referential 테이블을 이용하여 기존 데이터베이스보다 향상된 정보검색 결과를 얻을 수 있으므로 컴퓨터 기능을 개선하므로, 추상적 아이디어가 아니라고 판시하였습니다. 이와 함께 본 사안에서 CAFC는 소프트웨어 발명의 기능이 범용 컴퓨터에서 실행되는 것만으로 자동적으로 발명이 거절되는 것은 아니라고 설시하였습니다.

5. 정리 - 미국 소프트웨어 특허 성립 요건

미국 출원 시에 소프트웨어 특허를 성립성을 인정받기 위해서는 먼저 소프트웨어가 다른 기계나 구성요소를 결합하여 결과물이 물리적인 변형을 가져 오거나(Diehr 판결) 산업 발전에 기여해야 하고(DDR Holdings 판결), 또는 소프트웨어 발명으로 인하여 기존 컴퓨터 소프트웨어의 성능을 향상시켜야 합니다(Enfish 판결). 이러한 경우에는 소프트웨어 발명이 범용 컴퓨터에서 실행된다는 이유만으로 자동적으로 특허가 거절되지 않습니다.

소프트웨어 개발자 또는 개발 회사가 미국 특허 출원 또는 미국 특허 분쟁 시에 위 사항들이 참고가 되길 바랍니다.

정회목 변호사