특허법원 2018. 8.
24. 선고 2017나2004 판결
1. 상표권자인 원고들의
지위 및
관계
1)
원고 타사키는 아래 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)의 상표권자이다.
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 8. 5./ 2011.
1. 19./ 제33668호
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제14류의 보옥 및 그 모조품, 귀금속제 액세서리, 보석제 액세서리, 귀금속제 구두장식, 커프스 단추
2)
원고 타사키는 2009. 11. 1. 원고 타사키코리아에 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정하는 계약(이하 ‘이 사건 전용사용권 설정계약’이라 한다)을 체결하였는데, 당시 원고들은 그 사용기간을 2009. 11. 1.부터 1년간으로 하되 원고 타사키가 원고 타사키코리아에 1개월 전까지 갱신하지 않겠다는 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 것으로 약정하였다. 원고 타사키코리아는 그 무렵부터 원고 타사키로부터 원고제품들을 수입하여 국내에 판매하고 있다.
2. 법원의 판단
1)
원고가 전용사용권을 설정등록하지 아니한 사실을 스스로 인정하고 있는 이 사건에서, 위 원고가 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대한 금지․폐기청구권을 행사할 수 있는지가 문제된다.
2)
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다. 원고의 이 사건 전용사용권은 2012. 3. 15. 이후 설정 또는 변경된 것으로서, 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정상표법 부칙의 경과규정에 따라 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용된다.
3)
그런데 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다.
4)
따라서 원고는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지․폐기청구권을 행사할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고는 ① 이 사건 등록상표와 유사한 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품에 표시하거나 같은 포장을 표시한 같은 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시․수출 또는 수입하여서는 아니 되고, ② 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품의 포장이나 같은 제품에 관한 광고․정가표․거래서류에 표시하여서는 아니 되고, ③ 공장,
사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 별지 제1목록 기재 표장을 표시한 귀금속 및 보석류 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건) 및 위 포장, 광고, 정가표, 거래서류를 폐기할 의무가 있다.
정회목 변호사
