[특허 분쟁] 사례를 통해 살펴본 소프트웨어 및 영업방법 특허의 성립 요건 및 침해 여부에 대한 한국 법원의 판단

사례를 통해 살펴본 소프트웨어 및 영업방법 특허의 성립 요건 및 침해 여부에 대한 한국 법원의 판단

1. 특허청의 심사기준

심사기준에 의하면, 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보처리장치, 그 동작 방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당한다고 봅니다. 여기서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우란, 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현하는 것이라고 설명하고 있습니다.

위와 같이 보면, 일정한 컴퓨터프로그램이 단지 범용컴퓨터에서 구동되는 경우는 위 요건을 충족하지 못하는 것으로 보고 있습니다.

영업방법(BM) 특허의 경우도 소프트웨어로 구현되므로 소프트웨어 특허와 동일 하게 위 요건이 필요합니다. 그리고 출원 전에 이미 공개된 영업방법을 통상의 컴퓨터 기술을 이용하여 자동화한 것에 불과한 경우는 진보성이 없는 것으로 특허 받을 수 없고, 종래의 영업방법 또는 새로운 영업방법을 컴퓨터 상에서 수행되도록 구현함에 있어서 출원 당시의 통상의 기술수준을 넘어선 기술을 이용하였다는 것이 인정될 경우에는 특허가 가능하다고 봅니다.

2. 소프트웨어 특허의 성립 여부에 대한 한국 법원의 판단

(1) 미국의 Machine or Transformation Test와 유사하게 기계장치와 결합 하거나 다른 상태로 변형을 가져오는지 여부를 판단한 사례 – 자연법칙 이용성을 인정

대법원은 공작기계 등을 제어하는 수치제어장치의 수치제어 입력포맷에 관한 발명 에서 자연법칙이 활용되었는지에 대한 사안에서, “출원발명이 기본워드에 서브워드 를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법 에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별, 제어, 작동 을 하게하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물 리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다”고 판시한 바 있습니다(대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판 결).

(2) 인위적 결정의 개입 또는 오프라인 처리가 필요하여 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현된 것이 아니라는 사례

또한 대법원은 "자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다"고 보면서, "관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니"라고 보아 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지 않으므로 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 판단하였습니다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결).

(3) 영업방법 발명의 해당 요건과 청구항 전체로서 자연법칙을 이용한 것인지 여부를 판단한 사례

대법원은 “정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편, 출원발명이 자연법 칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법 칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다”고 보고 있습니다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결).

(4) 요약

법원의 입장에서는 자연법칙을 이용한다는 것은 소프트웨어에 의한 정보처리가 하 드웨어를 통해 구체적으로 실현된 경우에 한정됨을 알 수 있습니다.

3. 소프트웨어 특허 침해 여부에 대한 한국 법원의 판단 사례

(1) 전기통신회선을 통한 다운로드가 물건발명의 실시가 아니라고 판단한 사례

서울고등법원은 “원고의 특허발명은 해당 컴퓨터 프로그램과 협동하여 동작하는 멀티미디어 데이터 병렬처리 장치에 관한 특허임이 청구항의 기재에 비추어 분명하므로 이는 해당 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적 으로 실현되고 있는 방법발명이나 그 동작방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터 로 읽을 수 있는 매체발명이 아닐 뿐만 아니라 해당 프로그램 그 자체에 관한 발명 도 아니고, 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치에 관한 물건의 발명 에 해당한다. 그리고 피고가 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치 가 아니라 프로그램 그 자체인 다음 팟 인코더 프로그램을 웹 사이트에서 전기통신 회 선을 통하여 사람들이 내려받을 수 있도록 제공한 것만으로는 정보처리장치에 해당 하는 물건 발명의 실시행위에 해당한다고 볼 수 없다”고 판시하여 특허 침해를 불인 정하였습니다(서울고등법원 2014.4.10. 선고 2013나5383 판결).

위 사안에서 원고의 특허는 실시간/비실시간 멀티미디어 데이터 처리 속도를 빠르 게 하는 인코딩 방법에 관한 것이고, 피고는 원고의 특허를 이용한 동영상 인코딩 프로그램을 개발한 후 포털사이트를 통해 사용자가 다운로드할 수 있도록 배포한 것입니다. 이에 대하여 법원은 원고의 특허발명은 물건 발명으로 프로그램 그 자체 에 관한 발명이 아니며, 피고가 침해 프로그램을 웹사이트에서 다운로드할 수 있도 록 제공한 것은 물건발명의 실시에 해당하지 않으므로 특허 침해가 아니라고 판결 한 것입니다. 물건의 발명에는 실시의 개념에서 온라인 전송이 포함될 수 없다는 점 을 명확히 하고 있습니다.

(2) 소프트웨어 특허를 침해한 앱에 대한 금지청구를 인용 – 다운로드가 아닌 소프 트웨어 특허를 침해한 앱을 피고가 직접 실시한 것으로 보아 침해를 인정

원고의 특허는 모바일 메신저 앱을 설치할 때 휴대폰에 저장된 이름과 전화번호 등 의 주소록 정보를 불러와 메신저에서 사용할 수 있는 새로운 주소록으로 재편성 하 는 장치(이동통신 단말) 및 방법(주소록 재편성 방법)에 관한 것이고, 피고는 이에 대하여 앱의 배포 및 서비스 제공을 수행하는 서버가 외국에 설치되어 있으 므로 국 내 특허권의 침해가 아니라는 점 등을 이유로 침해 불성립을 주장하였습 니다. 본 사안에 대하여 법원은 해당 특허방법을 사용하는 행위는 국내에서 이루 어진 것이 므로 국내 특허권에 대한 침해가 성립할 수 있다고 보아 피고의 특허침해 로 판결 하였습니다(서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015나 2014387 판결, 서울중앙 지방법원 2015. 2. 17. 선고 2013가합546931 판결).

1심법원은 피고의 주소록 재편성 방법이 원고의 특허 발명의 모든 구성을 그대로 포함하고 있다고 판단하였고, 항소심법원은 이에 더하여 구성의 일부 단계를 스마 트 사용자들로 하여금 실시하게 하여 그들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로 발 명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 판단하였습니다.

특허청의 심사기준 및 특허법에 따르면 컴퓨터프로그램 자체만으로는 특허등록이 불가능하고 컴퓨터프로그램이 독립하여 물건으로 인정받지도 못하여 컴퓨터프로 그램의 전기통신회선을 통한 제공이 특허실시로 성립되지도 않습니다. 그러나 이 사건에서는 법원은 바이버 앱의 실질적인 사용 주체가 피고라는 점에서 피고의 실 시를 인정한 것으로 보입니다.

4. 정리

위와 같이 소프트웨어 특허가 성립하기 위해서는 자연법칙의 이용 또는 소프트 웨 어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되어야 합니다. 최근의 소프 트웨어 특허의 침해 사건에서 전기통신망을 통한 다운로드는 실시의 범주에 해당하 지 않고 침해자의 방법 특허의 실시 행위가 인정되어야 한다는 점을 확인 하였습 니 다. 소프트웨어 개발자가 특허를 출원하거나 타인의 특허를 회피할 경우에 참고 하여야 기본적인 사례를 살펴보았으니 업무에 참고가 되길 바랍니다.

정회목 변호사