[지적재산 직무발명] 직무발명 양도로 인한 사용자의 이익이 있음을 인정하고, 구체적인 직무발명보상금 산정 단계에서 종업원 공헌도를 3%로 인정한 사례

특허법원 2023. 4. 20. 선고 2020나2134 판결

 

1. 사건의 개요

 

원고는 피고의 연구원으로 근무하면서 피고를 상대로 제1 내지 10 직무발명(‘이 사건 직무발명들’, 제1 내지 4는 통틀어 ‘제1패밀리 직무발명’, 제5 내지 10은 통틀어 ‘제2패밀리 직무발명’)을 발명하여 피고에게 승계시켜 주었고, 피고는 이 사건 직무발명들을 M측에 양도하여 처분하였으므로 이에 관하여 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장하며 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다. 원심 판결은 이 사건 직무발명들을 처분하여 얻은 이익이 없다는 피고의 주장을 배척하는 한편, 직무발명보상금의 범위에 관하여 종업원의 공헌도(1-사용자 공헌도)를 원고가 주장하는 30%보다 적은 4%로 인정하였다. 이에 대하여 피고가 항소하였고, 원고도 부대항소하였다.

 

2. 판결의 요지

 

피고는 ‘이 사건 양도계약은 피고와 M 사이에서 로열티 감액에 관한 합의에 이른 뒤에, M이 피고에 대한 로열티 감액의 명분을 갖출 필요가 있음에 따라 무엇인가를 양도하는 것과 같은 외관을 갖추기 위한 명목상의 것에 불과하다.‘라는 취지로 주장한다. 그러나 피고와 M 사이에 이 사건 양도계약서가 작성된 것으로 인정되는 이상, 특별한 사정이 없으면 위 양도계약서에 기재된 문언대로 피고와 M 사이에 합의가 성립한 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 피고의 위와 같은 주장은 이 사건 양도계약서에 기재된 문언의 의미와 그 내용 등에 비추어 이를 받아들이기 어려울 뿐만 아니라, 피고의 위 주장을 인정할 만한 객관적, 구체적인 증거도 충분하지 아니한 사정까지 보태어 볼 때, 피고의 위 주장은 이유 없다.

 

이 사건 직무발명들의 구체적 내용과 그 목적 및 효과, 이 사건 직무발명들의 출원 경위, 이 사건 직무발명들의 양도 과정 등을 종합해 볼 때, 이 사건 직무발명들의 종업원(공동발명자)의 공헌도는 각 3%로 정한다.

 

원고는 이 사건 양도계약서에는 ’피고와 피고의 계열사 및 피고의 관계사는 M으로부터 양도대상 특허 및 그의 개량 특허에 대한 무상의 통상실시권을 부여받기로 한다.‘라는 취지의 그랜트백 조항(‘쟁점 조항’)이 존재하는데, 피고는 쟁점 조항으로 이익을 얻었다는 취지로 주장한다. 그런데 설령, 이 사건 양도계약서에 원고의 위 주장과 같은 내용의 쟁점 조항이 존재한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 피고가 이 사건 직무발명들의 처분으로 인하여 앞서 인정한 직무발명보상금 상당의 이익 이외에 별도로 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라 피고가 쟁점 조항으로 인하여 이 사건 직무발명들에 대한 무상의 통상실시권을 초과하는 내용의 독점적·배타적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다.

 

또한 원고는 피고가 이 사건 직무발명들을 처분하기 전까지 이를 보유하면서 크로스 라이선스 계약 등에 이를 활용함으로써 이익을 얻었다고 주장하나, 피고가 이 사건 직무발명들을 크로스 라이선스 계약 등에 활용하여 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 객관적이고 구체적인 증거가 없다.

 

정회목 변호사