[지적재산 직무발명] 피고는 원고로부터 승계한 직무발명인 이 사건 각 특허발명 중 제2 내지 5특허발명을 실시하였고, 그에 따른 독점적 배타적 이익을 얻었다고 판단한 사례

특허법원 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결

 

1. 사건의 개요

 

원고는 피고의 직무와 관련하여 완성한 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계해주었고, 피고는 이 사건 각 특허발명을 실시함으로써 원가를 절감하는 이익에서 유지보수비용을 공제한 만큼의 독점적 배타적 이익을 얻었다고 주장하면서 피고를 상대로 직무발명보상금의 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 원심은 피고가 이 사건 각 특허발명으로 인하여 독점적 배타적 이익을 얻었다고 인정하기에 부족하다면서 원고의 청구를 기각하였고, 이에 원고가 항소하였다.

 

2. 판결의 요지

 

피고는 인천공장, 포항공장, 당진공장에 있는 총 9기의 전기로에 듀얼 도어를 설치, 사용함으로써 이 사건 제2 내지 5특허발명을 실시한 것으로 판단된다.

 

사안에 따라서는 특허발명으로 인한 원가 절감을 통하여 얻은 이익을 직무발명보상금 산정에 기초가 되는 ‘사용자의 이익’으로 볼 여지가 없는 것은 아니다. 그러나 이 사건과 같이 피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 개발하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상 ‘원가가 절감되었다는 사실’ 자체만으로 피고가 독점적ㆍ배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이라고 함은, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3자(‘경쟁사업자’)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤이라고 할 것이다. 따라서 ‘원가 절감’의 이익이 바로 ‘사용자의 이익’에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.

 

다만, 피고는 2010. 12.경 인천공장 전기로에 듀얼 도어를 먼저 적용하여 상당한 비용절감 효과를 확인한 후 포항공장, 당진공장 등 총 9기의 전기로에 위 각 특허발명을 확대 적용하였고, 인천공장의 경우 현재까지 10년 이상 듀얼 도어 전기로를 사용하고 있는 것으로 보이는바, 듀얼 도어 전기로의 유지 보수에 들어가는 비용을 고려하더라도, 피고는 이 사건 제2 내지 5특허발명으로 인해 상당한 원가 절감의 이익을 실제로 얻은 것으로 보인다. 그리고 경쟁사업자는 위 각 특허발명으로 인한 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없었을 것이므로, 피고는 이 사건 제2 내지 5특허발명을 실시함으로 인해 경쟁사업자들에 비해 시장에서 유리한 위치에 있게 되었다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 이 사건 제2 내지 5특허발명을 실시함으로 인한 일정한 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점은 부정하기 어렵다.

 

한편, 원고가 제출한 자료만으로는 이와 같은 독점적·배타적 이익을 정확하게 산정하는 것이 어려운 것은 사실이나, 이익을 정확하게 산정하기 어렵다는 이유로 독점적·배타적 이익이 발생하지 않은 것으로 취급하여서는 안 된다. 직무발명보상금 산정에 있어 고려해야 하는 ‘사용자가 얻을 이익’이라는 항목 자체가 과거에 발생한 이익을 정확하게 산정하는 문제라기보다는 발명의 가치와 시장의 상황을 기초로 직무발명의 승계 시점을 기준으로 장래에 발생할 독점적·배타적 이익을 추론하는 영역이기 때문에 그 성질상 정확한 금액의 산정이 극히 곤란할 수 있기 때문이다. 이러한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 수 있다. 다만 법원이 이와 같이 상당한 금액을 ‘사용자가 얻을 이익’으로 산정할 때에도 그 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 한다.

 

정회목 변호사