[지적재산 직무발명] 원고가 피고와 크로스 라이선스계약을 체결하면서 받은 금액을 실시료수입으로 인정하여 직무발명 보상금을 산정하는 것이 타당하다고 본 사례

특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결

 

1. 사건의 개요

 

원고는 피고를 상대로 직무발명 보상금을 구하는 소송을 제기하였다. 제1심법원은 원고의 청구를 일부인용, 일부기각하였다.

 

2. 판결의 요지

 

각 발명은 원고가 사용자인 피고에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 피고의 업무 범위에 속하는 분야에서 원고의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 한편 원고가 그에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 사용자인 피고에게 양도하여 피고 명의로 특허 및 실용신안의 출원과 등록을 마치게 하였다. 따라서 구 특허법 및 구 실용신안법의 규정에 비추어 특별한 사정이 없는 한, 피고는 원고에게 각 발명에 대한 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다

 

피고가 원고의 직무발명보상금을 산정하기 위하여 앞서 본 심사절차를 모두 마쳤음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로(심지어 피고가 이 사건 보상규정에 따른 실적보상금 청구를 위한 신청기간과 관련한 구체적 규정을 마련하였다거나, 각 발명이 등록되기도 전에 퇴사한 원고에 대하여 청구권 행사를 위한 신청기간을 정하여 고지하였음을 인정할 증거도 전혀 없다), 청구권의 소멸시효 기산점은 빨라도 2007. 12. 31.이 된다고 봄이 타당하다. 그런데 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 이전인 2017. 5. 11. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 청구권은 소멸시효가 완성되었다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에 선 피고의 소멸시효 주장은 모두 받아들일 수 없다.

 

구 특허법 제40조 제2항은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 “그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.”라고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 (1) 사용자가 얻을 이익, (2) 사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), (3) 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.

 

피고의 2000년부터 2017년까지 리튬폴리머전지 전체 매출액 합계의 현가액, 제1발명의 직무발명 기여도, 가상실시료율, 독점권 기여율을 앞서 본 계산식에 대입하여 보면, 제1발명으로 인한 피고의 이익액은 425,061,200원이 된다. 그리고 피고의 2000년부터 2013년 까지 리튬폴리머전지 전체 매출액 합계의 현가액, 제2발명의 직무발명 기여도, 가상실시료율, 독점권 기여율을 앞서 본 계산식에 대입하여 보면, 제2발명으로 인한 피고의 이익액은 190,713,425원이 된다. 각 발명의 실시로 인한 피고의 이익액은 합계 615,774,625원(= 제1발명의 실시로 인한 이익액 425,061,200원 + 제2발명의 실시로 인한 이익액 190,713,425원)이 된다.

 

각 발명에 대한 발명자들의 공헌도를 10%로 봄이 타당하다. 각 발명의 개발에 참여한 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력 정도, 각 발명의 내용 등 제반 사정들을 모두 종합하면, 각 발명의 공동발명자 중 원고의 기여율은 50% 정도라고 봄이 타당하다. 피고가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 자기실시로 인한 부분은 30,788,731원(= 피고의 이익액 615,774,625원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명자 중 원고의 기여율 50%)이 된다.

 

피고가 2004. 8. 25. 일본의 소니社와 사이에, 각 발명을 대상에 포함하여 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고가 그 무렵 소니社로부터 크로스 라이선스 계약에 따라 500,000달러를 지급받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 위 500,000달러는 크로스 라이선스 계약에 따라 각 발명을 포함한 리튬이온 2차전지와 관련한 피고 발명의 실시 대가로 피고가 소니社로부터 지급받은 것으로서 원고의 직무발명보상금 산정에서도 고려되어야 한다고 봄이 타당하다.

 

소니社는 1991년경 세계 최초로 리튬이온 2차전지를 개발하여 사업화하였는데, 피고가 후발주자로 리튬이온전지 개발을 진행하자 소니社와 피고 사이에 리튬이온 전지와 관련한 분쟁이 발생하게 되었고, 그 과정에서 크로스 라이선스 계약이 체결되었다. 즉 크로스 라이선스 계약 자체는, 먼저 소니社가 피고에 대하여 특허권침해를 주장하고 그에 대응하여 피고도 소니社에 대하여 각 발명의 특허권 내지 실용신안권 침해를 주장함에 따라, 이러한 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 체결된 것으로 보인다. 크로스 라이선스 계약의 주된 내용은, 각 발명을 포함하여 소니社 및 피고가 리튬이온 2차전지와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 모든 특허, 실용신안 등을 포괄하여 상호 비독점적 실시허락을 하고, 아울러 특허의 침해 또는 특허침해 주장에 대한 상대방의 책임을 면제하도록 하며, 그와 같은 ‘책임면제의 대가’로 피고가 소니社로부터 500,000달러를 받기로 한다는 것이다.

 

 한편, 사용자가 승계한 어떤 직무발명에 대하여 타사와 크로스 라이선스 계약을 체결하고 있는 경우, 사용자는 라이선스 상대방으로 하여금 자사의 직무발명을 실시할 수 있도록 하면서, 또한 라이선스 상대방이 보유하는 특허발명을 실시할 수 있게 된다. 즉 크로스 라이선스 계약의 체결로써 계약 당사자는 자신의 특허발명 등을 상대방에게 실시하게 하고 그에 대응하여 상대방의 특허발명을 더 이상의 금원 지급 없이 자유롭게 실시할 수 있게 되는 이익을 얻게 되는바, 이는 곧 상대방의 특허발명을 실시하더라도 특허침해 책임이 면제된다는 것을 의미한다. 그렇다면 위와 같은 책임면제의 이익 역시 계약 당사자가 자신의 특허발명을 상대방에게 실시하게 한 대가로 얻게 되는 이익으로서, 자신의 특허발명에 대한 실시료에 다름 아니거나 그에 준하는 것으로 볼 수 있다.

 

이와 같은 크로스 라이선스 계약의 체결과정이나 그 계약내용 등에 비추어 보았을 때, 위 500,000달러는 실질적으로 피고가 소니社에 각 발명 등에 관한 실시허락을 하는 대가로 수령한 것으로서 원고의 직무발명보상금 산정에서도 고려함이 타당하다 할 것이다.

 

이 부분과 관련한 원고의 보상금은 7,216,875원(= 각 발명의 기여도가 반영된 피고의 이익액 144,337,500원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명자 중 원고의 기여율 50%)이 된다.

 

그렇다면 피고는 원고에게, 원고가 구하는 기간인 피고의 2000년부터 2017년까지 피고의 자기실시에 따른 직무발명보상금 30,788,731원 및 피고의 실시허락에 따른 직무발명보상금 7,216,875원의 합계액인 38,005,606원(= 30,788,731원 + 7,216,875원)과, 이에 대하여 각 발명의 승계일 이후로서 원고가 구하는 2000. 9. 19.부터 피고가 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결 선고일인 2021. 11. 25.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 

원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 이에 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

 

정회목 변호사