[지적재산 직무발명] 이 사건 각 직무발명에 대한 직무발명보상금은 선행판결을 통해 지급받은 금원을 초과하지 아니하여 변제로 소멸하였거나 기판력에 저촉되고, 설령 이를 초과하는 나머지 부분이 있다고 하더라도 소멸시효가 완성되었다고 본 사례

특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결

 

1. 사건의 개요

 

원고는 피고 회사에 재직 중 2005. 3. 31. 퇴직한 자로, 2008년 무렵 이 사건 각 발명의 직무발명보상금을 구하는 선행소송을 제기하였다. 이에 대하여 법원은 이 사건 각 발명의 출원일부터 등록만료일인 2018년까지의 매출액을 추산하여 이에 대한 직무발명보상금 총 83,956,984원 및 그 지연손해금의 지급을 명하는 선행판결을 하였고, 그 무렵 위 판결이 확정되었다.

 

그 후 원고는 제1심법원에 “선행소송 당시 출원일부터 2010년까지의 피고의 자기실시분에 해당하는 이 사건 각 발명에 관한 직무발명보상금 총 7억 원 중 1억 원에 대하여만 일부청구하였다”고 주장하면서, 이 사건 각 발명에 관한 직무발명보상금으로서 선행판결의 기판력이 미치지 않는 피고의 자기실시분 및 실시허락분에 관한 이 사건 각 발명의 직무발명보상금의 지급을 구하는 이 사건 소송을 제기한 사안이다.

 

2. 판결의 요지

 

이 사건 선행판결에서 피고 회사의 2018. 7. 29.까지 리튬이온폴리머전지의 매출액 및 추정매출액에 기초하여 원고의 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금을 산정하였다고 하더라도, 원고가 이 사건 선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 선행판결의 기판력은 이 사건 선행소송에서 원고가 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 1억100원과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지는 않는다고 봄이 타당하다.

 

구 특허법과 구 실용신안법의 규정 등에 비추어 보면, 종업원 등의 직무발명보상금은 ‘직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우’에 그 승계 시점을 기준으로 ‘그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 것으로 합리적으로 예상되는 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려’하여 정해지는 것이므로, 종업원 등의 직무발명보상금청구권은 금전채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시․양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것이지, 원고가 주장하는 바와 같이 사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니다.

 

직무발명보상금 산정의 기초가 되는 피고 회사의 매출액은 2000년부터 2018년까지 셀, TCO셀, 팩의 전체 매출액을 다시 셀을 기준으로 하여 환산․추출한 금액인 3,197,566,000,000원을 기준으로 함이 타당하다. [* 가장 작은 실시단위인 셀의 판매수량 및 판매금액을 기준으로 매출액을 산정하되, 계산의 편의상 이 사건 각 발명에 대하여 특허 및 실용신안을 받을 권리가 원고로부터 피고 회사에 최종적으로 승계된 시점과 가장 가까울 것으로 보이는 이 사건 각 발명의 최종 출원일인 1998. 10. 14. 직후인 1999. 1. 1. 당시의 현가로 환산하였다.] 피고 회사가 셀을 TCO셀이나 팩으로 가공하는 과정에서 추가적인 재료비, 가공비 등의 비용이 소요되고, 제품의 구성도 달라지므로, 제품 형태별로 가상실시료율이나 독점권 기여율 등이 달리 산정될 수밖에 없는데, 원고는 제품 형태별로 매출액을 나누어 특정하지도 않았고, 제품 형태별로 가상실시료율이나 독점권 기여율 등 고려요소를 달리 산정할 기준에 대하여 주장, 증명도 하지 않았다. 이러한 측면에서 볼 때 피고 회사의 매출액에 대하여 단일한 기준을 적용하여 직무발명보상금을 산정할 필요성이 있는바, 가장 기본이 되는 실시단위이자 매출단위인 셀을 기준으로 매출액을 환산하는 것이 적절한 것으로 보인다.

 

특허비등록국에서의 리튬이온폴리머전지 매출액으로 인한 피고 회사의 이익 역시 이 사건 각 발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익이라고 봄이 타당하다. 피고 회사는 국내 공장에서 리튬이온폴리머전지를 생산하거나, 중국 현지법인이 중국 공장에서 생산한 리튬이온폴리머전지를 다시 수입한 다음 이를 특허비등록국에 수출하여 이를 판매하였다. 이처럼 피고 회사가 이 사건 각 발명에 대한 특허권 및 실용신안권을 보유한 국내에서 이 사건 각 발명에 기초한 리튬이온폴리머전지를 생산하거나 수입한 이상, 이는 이 사건 각 발명의 실시가 국내에서 이루어진 것으로 평가할 수 있고, 이후 위와 같이 생산․수입된 리튬이온폴리머전지를 해외로 판매하여 발생한 이익 또한 이 사건 각 발명으로 발생한 이익에 해당한다고 볼 수 있다. 또한, 피고 회사가 국내에서 이 사건 각 발명에 관한 특허권 등을 보유함으로써, 주식회사 엘지나 에스케이이노베이션 주식회사 등의 경쟁사업자들로 하여금 국내에서 이 사건 각 발명이 적용된 리튬이온폴리머전지를 생산하여 해외로 판매하는 것을 막는 효과가 있고, 그에 상당하는 피고 회사의 해외 매출이 증가하는 부분이 있을 것으로 보인다.

 

직무발명보상금 산정의 기초가 되는 피고 회사의 매출액을 이 사건 각 발명의 가장 기본이 되는 실시단위이자 매출단위인 셀을 기준으로 환산한 이상, 피고 매출액은 모두 이 사건 각 발명이 실시된 제품에 관한 것이므로, 이 사건 각 발명의 기여도는 100%라고 봄이 타당하다. 피고 회사가 주장하는 사정을 가상실시료율이나 독점권 기여율의 산정에서 고려하는 이상, 이를 근거로 피고 회사의 매출액에서 이 사건 각 발명의 기여도를 고려하는 것은 중복하여 공제가 되는 결과가 되어 부당하므로, 피고 회사의 위 주장은 받아들이기 어렵다(사용자의 이익을 산정할 때 가상실시료율을 고려하는 이상, 직무발명의 기여도는 특별한 사정이 없는 한 피고 회사의 매출액에 관한 자료들이 직무발명의 실시제품과 비실시제품이 혼재되어 양자의 매출액을 구분할 수 없을 경우 등에만 고려된다고 봄이 타당하다).

 

보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분 지급하여야 할 것인바, 아래에서 원고가 이 사건 각 발명에 기여한 정도에 관하여 살펴본다. 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다. Y는 이 사건 제1발명의 개발에서 원고의 지시로 단순 작업만을 수행한 것에 불과할 뿐이어서 그 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수는 없고, Y가 이 사건 제1발명 외에도 2차전지와 관련한 6건의 특허출원서의 발명자란에 공동발명자로 기재된 사실 및 피고 회사가 Y에게 출원보상금 등을 지급한 사실이 인정된다는 점만으로는 달리 보기 어려우며, 달리 원고 외에 다른 사람이 이 사건 제1발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 만한 증거가 없다.

 

이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액은 70,321,036원인데, 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 피고 회사는 원고에게 피고 회사의 ‘직무발명보상 운영규정’에 따라 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금으로 합계 358,320원을 지급하였고, 이 사건 선행판결에서 인정한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금 83,956,984원과 그 지연손해금도 모두 지급하였고, 그 금액이 위에서 인정된 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액을 초과한다는 점은 명백하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 변제로 모두 소멸되었다.

 

더욱이 이 사건 선행판결의 기판력은 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 100,000,100원을 넘는 범위에서만 기판력이 미치지 않는데, 위에서 본 바와 같이 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액은 70,321,036원으로 100,000,100원을 넘지 못하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 선행판결의 기판력에 의해서도 기각되어야 한다.

 

피고 회사의 ‘직무발명보상 운영규정’에는 “종업원이 퇴직, 관계사 전출 또는 사망한 경우 직무발명 보상금은 ‘보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구’에 의하여 지급하되, 그 청구시한은 회사의 회계처리 규정상의 기준에 따라 발생의 3년으로 한다.”라는 취지로 규정하였는데(제20조), 이는 종업원이 퇴사한 경우에는 피고 회사의 ‘직무발명보상 운영규정’에 따라 앞서 제4조, 제14조, 제17조의 규정에 관계없이 종업원의 청구에 따라 직무발명보상금을 지급한다는 취지로 보이므로, 종업원이 퇴사한 경우에는 퇴사한 때로부터 바로 피고 회사에 직무발명보상금을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다(원고가 피고 회사에 대하여 퇴사 후인 2008. 4. 30. 아무런 제한 없이 이 사건 선행소송을 제기하여 판결금까지 수령하였다는 점을 고려하면 이러한 점은 더욱 명백하다).

 

따라서 앞서 본 바와 같이 원고가 2005. 3. 31. 피고 회사에서 퇴사한 이상, 원고는 원고의 퇴직일인 2005. 3. 31.부터 피고 회사에 대하여 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금을 청구할 수 있었다고 봄이 타당하므로, 원고의 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 적어도 원고의 퇴직일인 2005. 3. 31.부터 소멸시효가 진행된다고 할 것인데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하였음이 역수상 명백한 2015. 9. 9. 제기되었음이 기록상 분명하므로, 설령 원고 주장과 같이 이 사건 청구가 이 사건 선행판결의 기판력에 저촉되지 않는다고 보더라도, 원고의 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 시효로 소멸하였다. 이러한 점에서도 원고의 이 사건 청구가 이유 없기는 마찬가지이다.

 

정회목 변호사