[직무발명 보상금 분쟁] 공동사업 약정 해지시에 주식회사명의 등록특허에 대한 특허권이전등록청구와 직무발명보상금청구

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

원고는 대표이사 D와 보일러(에너지) 사업을 동업하기로 하고, 2011. 9. 1. 피고 주식회사에 입사하여 보일러(에너지) 사업부 사장으로 근무하며 2건의 특허(‘이 사건 특허’)발명을 하고, 사업 진행 중에 성과보상에 관한 다툼으로 2014. 4. 25. 피고 주식화사를 퇴사하였습니다. 원고는 피고 주식회사를 상대로 이 사건 특허가 입사 전에 완성한 것이므로 공동사업 약정의 해지로 그 특허권도 발명자 원고에게 반환되어야 한다고 주장했습니다. 만약 피고 회사 입사 후에 발명을 완성한 것으로 본다면 이는 직무발명에 해당하므로 발명자로서 직무발명보상금을 청구한다는 것입니다.

법원은 피고화사 입사전에 해당 발명을 완성하였다는 사실을 인정할 증거가 없다는 이유로 특허이전청구는 기각하였습니다.

그리고 이 사건 특허에 대한 직무발명보상금은 다음과 같이 인정되었습니다. 먼저 원고는, 422,605,231원{= 247,796,181원{= 피고와 M의 조달청 납품 매출액 825,987,270원 x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%} + 174,809,050원{= 피고의 조달청 이외 매출액 9,711,613,910원 x 실시료율 6% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}}를 청구하였습니다.

판결에서 인정한 직무발명보상금은 총 11,539,393원으로 청구금액과 비교할 때 극히 작은 금액으로 산정되었습니다. 판결이유 중 요지는 살펴봅니다.

피고는 이 사건 특허를 이용하여 난방기기를 제조판매하기 이전에는 난방기기를 판매하지 않았고 특허 등록 이후 매출액이 상당히 증가하였으므로 이 사건 특허가 피고의 매출 증가에 기여한 정도가 상당하다고 보이므로, 법원은 독점권 기여율은 30%로 보았습니다. 법원은 기계/도구 산업분야의 실시료율 평균값이 5.1%로 조사된 결과를 근거로 가상 실시료율은 5.1%로 보았습니다. 발명자 보상률에 대해서, 법원은 원고가 피고 입사 전부터 관련 업무와 특허를 연구하였고 보일러 사업부를 전담하였으나 피고도 보일러 사업무를 신설하고 인적, 물적 자원을 지원하였다고 보아 이를 30%로 제한하였습니다. 원고는 단독 발명자이고 실질적으로도 이 사건 특허 발명 관련 연구를 전담하였으므로 발명자 기여율은 100%입니다.

법원은 위와 같은 근거로 피고의 직접 매출에 대한 직무발명 보상금은 10,727,686원{= 매출액 합계 2,337,186,692원(= 574,054,927원 + 1,763,131,765원) x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}이고, M에 통상실시권을 허여하여 발생한 직무발명보상금은 811,707원{= 매출액 176,842,50원 x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상율 30% x 발명자 기여율 100%}로 산정하였습니다. 따라서 법원은 피고가 원고에게 직무발명보상금 11,539,393원을 지급할 것으로 판결하였습니다.

정회목 변호사

[직무발명 분쟁] 직무발명 보상금 청구소송 사례

수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결

본 사안은 생오리 및 훈제오리를 판매하는 A 회사의 연구소장으로 재직하면서 2 건의 관련 기술을 개발한 발명자가 A 회사에 직무발명 보상금을 청구한 사건에 대한 것입니다. 보상금 청구소송의 대상이 된 특허발명은, 유황이 함유된 생오리를 생산하기 위한 사료조성물에 관한 기술(제1 발명) 및 부드러운 육질 및 보습성이 유지되는 훈제오리를 생산하기 위한 염지제에 관한 기술(제2 발명)에 대한 것이었습니다. 발명자는 위 2건의 특허발명에 기하여, 각 약 1억7940만원 및 4억2380만원의 보상금을 청구하였습니다.  그러나 법원은 관련 법령과 법리에 기하여 총 약 2100만원의 보상금만을 인정하였습니다. 

보상금 산정 과정을 구체적으로 살펴보면, 우선 발명진흥법 제15조 제3항은 "사용자가 얻을 이익"과 "발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도"를 고려하여 보상금을 산정하여야 한다고 규정합니다. 이때 "사용자가 얻을 이익"이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다는 것이 대법원의 확고한 판례입니다. 회사는 종업원의 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 이를 넘어서는 이익을 가져다 준 부분만이 보상금 산정의 기초가 될 수 있다는 취지입니다. 

한편 대법원은, "사용자가 얻을 이익"은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익, 비용의 정산 이후에 남는 회계상 이익을 의미하는 것이 아니라는 입장인바, 회사의 실적이 좋지 못하여 회계상 이익이 남지 않았다고 하더라도 그로 인하여 직무발명 보상금이 발생하지 않는 것은 아니라는 것입니다. 

이에 따라 법원은 다음과 같은 산식을 사용하여 직무발명 보상금을 산정하였습니다.  

직무발명 보상금 = 사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율) x 발명자 공헌도 x 발명자 기여율(공동발명의 경우) 

이러한 산식은 다른 하급심 판결에서 여러 차례 사용된 것으로서, 원고도 이 사건에서 동일한 산식에 기하여 보상금을 청구하고 있습니다. 그런데 이처럼 동일한 산식에 기하여 보상금이 산정되었음에도 불구하고, 원고가 청구한 수억원의 금액과 법원이 판결에서 산정한 2100여만원의 금액 사이에는 상당한 간극이 존재합니다. 

​구체적으로 살펴보면, 위 산식에서 발명자가 주장한 각 요소의 값과 법원이 산정한 각 요소의 값 사이에 아주 큰 차이가 보이지는 않지만, 이러한 요소들이 곱해짐으로써 결국 산정된 보상금에 있어서는 상당한 차이가 나타나게 됩니다.  특히, 상대적으로 보상금 산정에 더 많은 요소들이 고려되는 자기실시 직무발명 보상금 청구소송에서 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 이에 비하여 제3자에게 실시권을 설정해 주고 그에 대하여 로열티를 받는 제3자 실시 직무발명 보상금 청구소송의 경우, 사용자가 얻을 이익이 해당 로열티를 통해 쉽고 명확하게 산정되므로, 발명자의 청구금액과 법원 판결의 인용금액간 차이가 상대적으로 줄어들 수 있습니다. 

따라서 자기실시 직무발명 보상금 청구소송의 핵심은 산식을 구성하는 각각의 개별 요소들에 대하여 최대한의 주장 및 입증을 함으로써 조금 더 큰 값을 인정받을 수 있도록 하는 것입니다. 특히 매출액 가운데 해당 직무발명이 기여한 정도를 의미하는 "직무발명의 기여도"와 회사가 갖는 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외한 나머지 부분의 비율을 의미하는 "독점권 기여율"의 경우, 시장 현황과 경쟁업체 기술의 파악, 해당 기술과 공정에 대한 정밀한 이해 및 직무발명 보상금 청구소송의 구조에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 정밀한 주장, 입증을 하여야 합니다.  

정회목 변호사

[직무발명보상금] FRAND 확약한 표준특허의 경우에도 직무발명보상금 지급의무 인정

직무발명보상은 사용자가 종업원으로부터 승계한 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있어야 인정되는데, 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 법정 통상실시권을 넘어서 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미합니다(대법원2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

그런데, 표준특허에 대한 FRAND 확약선언이 있는 경우 제3자도 실시할 수 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 수 없습니다. 즉, 사용자는 직무발명을 ‘배타적, 독점적으로실시할 수 있는 지위’에 있지 않고, 따라서 그 직무발명의 실시에 대하여 직무발명보상을 할 필요가 없다고 볼 여지가 있습니다. 물론, 특허권 양도, 라이선스, 크로스라이선스 등으로 사용자가 얻은 이익이 있는 경우에는 보상금을 지급해야 합니다.

위 서울중앙지법판결은 위 쟁점에 대한 첫 판결인데, 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 3G+ 단말기를 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 수 있는 지위에 있게 되었다고 할 것인바, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

즉, 표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 제3자도 실시할 수 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 및 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 수 있고 다른 특허권자인 제3자의 공격으로부터실시료 상당액의 비용을 줄일 수 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 그 사용자의 이익 중에서 종업원기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 본 것입니다.

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 등 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 등 이익이 있다면 그 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 수 있습니다.

정회목 변호사