[직무발명보상금 분쟁] FRAND 선언 표준특허에 대한 직무발명보상금 인정

서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 판결

직무발명보상은 사용자가 종업원으로부터 승계한 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있어야 인정되는데, 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 법정 통상실시권을 넘어서 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미합니다(대법원2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

그런데, 표준특허에 대한 FRAND 확약선언이 있는 경우 제3자도 실시할 수 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 수 없습니다. 즉, 사용자는 직무발명을 ‘배타적, 독점적으로실시할 수 있는 지위’에 있지 않고, 따라서 그 직무발명의 실시에 대하여 직무발명보상을 할 필요가 없다고 볼 여지가 있습니다. 물론, 특허권 양도, 라이선스, 크로스라이선스 등으로 사용자가 얻은 이익이 있는 경우에는 보상금을 지급해야 합니다.

위 서울중앙지법판결은 위 쟁점에 대한 첫 판결인데, 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 3GPP 단말기를 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 수 있는 지위에 있게 되었다고 할 것인바, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

즉, 표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 제3자도 실시할 수 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 및 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 수 있고 다른 특허권자인 제3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 수 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 그 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 본 것입니다.

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 등 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 등 이익이 있다면 그 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 수 있습니다.

정회목 변호사

[직무발명 보상금] 사용자의 직접 실시하지 않고 단순히 방어용 특허인 직무발명에 대해서도 보상금 지급의무 인정

(1) 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는지 여부

이제까지 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례를 보지 못했으나, 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다. 따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 배타적 독점적 이익으로써 사용자가 얻을 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

(2) 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 법리 : 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

(3)  방어용 특허로써 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명, 라이선스 대상도 아닌 직무발명 등에 대한 실적보상 청구가 가능합니다.

정회목 변호사