[직무발명 보상금 분쟁] 동업관계 해지분쟁 과정에서 회사명의 등록특허에 대한 이전등록청구와 직무발명보상금청구

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

1. 사실관계

원고는 대표이사 D와 보일러(에너지) 사업을 동업하기로 하고, 2011. 9. 1. 피고 주식회사에 입사하여 보일러(에너지) 사업부 사장으로 근무하며 2건의 특허(‘이 사건 특허’)발명을 하고, 사업 진행 중에 성과보상에 관한 다툼으로 2014. 4. 25. 피고 주식화사를 퇴사하였습니다.

원고 사장은 피고 주식회사를 상대로 이 사건 특허가 입사 전에 완성한 것이므로 공동사업 약정의 해지로 그 특허권도 발명자 원고에게 반환되어야 한다고 주장했습니다. 만약 피고 회사 입사 후에 발명을 완성한 것으로 본다면 이는 직무발명에 해당하므로 발명자로서 직무발명보상금을 청구한다는 것입니다.

2. 법원의 판단

법원은 피고회사 입사전에 해당 발명을 완성하였다는 사실을 인정할 증거가 없다는 이유로 특허이전청구는 기각하였습니다.

그 다음 이 사건 특허에 대한 직무발명보상금은 다음과 같이 인정되었습니다. 먼저 원고는, 422,605,231원{= 247,796,181원{= 피고와 M의 조달청 납품 매출액 825,987,270원 x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%} + 174,809,050원{= 피고의 조달청 이외 매출액 9,711,613,910원 x 실시료율 6% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}}를 청구하였습니다.

판결에서 인정한 직무발명보상금은 총 11,539,393원으로 청구금액과 비교할 때 극히 작은 금액으로 산정되었습니다. 판결이유 중 요지는 살펴봅니다.

피고는 이 사건 특허를 이용하여 난방기기를 제조판매하기 이전에는 난방기기를 판매하지 않았고 특허 등록 이후 매출액이 상당히 증가하였으므로 이 사건 특허가 피고의 매출 증가에 기여한 정도가 상당하다고 보이므로, 법원은 독점권 기여율은 30%로 보았습니다. 법원은 기계/도구 산업분야의 실시료율 평균값이 5.1%로 조사된 결과를 근거로 가상 실시료율은 5.1%로 보았습니다. 발명자 보상률에 대해서, 법원은 원고가 피고 입사 전부터 관련 업무와 특허를 연구하였고 보일러 사업부를 전담하였으나 피고도 보일러 사업무를 신설하고 인적, 물적 자원을 지원하였다고 보아 이를 30%로 제한하였습니다. 원고는 단독 발명자이고 실질적으로도 이 사건 특허 발명 관련 연구를 전담하였으므로 발명자 기여율은 100%입니다.

법원은 위와 같은 근거로 피고의 직접 매출에 대한 직무발명 보상금은 10,727,686원{= 매출액 합계 2,337,186,692원(= 574,054,927원 + 1,763,131,765원) x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}이고, M에 통상실시권을 허여하여 발생한 직무발명보상금은 811,707원{= 매출액 176,842,50원 x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상율 30% x 발명자 기여율 100%}로 산정하였습니다. 따라서 법원은 피고가 원고에게 직무발명보상금 11,539,393원을 지급할 것으로 판결하였습니다.

정회목 변호사

[직무발명 보상금] 피고는 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무(가상실시료율 2%, 독점권 기여율 15%, 종업원의 공헌도 25%, 원고의 기여율 50%로 산정)가 있다고 본 판결

특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결

1. 사실관계

원고 등은 피고의 온산공장 소재기술연구소에 근무하던 무렵 직무발명으로 “... 동합금 및 그 제조방법”을 발명한 후(이하 ‘이 사건 직무발명’이라 하고, 각 청구항을 ‘이 사건 제1항 직무발명’과 같은 방법으로 표시한다), 이에 관한 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에 승계하였고, 피고는 그 발명을 출원하여 아래 표 기재와 같이 특허등록을 받았다(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다).

1) 발명의 명칭: ... 동(Cu)합금 및 그 제조방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1995. 12. 8./ 1998. 7. 29./ 특0157xxx호

3) 청구범위

청구항 1: 니켈(Ni) 0.5.~4.0중량%, 실리콘(Si) 0.1~1.0중량%, 주석(Sn) 0.05~0.8중량%이고, 나머지는 동(Cu)과 불가피한 불순물로 되고, 석출입자가 0.5㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 석출물 성장 억제형 고강도, 고전도성 동(Cu) 합금

청구항 2: 제1항에 있어서, Ni 함량이 0.5~3.0중량%이고 철(Fe) 또는 코발트(Co)가 1중량% 이하임을 특징으로 하는 석출물 성장 억제형 고강도, 고전도성 동(Cu) 합금

청구함 3: 중량%로서, 니켈(Ni) 0.5~4.0%, 실리콘(Si) 0.1.~1.0%, 주석(Sn) 0.05~0.8%이고, 나머지는 동(Cu)과 불가피한 불순물로 조성되기 용해, 주조하여 주괴(鑄塊)를 얻고, 이 주괴를 면삭 후 냉간압연하고, 450~502℃에서 5~12시간 석출처리하여 냉간압연하고, 이어서 350~550℃ 및 90초 이하에서 인장소둔(Tenshion Annealing)함을 특징으로 하는 석출입자가 0.5㎛ 이하인 석출물 성장 억제형 고강도, 고전도성 동(Cu)합금의 제조방법

2. 법원의 판단

가. 원고 주장의 요지

피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금은 8,616,882,316원(= 매출액 689,350,585,341원 × 독점권 기여도 50% × 실시료율 10% × 발명자 공헌도 50% × 원고의 기여율 50%)인바, 원고는 그 중 일부 청구로서 50억원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

나. 보상금의 산정

구 특허법 제40조 제2항은 “그 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원 등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.”고 규정하고 있는바, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도, ③ 발명자 기여율이라고 할 것이다. 여기서 ① ’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 그리고 ② ‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, ③ ‘발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 원고가 기여한 정도를 말한다.

보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이에서의 원고 기여율

피고등이 1998년부터 2015년까지 판매한 PMC26 제품의 매출액은 아래 기재와 같이 합계 689,350,585,341원이 된다. 이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756원(= 피고등 제품 매출액 689,350,585,341원 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 따라서, 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469원[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756원 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%, 원 미만 버림]이 된다.

정회목 변호사