[특허 분쟁] Synopsys v. Mentor Graphics 사건의 CAFC 판결 Oct. 17. 2016

Synopsys v. Mentor Graphics 사건의 CAFC 판결 Oct. 17. 2016

Synopsys는 Mentor Graphics가 US5,530,841 등록특허 등을 침해했다는 이유로 2012. 12. 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하였습니다. 대상 특허는 논리회로(logic

circuits) 설계에 관한 것이고 설계자가 원하는 함수나 동작에 대해서 특정하면 세부적인 논리회로 하드웨어 구성요소를 자동적으로 설계해주는 방법에 관한 것입니다.

Mentor Graphics는 위 대상 특허가 미국 특허법 제101조에 따라 특허 적격성이 없다는 이유로 무효임을 주장하였고, 1심법원은 Alice 판결의 법리에 따라 위 특허에 대하여 특허 적격성이 없다고 무효로 판단하였습니다. 이에 Synopsys가 항소하였으나 CAFC도 위 1심 법원의 판단을 지지한 것입니다. 구체적인 판결 이유는 아래와 같습니다.

CAFC는 Alice 법리의 1단계 시험에서 위 대상 특허의 발명들이 인간의 두뇌만으로(entirely in the human mind) 실시할 수 있기 때문에 추상적 개념(Abstract idea)에 해당한다고 보았고, 2단계 시험에서도 위 정신적 활동을 보완하는 일부 구성요소가 추가되어 있으나 특허 대상으로 인정할 만한 significantly more 요소를 포함하고 있지 않다고 보아, 1심 판결과 같이 위 대상 특허가 특허 적격성이 없다고 판단하였습니다.

특히 1단계 시험인 추상적 아이디어에 해당 여부에 대하여 Synopsys는 위 대상 특허가 높은 복잡도(complexity)로 인해서 인간이 두뇌만을 이용하여 대상 발명을 수행할 수 없을 것이라고 주장하였습니다. 그러나 CAFC는 대상 특허 발명이 컴퓨터나 기타 장치 등을 사용하는 것에 대하여 언급이 없고 청구항이 광범위하게 기재되어 있어 인간이 순수하게 두뇌만으로도 변환할 수 있는 부분까지 포함하고 있다고 판단한 것입니다. 따라서 CAFC는 위 대상 특허가 추상적 개념(Abstract idea)에 포함되는 것으로 본 것입니다.

또한 2단계 시험에서 Synopsys가 위 대상 특허 발명이 신규성과 진보성이 있으므로 발명적 개념(inventive concept)이 인정되어야 한다고 주장하였으나, CAFC는 함수 기술(description)을 논리회로 HW로 변환하는 추상적 개념 이외에 기술적 진보나 개선사항에 해당하지 않는다고 Significantly more 요소를 포함하고 있지 않다고 판단하였습니다.

위와 같이 소프트웨어 특허를 출원하기 위해서는 단순히 추상적 개념에 해당할 수 있는 광범위한 청구항과 함께 위 사례와 같이 인간의 두뇌 또는 컴퓨터만으로는 정해진 시간 내에 문제를 해결할 수 없고 소프트웨어의 기술적 진보나 개선에 해당하여 발명적 개념에 해당할 수 있는 다양한 휴리스틱이 포함된 청구항을 포함할 필요가 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

정회목 변호사

[특허 분쟁] 소프트웨어 발명이 기존 방법의 실질적 개선에 대한 것이라면 단순히 Abstract idea가 아니라 특허적격성이 있다고 판단하여 1심법원의 판단을 뒤집은 CAFC의 2016. 5. 12. 판결 – Enfish vs. Microsoft

소프트웨어 발명이 기존 방법의 실질적 개선에 대한 것이라면 단순히 Abstract idea가 아니라 특허적격성이 있다고 판단하여 1심법원의 판단을 뒤집은 CAFC의 2016. 5. 12. 판결 – Enfish vs. Microsoft

1. Enfish의 특허

분쟁 대상특허는 US6,151,604 및 US6,163,775 입니다. 이는 컴퓨터 데이터베이스에서 사용되는 데이터 모델에 대한 것으로 데이터들 간의 연관성을 알려주는 것에 대한 특허입니다.

종래의 관계형 데이터베이스에서 사용되는 관계형 모델은 하나의 데이터 항목마다 별개의 데이터 테이블을 가지고 있습니다. 기존 관계형 모델은 각 데이터 테이블에 보관된 관련 데이터 테이블의 참조 데이터를 이용하여 다음 데이터 테이블을 찾아 들어가는 검색기법을 이용합니다. 이에 비하여 대상 특허는 자기참조형(self-referential) 모델로 모든 데이터 항목을 하나의 테이블에 포함하고 있어, 다음 데이터 테이블을 찾아 들어갈 필요가 없이 검색이 가능하여 기존 관계형에 비하여 빠른 검색이 가능하여 순수 텍스트가 아닌 이미지, pdf 파일 등을 보다 효율적으로 저장할 수 있습니다.

2. CAFC의 판결

1심법원은 Enfish의 특허가 단순 아이디어(abstract idea)에 불과하여 특허적격성이 없다고 판결하였습니다. CAFC는 먼저 미국 연방대법원이 소프트웨어 특허의 적격성 기준을 제시한 Alice 판결의 2단계 시험방법 중의 1단계 시험에서 발명이 abstract idea에 해당하지 않는다고 보았습니다. CAFC는 2016. 5. 12. 소프트웨어 특허도 일반 특허와 같이 기존 기술에 대한 개선에 해당할 수 있다고 보았고, 해당 발명이 이에 해당한다면 Alice 판결의 2단계 시험을 거칠 필요가 없이 특허의 적격성이 있다고 본 것입니다.

CAFC는 Enfish의 특허가 컴퓨터 데이터베이스의 기능에 대한 개선방법을 다르고 있다고 보아, 단순히 기존에 사용된 방법을 컴퓨터로 자동화한 abstract idea일 뿐인 비즈니스 모델 또는 소프트웨어가 아니라 자기참조 방법을 활용하여 기존 데이터베이스보다 향상된 데이터 탐색 결과를 발명의 효과로 가지고 있다고 보았습니다.

따라서 컴퓨터 소프트웨어 특허를 출원하려는 게임 개발자, DB 개발자, SI 개발자, embedded system 개발자 등은 위와 같은 소프트웨어 특허 적격성이 있음을 인지하여 소프트웨어 특허로 보호받을 수 있는 발명을 놓치지 말아야 할 것입니다.

정회목 변호사