Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC July 2013)
1. 배경사실
Dr. Neil Singer는 MIT 대학원 재학 중에 컴퓨터 하드디스크 장치(HDD)를 빠르게 움직일 때에 발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하고, 이를 사업화하기 위해 Convolve라는 벤처를 창업하였습니다.
아래 도면에서 보듯, HDD에는 2개의 모터가 들어갑니다. 그 중 플래터(77)를 회전시키는 스핀들 모터와 헤드(76)를 플래터 표면의 트랙 사이로 움직이는 VCM(voice coil motor)이 있습니다. 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는 “seeking” 과정을 수행합니다. 이 때 걸리는 시간은 “seek time”이라 합니다. 이 “seek time”에 영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화되는 데 필요한 시간을 특히 “settle time”이라고 합니다. 전통적으로 빠른 seeking을 수행하면 진동에서 의해서 시끄러운 소음(seek acoustics)이 발생하므로 seeking을 빨리하는 것과 seek acoustics을 줄이는 것은 서로 양립불가(trade-off) 관계에 있습니다.
원고 Convolve의 기술은 seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics를 최소화하는 데에 핵심이 있습니다.
Convolve와 Compaq은 1998년에 convolve의 Input shaping 기술을 HDD에 사용하기 위하여 NDA를 맺고 라이선스 협상을 진행하였습니다. NDA에는 Convolve에서 제공한 ‘algorithms and processes for enhancing positioning systems’를 비밀정보로 보호받을 수 있다고 규정되어 있었습니다. 다만, 개시된 정보가 (1) 개시된 때에 비밀정보로 표시되어 있거나, (2) 표시되지 않은 경우에도 개시된 때에 비밀정보로 취급되고 이후 20일 이내에 개시된 비밀정보에 대해 요약 및 특정하는 서면으로 비밀정보로써 지정되어야 한다고 규정하였습니다.
1998년 10월 15일과 16일에 열린 첫번째 미팅에서는 Convolve의 발표 내용에 대하여 당사자들이 서면으로 비밀정보임에 동의하였습니다. 그러나 1999년 2월 10일과 4월 7일에 있었던 두 차례 미팅에서는 Convolve가 발표자료까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면도 받지 않았습니다. 이 부분이 문제된 것입니다.
2. 문제된 영업비밀 부분
다툼이 발생한 비밀정보는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
1(B) - Convolve의 “Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive research and development” : Convolve의 Laser Doppler Vibrometer Feedback Technique(LDVFT)와 Acoustic Microphone Technique(AMT)를 포함합니다.
2(A-C, E-F) - Convolve의 “seek trajectory design(STD) data, methods, techniques, and applications” : use of higher order models for trajectory designs와 concept that abrupt current and voltage saturation should be avoided to optimize vibration reduction 등의 정보를 포함합니다.
3(A-D) - Convolve의 “Model Reference (MREF) controller techniques and related data”
6(A-C) - Convolve의 “marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user interface for disk drives”
3. 항소심 CAFC 판결
위 Convolve의 정보에 대해 1심 법원은 이미 해당 정보가 NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았으므로 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는다고 판결하였습니다. 이에 대해서 CAFC도, ATSIs 1B, 2(A,C,E), 3(B-D)는 공개 후 NDA에 따른 비밀정보 지정이 없었으므로 비밀성을 지지하는 다른 근거가 없다면 Seagate는 계약을 위반하지 않았고 개시된 Convolve의 정보들은 영업비밀로써의 지위를 잃었다고 판단하였습니다.
CAFC는, NDA에는 구두 또는 시각 정보의 경우 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과 비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있고, 당사자의 의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단하였습니다. 나아가 이 규정은 Seagate의 당시 직원이 Convolve의 모든 개시 정보가 비밀이라고 믿었다는 증언만으로는 변경되거나 포기되었다고 볼 수 없고, 특히 1998. 10.의 첫 미팅에서는 비밀정보로 지정하는 서면을 송부했다는 점을 본다면, 당사자들의 일련의 행동이 NDA 규정을 변경 또는 포기하였다고도 볼 수 없다고 판단하였습니다. 따라서 CAFC는 NDA 규정을 확대해석해야 한다거나 영업비밀 지정규정이 변경되거나 포기되었다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않고 지방법원의 판단을 그대로 지지하였습니다.
한편, Convolve는 영업비밀보호법(California state law)에 의하면 NDA 위반여부와 영업비밀로써 인정받는 것은 관계가 없다고 주장하였습니다. 그러나 CAFC는, Convolve는 NDA에 따라 자신들의 비밀정보를 상대방에 개시하였으나 정보수령자의 비밀유지 의무는 NDA 규정에 의하여 결정되는 것임에도 Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보 수령자에게 발생하지 않는다고 판단하였습니다. 영업비밀침해는 당사자에게 그 정보를 비밀로 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다고 판결한 것입니다.
4. 시사점
당사자 사이에 NDA를 체결하고 정보를 제공한 경우에도, 정보 제공자가 NDA를 위반하여 제공한 정보는 비밀유지의 대상에 해당하지 않습니다. CAFC는 비밀유지 의무가 없는 정보에 대한 영업비밀 침해는 성립되지 않는다는 점을 분명하게 밝혔습니다. 따라서, 적어도 미국에서는 전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 제공하는 당사자는 NDA 규정을 준수해야만 그 정보를 영업비밀로 보호받을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
