[특허분쟁] 공동개발의 결과물에 대한 특허권 공유관계

서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나121677 특허권이전등록 판결

1. 배경사실

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 공사입니다. 공사의 직원 피고 C는 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6. 29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던 중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C가 2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 사내 창업회사입니다.

직원 C는 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 ‘전력설비 냉동냉각설비 제작’, 구체적 기술분야 ‘냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작’으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 고안하였다고 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B사, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.

1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

  2) 협약기간 : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지 24개월

3) 연구개발비 : 총 512,428,000원. 원고 부담 지원금 378,625,000원, 피고 부담금 133,803,000원

4) 지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유

8) 추진전략 : 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증항고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C는 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

3. 쟁점 사항  

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 이에 따라 소송에서 (주위적으로) 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 한다고 주장하며 특허권 전부에 대한 이전등록을 청구하였습니다. 또한 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하게 된다고 주장하며  협약에 기하여 연구비 지분에 따른 특허권의 지분에 대한 이전등록을 청구하였습니다.

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다.

여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는 경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

4. 판결 검토

가. 대상 특허가 직무발명인지 여부

원고는, 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로, 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것이라고 주장하였습니다.

직무발명은 “종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 말하며, 이때 “발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것”이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결).

서울고등법원은 먼저, 이 사건 특허의 내용은 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것인데, 원고가 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고 판단하였습니다. 즉, 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단한 것입니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도, 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. 즉, 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. 즉, 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. 즉, 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을 입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

나. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

법원은 판단을 위해 이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소라고 명시되어 있었습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한 폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

법원은, 피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 및 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 ‘발전사이클’ 원리를 활용할 것임을 명시한 사실을 볼 때, 이 사건 특허는 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

법원은 다만, 이 사건 특허는 ‘H(발전사이클)’을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 ‘냉동사이클’을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장차 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 ‘냉동사이클’이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

이에 따라 법원은 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

정회목 변호사

[계약 분쟁] AV코덱이 내장된 PLC PHY/MAC 칩의 공동개발 계약의 해지로 발생한 손해배상 사건

서울고등법원 2012. 6. 1. 선고 2011나94952 판결

1.    공동개발 계약 및 개발실패

ASIC은 특정용도에 맞추어 SOC를 제작하는 것으로, 새로운 응용분야가 발견되면 재빨리 개발하여 먼저 상품화하는 것이 중요합니다. 이 사건도 전력선을 통하여 AV 데이터통신이 가능한 SOC를 제작, 화상전화, 가전제품간 통신 등에 사용할 수 있는 제품을 만들기 위해 A회사가 B회사와 함께 AV코덱이 내장된 PLC PHY/MAC 칩을 공동으로 개발하는 과정에서 발생하였습니다.

A회사는 전자제품의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 회사이고 B회사는 정보통신기술 개발 및 상품화 사업 등을 목적으로 하는 회사입니다. A회사는 2007. 6. 18. B회사와 AV코덱 내장형 24Mbps급 PLC(전력선통신) PHY/MAC 칩(이 사건 칩)의 공동연구개발 협약을 아래와 같이 체결하였습니다.

제3조 (공동개발의 결과물)

1) 제품명 : AV코덱 내장형 PLC 칩 (모델명 : XPLC23M)

가) 제품내용

- 영상압축(MPEG4), 음성압축(G.711) 기능이 내장된 24Mbps급 PLC 칩

- MPW 제작에 의한 Prototype 칩

제5조 (공동개발 일정 및 기간)

1) 양사는 이 사건 칩의 공동개발을 위해 2007. 6. 18.부터 2008. 4. 20.까지 총 10개월 간 협력한다.  

2) 본 개발 기간은 양상의 합의 하에 단축 및 연장할 수 있다.

제7조 (개발비용)

1) B회사는 이 사건 칩 개발에 필요한 제6조 1)항 기반 칩셋 개발에 총 20억여 원을 투입한다.

2) A회사는 이 사건 칩 개발에 필요한 영상 압축 코덱 관련 IP를 라이센싱하기 위한 비용(총 6억원 부가가치세 미포함)을 부담한다. B회사는 A회사의 비용 집행 전에 관련 업체와의 계약 내용을 제시한다.

제10조 (계약의 해지 및 해제) 다음 각 항의 경우에는 이 사건 협약을 해지 또는 해제할 수 있다.

1) 당사자 중 일방이 이 사건 협약의 내용을 위반하였을 경우

4) B회사의 귀책사유로 이 사건 칩 개발이 중지되고 이로 인하여 이 사건 협약이 해지된 경우에 B회사는 A회사가 지급한 IP라이센싱 비용을 해지일로부터 30일 이내에 원고에게 반환하여야 한다.

5) 일방의 귀책사유에 의하여 이 사건 협약이 해지되는 경우 이로 인한 상대방의 손해를 배상해야 한다.

A회사는 이 사건 협약에 따라 2007. 7. 27., 2008. 1. 4. 각 3억3천만원 등 합계 6억 6천만원을 B회사를 통하여 IP 라이센싱 회사에 지급하였습니다. 그런데 B회사는 2008. 10.경 1차 결과물을 완성하였으나 제대로 작동하지 않았고, 2010. 7.경 2차 결과물을 완성하였으나 2차 결과물 역시 이 사건 협약에서 정한 기술수준에 이르지 못하였습니다.

이에 A회사는 B회사에 향후 계획 및 대책과 아울러 지연에 따른 손해배상에 대한 입장을 밝힐 것을 요구하였으나, B회사는 2010. 9. 2. A회사에게 2011. 1. 30.까지 칩 검증을 완료하겠다는 답변만을 하였습니다. 그러자 A회사는 2010. 9. 7. B회사에 손해배상이 없는 답변은 수용할 수 없다고 통보하고 2010. 9. 16. 이 사건 협약을 해지한다고 통지하였습니다. 그 뒤 B회사는 이 사건 고등법원의 변론종기까지도 이 사건 칩 개발에 성공하지 못하였습니다.

2. 서울고등법원 판결

가. 이 사건 협약의 해지와 손해배상

법원은 먼저

i) A회사는 이 사건 칩의 개발을 위하여 그 의무인 AV관련 기술적 요구사항의 전달, 영상 압축 코덱 관련 IP 라이센싱을 위한 비용 6억6천만원의 지급 등을 모두 이행하였던 점,

ii) B회사는 이 사건 협약 체결일로부터 약 10개월 후로 예정된 개발 만료일인 2008. 4. 20.까지 이 사건 칩을 개발하지 못한 점,

iii) B회사는 당초 예정된 개발 만료일로부터 약 2년 5개월 후인 A회사의 이 사건 협약 해지 통지일까지도 이 사건 칩 개발에 대한 구체적이고도 확실한 전망을 내놓지 못하고 있었고 이 사건 변론종기까지도 이 사건 칩을 개발하지 못한 점

등에 비추어보면, B회사가 이 사건 칩을 개발하여야 할 의무를 위반하였고 A회사가 2010. 9. 16. 위 의무 위반을 이유로 이 사건 협약 제10조 제1항에 따라 B회사에 대하여 한 해지 통지에 의하여 이 사건 협약은 그 무렵 적법하게 해지되었다고 보았습니다.

그리고 법원은, B회사는 2010. 9. 16.경 칩 개발에 객관적으로 실패하였으므로, 결국 B회사의 귀책사유로 이 사건 칩 개발이 중지되고 이로 인하여 이 사건 협약이 해지된 것이라고 보았습니다. 그에 따라 B회사는 A회사에게 이 사건 협약에 따라 2010. 9. 16. 부터 30일 이내에 B회사에게 지급한 IP 라이센싱 비용 6억원을 반환할 의무가 있다고 판시하였습니다.

나. 손해배상의 범위

채무불이행을 이유로 계약해지와 아울러 손해배상을 청구하는 경우 채권자는 그 계약의 이행을 믿고 채권자가 지출한 비용의 배상을 구할 수 있고, 그 지출 비용 중 계약의 체결과 이행을 위하여 통상적으로 지출되는 비용은 통상의 손해로서 상대방이 알았거나 알 수 있었는지의 여부와는 관계없이 그 배상을 구할 수 있으며, 이를 초과하여 지출되는 비용은 특별한 사정으로 인한 손해로서 상대방이 이를 알았거나 알 수 있었던 경우에 한하여 그 배상을 구할 수 있으나 그 범위는 이행이익을 초과할 수 없다는 것이 대법원의 판결입니다(대법원 2006. 2. 10. 선고 2003다15501 판결 등).

법원은 A회사가 이 사건 협약이 이행되리라고 믿고 지출한 IP 라이센싱 비용 6억원은 통상손해에 해당하므로 원고는 피고에 대하여 이에 대한 배상을 구할 수 있다고 판단하였습니다. 그러나, A회사가 개발실패로 인해 입었다고 주장하는 사업상 손해는 특별손해로 보고 인정하지 않았습니다. 즉, A사가 예측한 비디오폰 소비시장의 반응 및 총매출액의 정확성을 인정하기 어렵고, 달리 A회사가 비디오폰을 생산 판매함으로써 영업이익을 얻었을 것이라는 점은 인정할 수 없다고 보아 이 부분 주장은 배척하였습니다.

다. 계약해지 통지 후 사정에 따른 계약의 부활 여부

계약이 해제된 후에 계약당사자의 일방이 그 계약목적물을 받은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자 사이에 해제된 계약을 부활시키는 약정이 있다고 해석할 수 있으나, 매매계약이 적법하게 해제된 후 당사자가 매매계약이 해제되지 아니하였음을 전제로 한 언동을 하였다고 하더라도 그것이 이미 해제된 매매계약을 부활시키기로 하는 새로운 합의로 인정되지 않는 한 그 매매계약이 해제되지 않았다고 할 수는 없다는 대법원 판결이 있습니다.

여기에도 비슷한 쟁점이 있습니다. A회사의 직원이 위 해지 통지일인 2010. 9. 16. 이후에도 B회사와 이메일을 교환하며 이 사건 칩 개발을 협의하였으며, 이 직원은 2011. 1.경 3차 결과물 시연에 참석하기도 하였습니다. 그러나 법원은, B회사가 당초 예정된 개발 만료일로부터 약 2년 5개월이 지나도록 이 사건 칩에 대한 구체적이고도 확실한 전망을 내놓지 못하여 A회사가 이 사건 협약을 해지한 점, B회사는 현재까지도 이 사건 칩 개발에 성공하지 못한 점 등과 함께 A회사가 2010. 11. 26.경 B회사에게 위 이메일 교환이나 협의 등은 A회사의 공식 입장이 아님을 통지한 점을 종합적으로 고려하여, 이미 해지된 이 사건 협약을 부활시키기 위한 A회사의 확정적 의사표시가 있었다고 보기는 힘들다고 판단하였습니다.

3. 시사점

공동연구개발에 관한 계약을 맺고 연구개발을 진행하던 중에 문제가 발생하여 계약을 해지 또는 해제하는 경우 손해를 입은 당사자는 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 손해배상의 범위가 문제됩니다. 통상손해는 별다른 어려움이 없으나, 특별손해는 상대방도 알았거나 알 수 있었던 손해라는 엄격한 기준에 부합되는 경우에만 손해배상을 인정하고 있습니다. 위 사안과 같이 공동연구개발이 당초 목적을 달성하지 못하고 중도에 해지된 경우, 계약의 이행을 믿고 투자한 IP 라이센싱 비용은 통상손해인 반면, 제품개발에 실패하여 시장을 선점하지 못하고 제품을 판매하지 못함으로써 발생한 손해는 특별손해에 해당합니다. 사안에서 법원은 통상손해는 인정했지만 특별손해는 인정하지 않았습니다. 실무적으로는 통상손해를 넘어 특별손해까지 책임을 지우기 위해 단계(milestone)별로 제품개발 지연시 일정한 금액을 배상하기로 하는 손해배상 예정 규정을 포함시키는 방안을 고려할 필요가 있습니다.  

정회목 변호사

[계약분쟁] BT업체와 IT업체 사이에 유전자 바이오칩 공동개발에서 전략적 제휴사의 협력의무위반에 대한 손해배상책임을 인정한 판결

서울중앙지방법원 2011. 11. 16. 선고 2011가합71839, 2012가합31364 판결

1. 전략적 제휴관계

협력의무를 규정한 제휴협약에 따라 BT 업체와 IT 업체가 공동개발을 진행하여 제품이 완성된 뒤, 제품을 생산한 IT 업체가 공동개발사가 아닌 다른 회사에 공동개발한 기술이 사용된 제품을 납품하여 문제가 된 사안입니다.

원고 A회사는 의료장비 관련 제품을 판매하는 회사로서, 인체 유두종 바이러스(Human Papilomavirus, HPV)에 대한 진단키트와 관련된 특허의 특허권자입니다. 그리고 피고 B회사는 광디스크, 광픽업 등 기술을 보유한 업체로서, 바이오칩 스캐너와 관련된 연구를 진행해 오고 있었던 회사입니다. A회사와 B회사는 HPV 진단 키트의 내용을 판독할 수 있는 전용 광스캐너를 공동개발하기로 하고, 이를 위해 1) 전략적 제휴협약, 2) 비밀유지계약, 3) 제품공급계약을 체결하였습니다.

위 공동개발의 진행에 따라 B회사는 HPV 진단키트 전용 스캐너 시제품을 완성하여 A회사에 납품하였고, A회사는 B회사에서 제조한 스캐너 제품의 독점 판매권을 확보하기 위해 B회사와 독점 대리점 계약까지 체결하였습니다.

그런데 이후 B회사가 스캐너를 공동개발한 A회사가 아닌 C회사에 C회사의 바이오칩을 판독할 수 있는 스캐너를 납품하였고, 이에 A회사는 저작권침해, 영업비밀침해, 비밀유지의무위반, 협력의무위반, 품질향상약정 위반 등을 이유로 B회사와 C회사를 상대로 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

이하에서는 이 판결의 여러 쟁점 가운데, 협력의무 위반을 이유로 손해배상청구를 인용한 부분에 대하여 살펴봅니다.

2. 전략적 제휴협약 체결

A회사와 B회사가 공동개발을 위해 체결한 “전략적 제휴협약”은, 양사간의 공동이익 추구, 영업 및 마케팅 관련 상호협조, 상품화 공동진행 등 규정을 두고 있었습니다.

[제1조 (전략적 제휴의 목적 및 내용)

본 협약의 주 목적은 피고 B회사와 원고 A회사간의 상호우호관계의 증진을 희망하며, 각 당사자의 이익을 고려하고 존경과 신뢰를 바탕으로 바이오칩스캐너 상업화를 위한 상호 유익한 장기적 협력을 추구할 것을 목적으로 한다. 생명공학 분야, 특히 바이오 칩 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 Bioinformatics의 핵심기술을 응용, 확장하여 발전시킴으로써 산업화에 기여하고자 하는 A회사와 IT 기술인 광픽업, 광디스크 기술을 보유한 B회사는 기술적 제휴를 통해 제품개발을 가속화하고 나아가 IT 기술과 응용산업 분야에 적용할 수 있는 제품(바이오칩 및 바이오칩스캐너)을 꾸준히 개발함으로써 양사가 정보화 사회의 선두주자로 발돋움하고자 한다.

1) 양사는 IT 및 BT 또는 IT/융합 솔루션 관련 보유제품과 기술을 공유하고, 영업 및 마케팅 활동에 상호 협조한다.

3) B회사는 기획중인 신규사업 및 주요 연구과제 수행에 필요한 레이저 방식의 바이오칩스캐너 운영 S/W 등을 원고로부터 제공받으며, 향후 해당기술 부분을 적용한 제품의 상품화에 대한 기획, 개발 등을 공동 진행한다.

4) B회사와 A회사는 신기술을 이용하여 개발할 수 있는 다양한 형태의 솔루션을 기획, 공동개발함은 물론 필요시 기 진행중인 관련 프로젝트에 대한 상품화 기획 및 마케팅, 영업활동에 양사가 공동 참여하여 해당 분야별로 역할을 분담 진행한다.]

3. 협력의무 위반에 대한 법원의 판단

법원은 위 규정을 단순히 선언적이고 추상적인 규정에 그치는 것이 아니라 A회사와 B회사가 향후 바이오칩 스캐너 장비 및 관련 소프트웨어를 개발하는 과정에 있어 공동개발과 공동진행을 원칙으로 하고, 그 외의 경우에도 신의성실의 원칙에 따라 서로 협력하고 상대방의 이익을 배려할 의무를 규정한 것이라고 판단하였습니다.

법원은 이에 따라, IT기업 B회사가 수년간 A회사를 통하여 판매한 수량으로는 회사를 유지하기 어렵다거나 향후 발전을 기대하기 어려운 사정이 있어 불가피하게 다른 판매망을 개척하여야 하는 상황이라고 하더라도, A회사와 충분한 상의를 거쳐 A회사와의 협조관계를 통하여 이러한 상황을 타개할 가능성이 있는지 여부를 살펴보고 부득이한 경우 A회사의 양해를 얻는 등의 노력을 할 의무가 있다고 보았으며, B회사는 이러한 제휴협약상 협력의무 불이행으로 인한 A회사의 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하였습니다.

다만 B회사로부터 제품을 납품받은 C회사는 위 제휴협약의 당사자가 아니므로 A회사의 손해를 배상할 책임이 없다고 하여 C회사에 대한 청구를 기각하였습니다.

4. 검토 및 시사점

법원은 B회사에 대하여 손해배상을 청구하면서 A회사가 주장한 사항들 가운데 “협력의무 위반”만을 인정하고 나머지 주장은 배척하였습니다. 그런데 위 협력의무 규정은 구체적인 이행사항을 명시하지 않고 매우 추상적인 용어들로 구성되어 있어, 얼핏 보기에는 법적 구속력을 인정할 수 있을지, 인정한다면 그 범위는 어떻게 될 것인지 등 의문이 남는 것이 사실입니다. 그런데도 법원은 위와 같은 추상적인 규정을 근거로, B회사가 A회사를 통해 판매한 수량으로 회사를 유지하기 어려운 경우에도 다른 회사에 제품을 판매하기 위해서는 먼저 A회사와 협조하거나 A회사의 양해를 얻는 등 (금전적 보상도 포함) 노력을 기울여야 한다는 구체적인 의무를 이끌어내어, 이를 통해 B회사의 손해배상의무를 인정한 것입니다. 

다만 재판부는, 1) 위 협력의무 규정의 취지에 따라, 지적재산권을 공동명의로 출원하거나 전용실시권 등을 최우선적으로 협상하고 협력개발 및 사업화와 관련하여 취득한 비밀의 공개를 금지하는 규정을 두고 있는 점, 2) A회사가 공동개발과정에서 B회사에 전달한 정보가 이 사건 스캐너 및 구동 소프트웨어 개발에 큰 도움이 된 점, 3) B회사는 이 사건 스캐너 공동개발을 진행하면서 스캐너를 A회사에 납품하여 얻은 이익 외에도 바이오칩 스캐너 장비 개발에 관한 많은 지식과 기술을 축적하였을 것으로 보이는 점 등 구체적 사정을 고려하여 위와 같이 판단한다고 판시하고 있습니다.

이 판결이 공동개발계약을 체결하는 당사자들에게 전하는 메시지는 분명합니다. 공동개발계약이 제3자에 대한 판매금지의무를 명시하고 있지 않은 경우에도, 공동개발 당사자 외 다른 발주처에 공동개발의 결과물을 납품하는 경우 협력의무 위반이 될 수 있고, 그에 따라 손해배상책임까지 부담하게 될 수 있다는 것입니다. 협력의무는 대부분의 공동개발계약에 포함되어 있으므로, 결국 공동개발 성과가 포함된 제품을 제3자에게 납품하기 위해서는 전략적 제휴협약 등 관련 계약을 해지함으로써 그 구속적 관계에서 벗어나거나 또는 위에서 판시된 바와 같이 전략적 제휴관계에 합당한 조치를 취한 한 후 먼저 공동개발 상대방의 양해를 받도록 노력하는 것이 바람직합니다.

정회목 변호사

[영업비밀침해] 미국 벤처기업의 기술이전 거래 무산 후 협상과정에서 제공한 기술정보와 NDA 위반이 문제된 미국 CAFC의 판결

Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC July 2013)

1. 배경사실

Dr. Neil Singer는 MIT 대학원 재학 중에 컴퓨터 하드디스크 장치(HDD)를 빠르게 움직일 때에 발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하고, 이를 사업화하기 위해 Convolve라는 벤처를 창업하였습니다.  

아래 도면에서 보듯, HDD에는 2개의 모터가 들어갑니다. 그 중 플래터(77)를 회전시키는 스핀들 모터와 헤드(76)를 플래터 표면의 트랙 사이로 움직이는 VCM(voice coil motor)이 있습니다. 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는 “seeking” 과정을 수행합니다. 이 때 걸리는 시간은 “seek time”이라 합니다. 이 “seek time”에 영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화되는 데 필요한 시간을 특히 “settle time”이라고 합니다. 전통적으로 빠른 seeking을 수행하면 진동에서 의해서 시끄러운 소음(seek acoustics)이 발생하므로 seeking을 빨리하는 것과 seek acoustics을 줄이는 것은 서로 양립불가(trade-off) 관계에 있습니다.  

원고 Convolve의 기술은 seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics를 최소화하는 데에 핵심이 있습니다.

Convolve와 Compaq은 1998년에 convolve의 Input shaping 기술을 HDD에 사용하기 위하여 NDA를 맺고 라이선스 협상을 진행하였습니다. NDA에는 Convolve에서 제공한 ‘algorithms and processes for enhancing positioning systems’를 비밀정보로 보호받을 수 있다고 규정되어 있었습니다. 다만, 개시된 정보가 (1) 개시된 때에 비밀정보로 표시되어 있거나, (2) 표시되지 않은 경우에도 개시된 때에 비밀정보로 취급되고 이후 20일 이내에 개시된 비밀정보에 대해 요약 및 특정하는 서면으로 비밀정보로써 지정되어야 한다고 규정하였습니다.

1998년 10월 15일과 16일에 열린 첫번째 미팅에서는 Convolve의 발표 내용에 대하여 당사자들이 서면으로 비밀정보임에 동의하였습니다. 그러나 1999년 2월 10일과 4월 7일에 있었던 두 차례 미팅에서는 Convolve가 발표자료까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면도 받지 않았습니다. 이 부분이 문제된 것입니다.

2. 문제된 영업비밀 부분

다툼이 발생한 비밀정보는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

1(B) - Convolve의 “Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive research and development” : Convolve의 Laser Doppler Vibrometer Feedback Technique(LDVFT)와 Acoustic Microphone Technique(AMT)를 포함합니다.

2(A-C, E-F) - Convolve의 “seek trajectory design(STD) data, methods, techniques, and applications” : use of higher order models for trajectory designs와 concept that abrupt current and voltage saturation should be avoided to optimize vibration reduction 등의 정보를 포함합니다.

3(A-D) - Convolve의 “Model Reference (MREF) controller techniques and related data”

6(A-C) - Convolve의 “marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user interface for disk drives”

3. 항소심 CAFC 판결

위 Convolve의 정보에 대해 1심 법원은 이미 해당 정보가 NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았으므로 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는다고 판결하였습니다. 이에 대해서 CAFC도, ATSIs 1B, 2(A,C,E), 3(B-D)는 공개 후 NDA에 따른 비밀정보 지정이 없었으므로 비밀성을 지지하는 다른 근거가 없다면 Seagate는 계약을 위반하지 않았고 개시된 Convolve의 정보들은 영업비밀로써의 지위를 잃었다고 판단하였습니다.

CAFC는, NDA에는 구두 또는 시각 정보의 경우 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과 비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있고, 당사자의 의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단하였습니다. 나아가 이 규정은 Seagate의 당시 직원이 Convolve의 모든 개시 정보가 비밀이라고 믿었다는 증언만으로는 변경되거나 포기되었다고 볼 수 없고, 특히 1998. 10.의 첫 미팅에서는 비밀정보로 지정하는 서면을 송부했다는 점을 본다면, 당사자들의 일련의 행동이 NDA 규정을 변경 또는 포기하였다고도 볼 수 없다고 판단하였습니다. 따라서 CAFC는 NDA 규정을 확대해석해야 한다거나 영업비밀 지정규정이 변경되거나 포기되었다는 Convolve의 주장을 받아들이지 않고 지방법원의 판단을 그대로 지지하였습니다.

한편, Convolve는 영업비밀보호법(California state law)에 의하면 NDA 위반여부와 영업비밀로써 인정받는 것은 관계가 없다고 주장하였습니다. 그러나 CAFC는, Convolve는 NDA에 따라 자신들의 비밀정보를 상대방에 개시하였으나 정보수령자의 비밀유지 의무는 NDA 규정에 의하여 결정되는 것임에도 Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할 의무가 정보 수령자에게 발생하지 않는다고 판단하였습니다. 영업비밀침해는 당사자에게 그 정보를 비밀로 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다고 판결한 것입니다.

4. 시사점

당사자 사이에 NDA를 체결하고 정보를 제공한 경우에도, 정보 제공자가 NDA를 위반하여 제공한 정보는 비밀유지의 대상에 해당하지 않습니다. CAFC는 비밀유지 의무가 없는 정보에 대한 영업비밀 침해는 성립되지 않는다는 점을 분명하게 밝혔습니다. 따라서, 적어도 미국에서는 전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 제공하는 당사자는 NDA 규정을 준수해야만 그 정보를 영업비밀로 보호받을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

정회목 변호사