[특허침해 분쟁] 출원경과 금반언의 제외 범위를 판단하면서도 균둥침해를 인정한 사건에서 손해배상의 범위

서울중앙지방법원 2017. 8. 31. 선고 2015가합530534 판결

1. 원고들의 주장

피고 A는 2014. 1. 1.경부터 2015. 10. 경까지의 매출액 6,332,347,000원 중 피고들 실사제품 관련 매출액 비율은 70% 상당이며, 그 중 산성용액 누설 감지장치로서 센서필름과 일체로서 판매되는 제어기, 커넥터 등의 매출액을 제외하면 피고들 실시제품과 같은 센서필름이 차지하는 비중은 약 45% 상당이다. 또한 원고들의 이 사건 특허발명 관련 제품에 대한 이익률은 40.48%이므로, 특허법 제128조 제2항에 기하여 원고들의 손해액은 다음과 같이 산정된다.

[첨해자의 양도수량] x [특허권자의 단위수량당 이익액] =

1,994,689,305원(= 6,332,347,000원 X 0.7 X 0.45) X 40.48% = 807,450,230원

원고들은 그 중 일부 청구로서 피고들을 상대로 3억원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

2. 손해배상의 범위

가. 피고 B의 2014. 2분기부터 2015. 2분기까지 피고 A에 대한 매출액은 각 분기별로 9,719,000원(2건), 20,234,000원(4건), 20,487,000원(2건) 이다.

나. 피고 A의 2014. 11.경부터 2015. 10.경까지 매입, 매출액은 다음과 같다.

2014. 11. – 12.       2015. 1. – 6.           2015. 7. – 10.

매입액             2,304,000원             31,210,000원          20,487,000원

매출액             952,579,000원         3,220,772,000원      2,158,996,000원

다. 특허법 제127조 제7항에 따라, 피고들이 원고들에게 배상해야할 손해액은 원고들이 일부청구로서 구하는 3억원을 상회할 것으로 보인다.

(1) 피고들은 이 사건 소송절차에서 처음에는 피고들 실시제품을 생산한 적이 없다고 주장하다가, 나중에 2014. 5.경 초도제품으로 150m를 생산하여 H사에 8m를 납품했고 나머지는 성능검사용으로 자체소진하였다고 주장하면서도 관련 매출 자료를 제출하지 않았다.

(2) Y사에 대한 사실조회에 의하면 피고들이 2015. 2. 27.경 삼성전자와 누수센서 설치 계약을 체결하고 피고들의 실시제품의 설치공사를 진행하였다고 확인된다.

(3) 피고들이 제출한 생산량 집계표에 의하면, 2014. 12. 2.부터 2017. 4. 24.까지 총 13,350m가 생산되어 그 중에서 3,300m가 폐기되었고, 총 7,674m가 2015. 1. 1.부터 2017. 5. 26.까지 판매되었고 576m가 하자보수 또는 시험용으로 소진되었고 1,800m가 재고로 남아 있다고 주장하고 있으나, 매입매출 회계자료를 제출하지 않았다.

(4) 과세정보회신에 의하면, 피고 A의 매출액 중에서 피고 B로부터 공급받은 매출액이 상당부분을 차지한다.

(5) 원고 C의 이익률은 40%를 상회한다.

(6) 피고 A의 실시제품의 매입금액은 66,550,000원으로 1m당 매입금액은 4,981원 {=66,500,000원 / 13,350m}로써, 피고 A의 판매이익은 1m당 3만원을 상회할 것으로 보인다. 이에 따라 피고들이 자인하는 13,350m의 생산량에 대한 판매이익은 4억원을 초과할 것으로 추산된다.

정회목 변호사

[특허침해 분쟁] 출원경과 금반언의 제외 범위를 판단하면서도 균둥침해와 손해배상을 인정한 판결

서울중앙지방법원 2017. 8. 31. 선고 2015가합530534 판결

1. 이 사건 발명 및 실시제품과의 차이점

[청구항 1] 필름재질로 된 베이스필름층의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인이 형성되고(이하 ‘구성요소 1’이라 한다),

상기 베이스필름층의 상부면에는 도전라인을 노출시키기 위한 센싱홀들이 일정간격으로 형성된 상부보호필름이 적층되며(이하 ‘구성요소 2’라 한다),

상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것을(이하 ‘구성요소 3’이라 한다) 특징으로 하는 산성용액 누설 감지 장치야(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다).

피고들 실시제품은 이 사건 특허발명의 구성요소 1, 2를 모두 구비하고 있다. 다만, 이 사건 특허발명은 ‘상부보호필름층의 센성홀만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것’인데 비해, 피고들 실시제품은 ‘산성용액 용해물질이 상부보호필름층의 센싱홀에 맞추어 형성되는 점에서는 동일하나 센싱홀뿐만 아니라 센성솔의 주변부까지 겹쳐지도록 구성’되는 점에서 차이가 있다. 원고들은, 센싱홀들은 도전라인을 노출시키기 위한 것으로서 청구항에서 그 형태에 아무런 한정을 하고 있지 아니하므로 피고들 실시제품에서 산성용액 용해물질이 채워져 있는 용해물질 영역도 센싱홀로 보아야 하며, 따라서 피고들 실시제품은 이 사건 구성요소 3도 구비하고 었다고 주장한다. 그러나 이 사건 특허발명의 청구항 및 명세서 기재에 의하면, ‘센싱홀’이란 도전라인을 노출시키기 위하여 상부보호필름층에 형성된 구멍을 의미할 뿐, 센싱홀 주변에 형성된 산성용액 용해물질이 메꾸어진 영역 즉, 가능적으로는 산성용액 용해물질이 용해됨으로써 도전라인이 노출되는 영역을 의미한다고 볼 수 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.

2. 균등침해 여부

이 사건 특허발명의 명세서상 발명의 설명의 기재와 그 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 상부보호필름층의 센싱홀을 산성용액 용해물질로 메꾸어서 강산성의 액체가 누설되는 경우에만 산성용액 용해물질이 용해됨으로써 산성용액을 감지하도록 하는 데 있다. 그런데 피고들 실시제품 역시 상부보호필름층의 센싱홀에 해당하는 부분에 맞추어 산성용액 용해물질로 폐쇄되도록 하여 강산성의 액체에 누설되었을 때에만 통전되도록 하는 점에서 이 사건 특허발명과 과제해결원리가 통일하다.

이 사건 특허발명은 산성용액 용해물질로 센싱홀만을 메꿈으로써 상부보호필름층의 상부표면 또는 도전라인 전체에 산성용액 용해물질 전체를 도포하는 방식에 비해 비용절감의 효과가 발생하는데, 피고들의 제품 역시 센싱홀과 그 주변만 도포함으로써 전체 도포 방식에 비해 비용절감의 효과가 발생한다는 점에서 이 사건 특허발명의 구성요소 3과 실질적으로 작용효과가 동일하다.

3. 출원경과 금반언에 대한 판단

(1) 원고들은 특허청 심사관이 특허 가능한 청구항이라고 견해를 제시한 청구항 4를 분할출원을 하였고, 2014. 2. 25.자 보정으로 청구항 1 내지 3에 대한 거절이유를 극복하기 위하여 청구항 3을 삭제하고 청구항 1의 구성요소 1-3을 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위에 도포되는 코팅층’으로 보정하였다. 그런데 원고들의 위와 같은 보정은 위 구성요소 1-3에 대응되는 특허청 심사관이 인용발명 2로 제시한 ‘산성액이 용해되는 피복층이 상부면 전체에 형성’된 구성과 관련된 것으로, 위 구성요소 1-3을 한정함으로써 그 거절사유를 극복하기 위한 것으로 보인다.

(2) 2014. 2. 25.자로 보정된 청구항 1은 ‘상부보호필름층’의 구성을 한정하고 있지 않는데, 이 경우 원출원의 기술적 과제인 ‘습기나 수분 등에 오작동되지 않는 산성용액 누설 감지 장치를 제공’하기 위하여는 도전라인이 외부로 노출되지 않도록 도전라인이 형성된 부우위 전체에 코팅층이 형성되어야 힐 것이므로, 위 청구항 1 중 ‘도전라인이 형성된 부위에 도포되는 코팅층’은 ‘도전라인이 형성된 전체 부위에 도포되는 코팅층’으로 이해된다.

(3) 원고들은 앞서 본 바처럼 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2015당3769) 청구 사건에서 ‘이 사건 특허발명을 더욱 명확하게 하기 위한 목적’으로 이 사건 제1항 발명 중 ‘산성용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것’을 ‘상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것’으로 정정청구를 하였다. 이에 비추어 보더라도, 원고들은 원출원 당시부터 청구항 1 내지 3과 청구항 4(이 사건 특허발명)는 별개의 기술사상을 가지고 있는 것으로 보고, 청구항 1 내지 3의 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’은 이 사건 특허발명 보호범위에서 제외되는 것으로 이해한 것으로 보인다.

(4) 특허청 심사관이 원출원의 청구항 4에 대하여 ‘특허 가능한 청구항’이라고 심사 견해를 밝힌 것은, 인용발명 2의 ‘산성액에 용해되는 피복층이 상부면 형성([도 2])’된 구성과 대응되는 청구항 1 내지 3의 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’ 구성은 청구항 4의 보호범위에 포함되지 않은 것으로 판단한 것으로 보이고, 또한 청구항 4가 분할출원되어 특허등록된 점에 비추어 보더라도 원출원의 청구항 1 내지 3과 그 보호범위가 동일하지 않다고 판단한 것으로 보인다(만약 청구항 1 내지 3과 보호범위가 동일하다면 중복출원을 이유로 분할출원을 거절하였을 것이다).

위와 같은 사정들에 비추어 볼 때 원고들은 원출원 당시 청구항 1 내지 3과 청구항 4는 서로 별개라고 인식하였고, 그 후 청구항 1 내지 3에 대한 거절사유로 원출완 전체가 거절되는 것을 피하기 위하여 청구항 4를 이 사건 특허발명으로 분할출원하였으므로, 결국 이 사건 특허발명의 권리범위 중 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’은 이 사건 특허발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다.

그러나 앞서 살펴 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 ‘산성용액 용해물질로 센싱홀만을 메꾸는 구성’은 그 보호범위로부터 의식적으로 제외한 ‘산성용액 용해물질을 (베이스필름층 상부면/ 도전라인이 형성된 부위/ 상부보호필름층 상부면) 전체에 도포하는 방식의 구성’과 대응될 뿐이며, 달리 이 사건 특허발명과 작용효과 등에서 실질적으로 차이가 없는 피고들 실시제품 구성 즉, ‘산성용액 용해물질이 센싱홀을 메꾸고 그 주변부의 상부나 하부에 일부 도포된 경우’까지 이 사건 특허발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것으로 볼만한 사정은 없다.

그래서 이 사건 특허발명의 출원절차를 통하여 피고들 실시제품의 치환된 구성요소가 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이라는 피고들의 주장은 이유 없다. 따라서 피고들 실사제품은 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하므로, 피고들이 피고들 실시제품을 생산, 판매하는 행위는 원고들의 특허권을 침해하는 행위에 해당한다.

정회목 변호사