[특허분쟁 실시료] 특허가 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약은 특허무효 확정 이전까지 유효하고 미지급 실시료의 지급의무가 있다는 대법원 판결

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 대법원 2012다42666, 42673 판결에 이어, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이라고 본 판결입니다.

1. 적용 법리

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

2. 법원의 판단

원심은 다음 사실을 인정하고 있다. 원고와 피고는 2011년 6월경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정을 하였다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 그 이후에 이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다고 판단하였다. 그 밖에 이 사건 약정 자체에 별도의 무효사유가 있었다고 볼 만한 사정도 없다.

원심의 판단은 위에서 본 법리에 비추어 정당하고, 상고이유 주장과 같이 특허권 남용에 관한 법리를 오해하거나 전부명령의 효력을 잘못 판단하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

정회목 변호사

[특허 분쟁] 실시계약 후 특허 무효의 원칙적으로 특허실시료의 반환을 청구할 수 없다는 판결

1. 특허 무효와 기지급 실시료 반환의 문제

우리 민법은 법률상 원인 없이 타인의 재산이나 노무로 인하여 이득을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가하는 경우, 그 손해를 당한 자는 이득을 얻은 자에게 부당이득반환청구를 할 수 있다(민법 제741조). 따라서 특허발명의 사용대가로 로열티를 지급하였거나 손해배상을 한 후 그 대상 특허가 무효로 확정되면 부당이득반환이 문제가 됩니다. 이에 대하여 대법원의 판례가 없어 학설이 나뉘어 있었고, 하급심도 무효로 된 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용으로 보았고, 원칙적인 무효의 소급효에 따라 이미 지급받은 로열티는 부당이득으로 반환하여야 한다는 판결도 있었습니다(서울고등법원 2006나76103판결, 서울중앙지방법원 2005가합62919 판결). 따라서 기존 하급심은 무효의 소급효 원칙에 충실히 따른 것으로 보입니다.

그런데 위 대법원 판결로써 이에 대하여 대법원은 아래와 같이 반대로 정리하였습니다. 즉, 위 하급심 판결이 뒤집힌 것입니다.

2. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결의 개요

대법원은 (i) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극), (ii) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부(원칙적 소극) 에 대하여 아래와 같이 판단하였습니다.

(1) 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

(2) 특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.

3. 시사점

위 대법원 판결로써 특허발명에 대한 실시계약 체결 후에 특허가 무효로 된 경우 특허실시료를 반환해야 하는지 여부에 대하여 실시계약에 별도의 무효사유가 존재하는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허실시료에 대한 반환청구를 할 수 없습니다.

무효판결 이전에 지급의무가 있었던 기존 실시료 미지급분의 지급 여부, 이미 지급한 고정급 실시료의 반환 여부 등의 세부적인 문제가 남아있습니다만, 위 판결 판결의 취지에 따라 합리적으로 해석하면 큰 문제는 없을 것으로 보입니다.

정회목 변호사