[상표권 분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 새로운 식별력을 형성하였다고 본 대법원 전원합의체 판결

이미 대법원은 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결에서  ‘’라는 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호(현저한 지리적 명칭)에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결을 유지하면서 위 상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념을 형성하고 있다는 점을 들고 있었습니다. 아래 본 판결도 이와 같은 법리를 다시 확인한 것입니다.

2015후1454   거절결정(상)   (차)   상고기각

[현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 사건]

◇현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지 여부◇

현저한 지리적 명칭․그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다. 현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

원고의 이 사건 출원서비스표()는 현저한 지리적 명칭인  ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합된 것으로 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있고, 이러한 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도 등에 비추어 볼 때 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 수요자들에게 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려짐으로써 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 사례

위와 같은 다수의견에 대하여, ① 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는, 표장이 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하였다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다는 취지의 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과 ② 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있으나, 이러한 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보아야 한다는 취지의 대법관 조희대의 별개의견이 있음

정회목 변호사