[특허분쟁 손해배상] 특허법 제128조 제7항에 따라 특허침해에 대한 상당한 손해액을 인정한 특허법원의 판결

특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275 판결

 

1. 사실관계

 

가. 원고의 특허권

 

1) 이 사건 제1 특허발명

가) 발명의 명칭 : 골프공 공급장치

나) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1999. 2. 10./ 2001. 5. 9./ 제10-0296341호

다) 청구범위

【청구항 1】 (‘이 사건 제1 특허발명’)

골프공을 아래 측으로 이동시키는 가이드 슈트(6), 이 가이드 슈트로부터 골프공을 공급받아 티 또는 매트로 인출시킴과 아울러 이동되는 골프공을 정지시키기 위한 단차를 갖고 설치되는 출구 슈트(8), 이 단차에 의해 정지되어 있는 골프공을 단차로부터 벗어나도록 하기 위하여 이 가이드 슈트의 아래 측으로부터 위 측으로 관통하여 상승하는 리프터(12)를 갖는 골프공 리프팅 수단, 상기 출구 슈트로부터 나오는 골프공을 티에 안착시키기 위한 티 가이드 부재(9)를 포함하며(이하 ‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 골프공 리프팅 수단은 외력을 받아 회전하는 막대부재(16)와, 이 막대부재와 함께 회전하는 푸셔(14)와, 이 푸셔가 회전하는 것에 의해 밀려 올라가면서 단차에 정지된 골프공을 밀어 올려 이 단차로부터 벗어나도록 하는 리프터를 갖는 골프공 공급장치(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다).

 

2) 이 사건 제2 특허발명

가) 발명의 명칭 : 골프공 공급장치의 골프공 걸림 해제장치

나) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1999. 5. 3./ 2001. 11. 16./ 제10-0316111호

다) 청구범위

【청구항 1】 (‘이 사건 제2 특허발명’)

골프공이 다수 개 수용된 공간부(6)의 배출구(8)로부터 골프공을 공급받아 아래 측으로 이동시키는 가이드 슈트(10)와, 상기한 가이드 슈트로 공급되어 이동하는 골프공을 공급받아 티 또는 매트로 인출시키는 출구 슈트(20)와, 상기한 가이드 슈트와 출구 슈트의 경계영역에서 골프공의 이동을 정지시키는 스톱퍼 수단(30)과, 상기한 스톱퍼 수단에 의해 정지된 골프공을 스톱퍼 수단으로부터 벗어나도록 하는 리프팅 수단(40)과 상기한 출구 슈트로 나오는 골프공을 티 또는 매트에 안착시키기 위한 티 가이드 부재(50)로 이루어진 골프공 공급장치에 있어서(이하 ‘구성요소 2-1’ 이라 한다), 상기한 리프팅 수단의 막대부재(42)와 연계하여 골프공의 공급과 동시에 골프공을1개씩 가이드 슈트로 낙하시키는 골프공 걸림 해제수단이 제공된 골프공 공급장치의 걸림 해제장치(이하 ‘구성요소 2-2’라 한다).

 

나. 피고제품들

 

1) 피고 회사는 골프용품 제조업 등을 목적으로 하는 주식회사이고, 피고 B은 피고회사의 실제 운영자이다. 피고들은 2014년 3월경부터 별지 1 목록 기재 무동력 골프볼 공급기(이하 ‘피고제품 1’이라 한다)를 생산·판매하였고, 2015년 초순경부터 별지 5 목록 기재 무동력 골프공 공급기(이하 ‘피고제품 2’이라 한다)를 생산·판매하고 있다(피고제품 1, 2를 합하여 ‘피고제품들’이라 한다).

2) 원고는 2014. 5. 22. 피고회사에 대하여 의정부지방법원 2014카합194호로, 피고 회사가 피고제품 1의 생산․판매 등으로 원고의 특허권을 침해하고 있어 금지를 구하는 내용의 특허권침해금지가처분을 신청하였다. 위 법원은 2014. 12. 1. ‘피고회사는 피고제품 1을 생산․판매․배포하거나 그 목적으로 전시․광고하여서는 아니되고, 그 완제품과 그 반제품, 제조용 금형 및 그 판매를 위한 선전광고물, 포장에 대한 점유를 풀고, 원고가 위임하는 집행관에게 보관을 명한다’는 일부인용 결정(이하 ‘이 사건 가처분결정’이라 한다)을 하였다.

 

2. 법원의 판단 - 손해배상의 범위

 

가. 원고 주장의 요지

 

피고들은, 2014년 3월경부터 2017년 7월경까지 국내 온라인, 오프라인 및 해외에서 피고제품들을 판매하여 얻은 매출액에서 피고제품들 1대당 제조원가에 총 판매대수를 곱한 금액을 뺀 124,870,020원의 이익을 얻었으므로 특허법 제128조 제4항에 따라 원고에게 124,870,020원을 손해액으로 배상할 의무가 있다.

 

1) 피고제품들 온라인 및 해외, 오프라인 판매대수 : 570대 [= 144대(온라인 판매대수) + 45대(해외 판매대수) + 381대(오프라인 판매대수)]

2) 피고들이 피고제품들을 생산하는데 소요된 비용: 37,991,640원 [= 570대 × 66,652원(1개당 제조단가)]

3) 피고제품들 판매액수 합계 : 162,861,660원 [= 20,592,000원(온라인 판매액수) + 6,435,000원(해외 판매액수) + 135,834,660원(오프라인 판매액수)]

4) 피고들이 피고제품들을 판매하고 얻은 이익액 : 124,870,020원 [= 162,861,660원(피고제품들 판매액수 합계) - 37,991,640원(판매된 피고제품들을 생산하는데 소요된 비용)

 

나. 법원의 판단

 

1) 특허법 제128조 제4항의 적용 여부

 

특허법 제128조 제4항은 “제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 침해자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다”라고 규정하고 있고, ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산․판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다.

 

그러나 앞서 든 증거들과 이 사건 변론 전체의 취지를 통하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 원고가 주장하는 내역만으로는 피고들이 침해행위로 얻은 이익액을 구체적으로 산정하기 어려워 특허법 제128조 제4항을 적용하여 손해액을 산정할 수는 없다.

 

① 피고들이 피고제품들의 생산․판매로 원고의 이 사건 각 특허권을 침해한 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고들이 최소 570개의 피고제품들을 판매하였으며, 피고제품들 1대당 제조단가가 66,652원인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

② 그러나, 피고들이 제출한 제조원가표(2016. 6. 28.자)의 66,652원은 피고제품들에 소요되는 부품들의 단순 합계액에 불과할 뿐인 반면, 피고제품들은 위와 같은 부품들을 직접 조립하여 생산되는 것으로 보이므로 이에 따른 인건비, 공장시설 유지·운용비 등이 상당히 소요되었을 것으로 보인다. 그럼에도 이를 확인할 수 있을 만한 구체적인 자료가 현출되어 있지 않다.

③ 피고제품들은 주로 국내 온라인 마켓과 오프라인 매장에서 판매되었는데, 이와 관련하여 포장·배송 등 물류비용 및 광고비용이 소요되었을 것으로 보임에도 이를 산정할 만한 자료가 없다. 또한 일부 피고제품들은 해외로 판매되기도 하였는데, 해외 배송과 관련한 기타 추가 비용 등을 산정할 만한 자료 또한 제출되지 않았다.

④ 물건의 일부가 특허권의 침해에 관계된 경우 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻는 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 이익액을 산출해야 할 것이다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조). 이 사건 각 특허발명이나 피고제품들은 전기에너지의 사용 없이도 골프공을 원활히 배출시키는 것으로서, 이 부분이 소비자들의 주된 구매 동기가 되므로 이 사건 각 특허발명의 주된 기술사상인 ‘무동력 공급기’ 부분이 피고들이 이득을 얻는데 상당한 기여를 한 것으로 볼 수는 있다. 그러나, 피고제품들은 이 사건 각 특허발명의 중심 기술사상 이외에도 와이어, 와이어 담김 부재, 시소형 롱 바, 체결 수단 등 여러 가지 부품들로 구성되어 있고, 피고제품들의 세부 구조에는 피고들의 특허기술이 적용된 것으로 볼 수 있는 부분도 있어 이 부분 또한 감안하여 기여도를 산정해야 하는데, 이와 관련된 구체적인 자료가 현출되지 않아 구체적인 기여도를 산정할 수가 없다.

⑤ 피고회사는 별도의 홈페이지를 마련하여 피고제품들 외에도 골프연습과 관련된 여러 가지 장비들을 판매해 오고 있었으므로, 피고회사의 인지도나 전체적인 판매 현황, 규모 등도 피고제품들의 판매에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

 

2) 특허법 제128조 제7항에 의한 손해배상액의 산정

 

피고들이 원고의 특허권을 침해하여 손해가 발생된 사실은 인정되나, 원고가 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원은 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이에 따라 제출증거의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합적으로 고려하여 피고들이 원고에게 배상하여야 할 손해액을 40,000,000원으로 정한다.

 

① 이 사건 각 특허발명은 전기에너지의 사용 없이 골프공을 쉽게 배출시키는 것으로, 휴대가 쉽고, 사용·유지 비용이 적게 든다. 따라서 ‘무동력 공급기’인지 여부는 소비자들이 골프공 공급기를 구입하는데 크게 고려하는 요소가 되었을 것으로 보인다. 피고들이 피고제품들을 ‘무동력 공급기’라고 광고하면서 지속적으로 생산·판매해 옴으로써 원고가 자신의 특허실시제품을 판매하지 못하였을 것으로 추인된다.

② 원고는 최명으로부터 특허발명에 관한 권리 등을 230,000,000원에 양수하는 등 특허권을 보유하기 위한 상당한 비용과 노력을 기울였고, 이러한 점을 감안하여 이 사건 제1, 2 특허발명에 기한 제품을 온라인에서 대당 220,000원에 판매한 것으로 보인다. 이에 반해, 피고들은 이 사건 각 특허발명을 침해한 피고제품들을 국내에서는 90,000원 내지 165,000원에, 특히 온라인에서는 할인행사를 통해 143,000원에 판매하는 등 원고의 제품보다 현저히 낮은 가격에 판매하여 온 것으로 보인다. 이와 같은 특허권 취득 경위, 판매 정황, 시장현황 등을 감안해 보면 원고가 특허권자임에도 불구하고 피고들의 특허권 침해로 인해 해당 시장에서 가격 경쟁력을 상실하게 된 것으로 볼 여지가 있다.

③ 다만, 피고제품들에는 이 사건 각 특허발명의 중심 기술사상 이외에도 와이어, 와이어 담김 부재, 시소형 롱 바, 체결 수단 등 여러 가지 부품들이 포함되어 있고, 피고제품들의 세부 구조에는 피고들의 특허 기술도 적용된 것으로 보인다. 또한, 피고회사는 피고제품들 외에도 골프연습과 관련된 여러 물품을 판매해 오고 있어 이와 관련된 제품 및 시장개발을 위해 노력해 왔고, 물류 및 광고 등에도 상당한 비용을 지출하였을 것으로 보이므로 이러한 부분들 역시 참작할 필요가 있다.

 

정회목 변호사