[특허분쟁 기술적범위] 대법원 판례 - 발명의 기술적 범위의 확정

 

1. 기본원칙

 

(1) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후917 판결[등록무효(특)]

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 할 것이되, 거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석함에 있어서는 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명의 기재 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하고, 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다.

 

(2) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010다75839 판결(특허권침해금지 등)

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

2. 특수한 청구항에서 발명의 확정

 

가. 기능식 청구항

 

(1) 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결

이 사건 등록고안의 '연결부'의 기재는 기능적 표현이므로, 고안의 상세한 설명과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정하여 보면(피고는 이 사건 등록고안의 청구범위에는 '연결부'라고만 기재되어 있으므로 그 문언대로 해석되어야 하고, 도면이나 상세한 설명의 기재를 참고하여 해석할 수 없다는 취지로 주장하나, '연결부'나 '연결수단'과 같은 기능적 표현의 경우에는 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 해석할 수 있는 것이어서 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.), 그 상세한 설명 및 도면에 명백히 기재되어 있는 바와 같이 연결쇠(14)(18)와 연결클립(15)으로 되는 플랜지타입이나 스크류타입, 볼트조임타입 등의 제작과 조작이 쉬운 연결요소로 구성된 것임에 반하여, 비교대상고안은 이와 같이 구동장치로부터 작업장치를 누구나 쉽게 분리하고 연결할 수 있는 연결수단을 구비하고 있다고 볼 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판시한 사례. (사안) 등록고안의 청구범위의 기재가 기능적 표현인 경우, 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 해석할 수 있다는 이유로 고안의 상세한 설명과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정한 사례.

 

(2) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결

특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.

(사안) 명칭이 “음성 제어 방법”인 출원발명의 구성 1 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면 플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석되므로, 비교대상발명 1에 개시된 ‘캐릭터의 일람 화면표시에서 캐릭터를 선택하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 포함하고 있다는 이유 등을 들어, 그 진보성을 부정한 사례.

 

나. 제조방법이 기재된 물건발명

 

(1) 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

[2] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

[3] 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

[4] 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.

(사안) 특허요건 판단 국면에서. 명칭을 ‘폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름’으로 하는 이 사건 특허발명 중 청구항 6, 7 발명은 편광필름의 제조공정 전에 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 PVA 필름의 제조과정에서 용출되는 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지할 수 있는 기술인데, 비교대상발명들에는 그러한 기술사상이 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 원심 판단 부분은 수긍한 반면, 원심이 곧바로 그에 따라, 청구항 6의 방법에 의해 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하는 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단한 부분은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 해석방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사례.

 

(2) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결

(위 전원합의체 판결의 법리를 인용한 다음) 그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다. (사안) 침해 판단의 국면에서.

 

다. 독립항과 종속항

 

(1) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결

독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것이다.

 

(2) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결

등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지되, 고안의 상세한 설명과 도면 등을 참작하여 실용신안등록청구범위에 기재된 문언의 의미 내용을 해석하는 것이므로, 실용신안등록청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 고안의 상세한 설명과 도면 등을 보충하여 그 문언이 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위를 정하여야 하고, 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

(사안) 독립항과 종속항의 보호범위가 동일하게 되는 ‘독립항의 제한 해석’은 원칙적으로 허용되지 않는다고 보아야 할 것이나(위 2005후1486 판결), 예외 없이 금지된다고 볼

수는 없다는 취지임

 

라. 독립항과 종속항의 구분 기준

 

(1) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결

실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다.

(사안) 이 사건 제2항 내지 제5항 고안은 기재형식에 있어서는 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하여 그 기재형식에 있어서는 마치 이 사건 제1항 고안의 종속항인 양 기재되어 있으나 고안의 내용에 있어서는 이 사건 제1항 고안의 체결볼트로 체결하는 구성을 생략하고 있으므로 이를 독립항으로 본 사례

 

마. 개방형 연결부

 

(1) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결

특허청구범위가 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허 청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다.

(사안) 이 사건 제1항 발명은 ‘화학식 1 모노머, 리튬염 및 비수계 유기용매를 포함하는 고분자 전해질 형성용 조성물의 중합결과물’을 함유하는 고분자 전해질임. 그런데 비교대상발명도 TAEI(화학식 1 모노머의 일종임), 리튬염 및 액체 성분(유기용매와 동일) 조성물의 중합결과물을 함유하는 고분자 전해질이라는 점에서 이 사건 제1항 발명과 같음(다툼 없음). 다만 비교대상발명의 조성물에는 위 각 성분 이외에 PMMA를 추가하여 TAEI의 중합체와 상호침투구조를 형성하고 있다는 점에서만 이 사건 제1항 발명과 차이가 있음.

 

그런데 이 사건 제1항 발명의 “~를 포함하는”이라는 기재는 개방형 연결부로서 명시적으로 기재된 구성요소 이외의 다른 구성요소를 추가하는 경우도 그 특허발명의 기술적 범위로 하므로, 비교대상발명과 같이 PMMA 등 그물형 고분자를 추가한 조성물을 중합한 결과 얻어지는 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질 등을 포괄하는 상위개념으로서 그 기술적 구성 및 범위가 명확함.

 

위와 같은 판단을 전제로 하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성들은 모두 비교대상발명에 개시된 것임.

 

정회목 변호사