[특허 직무발명] 대법원 판례 - 직무발명

(1) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

[2] 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

(2) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결

[1] 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.

[2] 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀 누설행위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다.

 

(3) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결

구 발명진흥법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상실시권을 가질 뿐이다. 따라서 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없다. 그리고 구 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽사리 인정할 수 없다.

 

(4) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320(병합) 판결

[1] 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 사용자가 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원은 사용자가 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.

(사실관계) 피고들은 이 사건 합금과 같이 강도가 높으면서도 가벼운 특성이 필요한 휴대용 전자제품의 부품을 제조하는 데 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 발명이 원고 회사에 긴요하다는 점을 잘 알고 있으면서도, 위 합금을 개발한 후 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 Y2(원고 회사의 이사) 지분을 원고 회사에 이전하는 절차를 밟지 아니하고, 위 발명 전체에 대하여 피고 Y1(원고 회사 외부의 제3자) 명의로 단독 특허등록을 받아 피고 Y1 명의의 사업체를 통하여 피고들이 공동으로 수익을 얻고자 하였으며, 실제로 소외 회사들과 사이에 이 사건 합금에 대한 라이선스계약을 체결하기까지 한 사실관계를 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고들은 공모하여, 피고 Y2가 원고 회사와의 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여, 이 사건 합금 발명완성 사실을 원고 회사에 알리지 아니하고 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 Y2의 지분을 피고 Y1에게 이중으로 양도하여 피고 Y1이 단독으로 특허권 등록을 마치도록 하고, 피고 Y2, 丙의 주선으로 피고 Y1이 위 합금 발명에 관하여 다른 업체와 라이선스 계약을 체결하도록 함으로써, 원고 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하므로, 피고들은 공동불법행위자로서 원고 회사에 대하여 손해를 배상할 책임을 부담한다고 본 사례

[2] 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다.

(사실관계) 원심은 이 사건 합금을 피고 Y2가 단독으로 발명하였다고 보는 전제에서 피고들이 운영하는 사업체 명의로 소외 회사로부터 위 합금 발명의 특허에 대한 기술료로 지급받은 금원 전액을 원고 회사에 귀속되어야 할 것임에도 그가 얻지 못한 손해액에 해당한다고 판단하였으나, 이 사건 합금은 피고 Y2, Y1이 공동으로 발명한 것으로서 위 기술료 가운데 원고 회사가 피고들의 배임행위로 얻지 못한 이익 상당액은 피고 Y2 지분에 상응하는 금액에 한정되므로, 원심으로서는 이 사건 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 Y2의 지분을 심리하여 확정하고, 위 기술료 가운데 그 지분에 상응하는 금액만을 손해액으로 산정하여 배상을 명하였어야 한다고 보아 원심을 파기한 사례

[3] 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원으로 하여금 사용자에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자가 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자가 종업원의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원에게 문서로 알린 경우에는 종업원의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다. 그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할것이므로, 사용자는 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

(사실관계) 사실심 변론종결 시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 이 사건 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 Y2 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 바 없으므로, 원고 회사는 피고 Y2에게 이 사건 합금 발명에 대한 권리 중 피고 Y2 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 피고 Y1 앞으로 등록된 특허권 중 피고 Y2 지분에 관하여 피고 Y1을 상대로 피고 Y2를 대위하여 피고 Y2에게 이전등록할 것을 청구하며, 동시에 피고 Y2를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 할 것이어서, 원심이 이전등록청구를 배척한 이유는 부적절하나 결론에 있어서는 정당하다고 한 사례

 

(5) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허 출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전 등록을 구할 수는 없다고 할 것이다.

(사실관계) 이 사건 특허발명은 원고가 출원할 권리를 가지고 있는 것인데 원고가 피고에게 그 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록 결정을 받은 것이므로 피고는 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있다는 원고의 주장에 대하여, 설령 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고 피고는 무권리자라고 하더라도, 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기하여 이 사건 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받고 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 출원일 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복하여야 하고 이 사건 특허에 관하여 피고에게 직접 이전을 구할 수는 없다고 보아, 원고의 주장을 배척한 원심의 판단이 정당하다고 본 사례

 

정회목 변호사