[특허 직무발명보상금 분쟁] 공동사업 약정 해지로 특허권이전등록절차 이행 및 직무발명보상금 청구 관련 소송

 

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

 

1. 원고는 피고의 대표이사 D와 보일러(에너지) 사업을 함께 하기로 하고, 2011. 9. 1. 피고에 입사하여 보일러(에너지) 사업부 사장으로 근무하며 2건의 특허(‘이 사건 특허’)를 발명하고 사업을 하던 중에 성과보상에 관한 다툼으로 2014. 4. 25. 피고에서 퇴사하였습니다.

 

그런데 피고는 이 사건 특허가 등록된 2012년경부터 이를 이용한 난방기기를 조달청에 납품하였고, 2014. 2. 28. 조달청장으로부터 L제품은 우수제품으로 지정되었습니다. 또한 피고는 2014. 7. 30. 이 사건 특허에 대하여 M사에 통상실시권을 설정하여 주었고 M사는 2015년경부터 이를 이용한 난방기기를 조달청에 납품하였습니다.

 

2. 원고는 이 사건 특허가 피고에 입사하기 전에 완성된 것이므로 피고의 직무발명이 될 수 없고, 공동사업 약정의 해지로 특허권도 발명자인 원고에게 반환되어야 한다고 주장했으나 법원은 원고의 이전등록청구에 대하여 증거가 없다는 이유로 기각하였습니다.

 

3. 원고는 위 청구가 인정되지 않을 경우를 대비하여 이 사건 특허에 대한 직무발명보상금의 지급도 청구하였습니다. 원고는 원고에게 422,605,231원{= 247,796,181원{= 피고와 M의 조달청 납품 매출액 825,987,270원 x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%} + 174,809,050원{= 피고의 조달청 이외 매출액 9,711,613,910원 x 실시료율 6% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}}를 청구하였습니다.

 

4. 발명진흥법에 따라 법원은 아래와 같은 방식으로 직무발명보상금을 산정하였습니다. M사의 실시료에 관한 증거는 제출되지 않아 이 역시 파악된 매출액을 근거로 함께 산정하였습니다.

 

직무발명보상금 = 피고가 얻을 이익(피고 제품 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상률 x 원고의 발명자 기여율

 

먼저 조달청장에 대한 사실조회회신, 피고 제출 매출자료 등을 통하여 피고의 조달청 매출액은 574,054,927원, 피고의 일반 매출액은 1,763,131,765원, M의 조달청 매출액은 176,842,590원으로 판단되었습니다.

 

피고는 이 사건 특허를 이용하여 난방기기를 제조판매하기 이전에는 난방기기를 판매하지 않았고 특허 등록 이후 매출액이 상당히 증가하였으므로 이 사건 특허가 피고의 매출 증가에 기여한 정도가 상당하다고 보이므로, 법원은 독점권 기여율은 30%로 보았습니다. 법원은 기계/도구 산업분야의 실시료율 평균값이 5.1%로 조사된 결과를 근거로 가상실시료율은 5.1%로 보았습니다. 발명자 보상률에 대해서, 법원은 원고가 피고 입사 전부터 관련 업무와 특허를 연구하였고 보일러 사업부를 전담하였으나 피고도 보일러 사업무를 신설하고 인적, 물적 자원을 지원하였다고 보아 이를 30%로 제한하였습니다. 원고는 단독 발명자이고 실질적으로도 이 사건 특허 발명 관련 연구를 전담하였으므로 발명자 기여율은 100%입니다.

 

5. 법원은 위와 같은 근거로 피고의 직접 매출에 대한 직무발명 보상금은 10,727,686원{= 매출액 합계 2,337,186,692원(= 574,054,927원 + 1,763,131,765원) x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상률 30% x 발명자 기여율 100%}이고, M에 통상실시권을 허야하여 발생한 직무발명보상금은 811,707원{= 매출액 176,842,50원 x 독점권 기여율 30% x 가상 실시료율 5.1% x 발명자 보상율 30% x 발명자 기여율 100%}로 산정하였습니다. 따라서 법원은 피고가 원고에게 직무발명보상금 11,539,393원을 지급할 것으로 판결하였습니다.

 

[참고]

법원의 판결문에는 2014. 1. 31. 시행 이후의 발명진흥법을 기준으로 제15조 제6항에 의해 정당한 보상금 판단 요건을 설시하고 있으나 위 사실 관계로 볼 때에 2012년경에 출원 또는 등록된 것으로 보이므로 2011년 시행된 발명진흥법을 근거로 살펴야 합니다. 이 경우에는 제15조 제3항이 적용되어야 합니다. 그리고 M사 통상실시권에 대한 직무발명보상금은 독점권 기여율을 곱하는 것은 불필요하고 M사 매출액에 가상 실시료율을 곱하여 피고가 받을 실시료를 계산한 후에 이에 대하여 발명자 보상율과 기여율을 곱하여 산정하면 족하다고 보입니다.

 

정회목 변호사