[특허분쟁 직무발명] 직무발명에 기한 보상금을 청구한 당사자가 발명에 실질적으로 기여한 바가 없어 발명자에 해당하지 아니한다고 본 판결

특허법원 2017. 8. 11. 선고 2016나1615 판결

 

이 사건 제1특허발명은 경제운전 안내시스템, 제2특허발명은 차량의 발전 제어장치 및 방법, 제3특허발명은 자동 변속기 차량의 연비 향상 방법에 대한 것으로, 원고는 제1특허발명에 대하여는 공동발명자 중 1인으로, 제2, 3특허발명에 대하여는 단독발명자로 등재되어 있다. 원고는 피고 회사에 근무하던 중 이 사건 특허발명을 발명하였으며, 피고가 원고로부터 위 직무발명들에 관한 특허를 받을 권리를 승계하여 이후 특허등록, 실시하였음을 들어 이에 대한 보상금 지급을 청구하였다.

 

발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미하며, 공동발명자는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하고 발명의 기술적 과제 해결을 위해 실질적으로 기여한 바가 있어야 한다. 그런데 원고는 위 특허발명들에 대한 발명자라 할 수 없다. 제1특허발명에 대하여는 업무보고서를 작성한 바 있으나 그 내용에는 제1특허발명의 핵심 구성인 목표 경제주행 영역을 자동변속기 변속패턴에서 새롭게 정의하는 구성이 기재되어 있지 않다. 원고가 제1특허발명에 관하여 기여한 부분은 통상의 기술자에게는 자명한 내용에 불과하다. 제2특허발명에 대하여 원고는 역설계를 제안하였는데, 실제 시험을 수행하고 제2특허발명의 핵심 구성이 보고서를 작성한 것은 원고의 부하직원이었다. 제3특허발명에 대하여는 그 핵심구성이 포함된 보고서는 원고가 해당 부서에 근무하기 전에 이미 완성되어 있었으므로 역시 원고를 발명자라 볼 수 없다. 따라서 원고는 직무발명에 대한 보상금을 청구할 권리가 인정되지 아니한다.

 

1. 사실관계

 

가. 당사자들의 지위

 

1) 원고는 1992. 1. 13.부터 2008. 6. 23.까지 피고 회사에서 근무하였는데, 근무기간 중 1999. 7. 26.부터 2006. 9. 13.까지는 성능시험 2팀에서 배기시험개발 업무를, 2006. 9. 14.부터 퇴직할 때까지는 성능시험 4팀에서 동력연비시험개발 업무를 각각 담당하였다. 원고는 아래에서 보는 이 사건 제1 특허발명에 대하여는 B, C, D과 함께 공동발명자로, 이 사건 제2, 3 특허발명에 대하여는 단독 발명자로 각각 등재되어 있다.

2) 피고는 기아자동차 주식회사와 함께 이 사건 제1~3 특허발명에 대한 특허출원을 하여 각각 특허등록을 받았다가, 2016. 5. 3. 이들 특허권 모두를 포기하여 각 그 권리의 말소등록이 마쳐졌다.

 

나. 이 사건 제1 특허발명

 

1) 발명의 명칭 : 경제운전 안내 시스템

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 12. 12./ 2014. 1. 20./ 제1356197호

3) 청구범위

【청구항 1】변속 패턴 맵 저장부; 차속, TPS2)값, 변속단 및 댐퍼클러치 온/오프 여부를 포함하는 정보를 수집하는 차량 정보 수집부; 상기 변속 패턴 맵 및 상기 차량 정보 수집부에서 수집된 정보를 기초로 차량의 현재 주행상태와 목표 경제주행 영역을 산출하는 주행상태 산출부; 이 주행상태 산출부에서 산출된 현재 주행상태와 목표 경제주행 영역을 가속도 또는 속도를 기준으로 서로 비교할 수 있도록 디스플레이 상에 표시하는 디스플레이 제어부;를 포함하고, 상기 목표 경제주행 영역에는, 변속 패턴 맵 상에서 업시프트 곡선 1차 변곡점 이하의 TPS값 및 차속을 가져 차속 증가시 해당 업시프트 곡선을 지나 신속하게 현재 변속단보다 높은 단으로 변속이 이루어지는 영역인 패스트 업시프트 영역이 포함되는 것을 특징으로 하는 경제운전 안내 시스템

 

 

다. 이 사건 제2 특허발명

1) 발명의 명칭 : 차량의 발전 제어장치 및 방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 11. 7./ 2010. 5. 3./ 제957144호

3) 청구범위

【청구항 1】엔진의 시동 온/오프에 대한 정보를 제어부에 제공하는 이그니션 검출부; 배터리의 전극에 장착되어 배터리의 충전상태를 판단하기 위한 정보를 제어부에 제공하는 배터리 검출부; 엔진 회전수에 대한 정보를 제어부에 제공하는 엔진 회전수 검출부; 주행 차속의 정보를 제어부에 제공하는 차속 검출부; 스로틀 밸브의 개도량을 제어부에 제공하는 스로틀 개도 검출부; 가속페달의 변위량을 제어부에 제공하는 가속페달 검출부; 엔진의 시동 온에 따라 배터리의 정보와 차량의 주행조건을 종합하여 순차적으로 충전제어와 방전제어 및 목표 충전제어를 실행하는 제어부; 상기 제어부의 제어신호에 따라 전압을 발전시켜 목표 충전상태를 추종시키는 알터네이터를 포함하는 차량의 발전 제어장치

 

라. 이 사건 제3 특허발명

 

1) 발명의 명칭 : 자동 변속기 차량의 연비 향상 방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 9. 18./ 2009. 7. 1./ 제906885호

3) 청구범위

【청구항 1】엑셀에서 발을 떼는 것과 같이 운전자의 감속 의지가 발생하고, 터빈 회전수에 비해 엔진 회전수가 차이가 클 때, Fuel Cut Off 확대를 위해, 목표 엔진 회전수를 토크 베이스 컨트롤로 제어하는 EMS 차량에 있어서, TCU3)로부터 엔진회전수 상승 요구가 있는가 판단하는 단계와; 상기 TCU로부터 상기 엔진회전수 상승 요구가 있으면 목표 엔진회전수를 현재 엔진 회전수보다 제1 상수만큼 커지도록 증가시키고, 상기 목표 엔진회전수를 일정 기울기로 상승시키면서, 상기 목표 엔진회전수가 상기 터빈회전수와 제2 상수 이하만큼 작아지는 범위에 들어오면 이를 유지하는 단계와; 상기 목표 엔진회전수의 상승으로 상승한 상기 엔진회전수가 터빈 회전수와 제3 상수 이하의 차이를 가지면, 이를 제1 시간 내의 시간 동안 만족하는지를 판단하는 단계와; 상기 엔진 회전수와 상기 터빈 회전수와의 차이가 제3 상수 이하이며, 이를 제1 시간 내의 시간 동안 만족하면, Fuel Cut Off의 문턱 RPM을 최소값으로 설정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동변속기 차량의 연비향상 방법

 

2. 법원의 판단 - 원고가 이 사건 제1 내지 3 특허발명의 발명자인지 여부

 

가. 관련 법리

 

발명이란 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 의미하므로 (특허법 제2조 제1항), 발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다. 한편, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

 

또한 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 등

참조), 그 입증책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.

 

나. 이 사건 제1 특허발명 부분

 

앞서 본 법리를 토대로 위 인정 사실 및 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 원고는 이 사건 제1 특허발명의 등록공보에 발명자 중 1인으로 기재되어 있기는 하지만, 이 사건 제1 특허발명의 공동발명자라고 할 수는 없고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다.

 

가) 먼저 앞서 본 바와 같이 2007. 4. 초부터 경제운전 알림기능 개발에 관한 업무를 주관한 것은 B이고, B이 2007. 5. 9. 작성한 발명제안서는 이 사건 제1 특허발명과 동일한 내용이 기재되어 있으므로, B이 이 사건 제1 특허발명의 진정한 발명자로 보는 것이 자연스럽다.

 

나) 원고는 2007. 4. 20.경부터 경제운전 알림기능 개발과 관련하여 메카트로닉스개발팀과 협력하여 2007. 5. 10.경 아래와 같은 내용이 기재된 업무보고서를 작성하였다. 그런데 위 업무보고서에 의하면 정속/가속 시 차량 주행 상태에 대한 연비소모 Zone의 기준이 자동변속기 변속패턴(맵)을 기반으로 하여 정해진 것임을 알 수는 있으나, “Green 영역”에 대해서는 “정속 운전”이라고만 기재되어 있을 뿐, 이 사건 제1 특허발명의 핵심 구성이 기재되어 있지 않다. 즉, 이 사건 제1 특허발명의 핵심 구성은 위 업무보고서의 “Green 영역”에 해당하는 ‘목표 경제주행 영역’을 자동변속기 변속패턴(맵)에서 새롭게 정의하는 것으로서, 목표 경제주행 영역에는 ‘패스트 업시프트 영역’, ‘업시프트 영역’, ‘댐퍼 클러치온(ON) 영역’ 중 어느 하나의 영역이 포함된다. 특히 이 사건 제1 특허발명 중 청구항1에는 목표 경제주행 영역에 패스트 업시프트 영역이 포함되고 패스트 업시프트 영역은 변속 패턴 맵 상에서 곡선 1차 변곡점 이하의 TPS값 및 차속을 가져 차속 증가 시 해당 업시프트 곡선을 지나 신속하게 현재 변속단보다 높은 단으로 변속이 이루어지는 영역으로 정의되어 있다.

 

결국 원고가 작성한 위 업무보고서에 따르면, 원고는 단순히 매카트로닉스 개발팀에 차량 주행 상태에 대한 연비 소모 Zone의 기준이 자동변속기 변속패턴(맵)과 연관된다는 기본적인 아이디어를 제시한 정도로 보일 뿐이고, 더 나아가 위 업무보고서의 존재만으로 원고가 이 사건 제1 특허발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어렵다.

 

다) 한편, 비록 원고가 B에게 자동변속기 변속패턴(맵)에 대한 배경 이론을 설명해 주어 그에 대한 이해를 도왔다고 하더라도, 그러한 배경 이론은 이 사건 제1 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 기술자에게는 자명한 내용에 불과하고, 굳이 원고가 아니더라도 B 스스로 자동변속기 관련 서적을 참고하거나 다른 자동변속기 전문가로부터 손쉽게 획득할 수 있는 기초 지식에 불과하다. 더욱이 이 사건 제1 특허발명이 자동변속기 변속패턴(맵) 그 자체에 관한 것이 아니라, 자동변속기 변속패턴(맵)을 토대로 목표 경제주행 영역을 정의하고, 현재 주행상태와 비교하여 표시하는 데에 그 기술적 특징이 있음을 함께 고려해 보면, 원고의 위와 같은 도움은 단순한 조언 수준을 넘지 못하는 것이고, 이 사건 제1 특허발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 평가될 수도 없다.

 

라) 나아가 B이 2007. 5. 9. 사내 전산시스템에 등록한 발명제안서에 이미 제1특허발명의 대부분 내용이 그대로 기재되어 있었다는 점에서, 이 사건 제1 특허발명은 B이 위 발명제안서를 등록할 무렵 이미 완성되었다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 제1 특허발명의 완성 이후에 원고가 실주행 실험을 통해 실연비 개선효과에 관한 데이터를 수집하는 등의 역할을 하였다고 하더라도, 이는 이미 완성된 이 사건 제1 특허발명에 대하여 실험이나 검증을 한 것으로 볼 수 있을 따름이지, 이를 가리켜 발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 할 수는 없는 것이다.

 

다. 이 사건 제2 특허발명 부분

 

아래와 같은 사실관계와 사정들에 비추어 보면, 이 사건 제2 특허발명의 경우에도 원고가 진정한 발명자라고 인정하기는 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

 

가) 피고는 2005년경부터 도요타, 혼다 등 일본 경쟁회사의 차량에 적용된 발전제어 로직을 분석하고 벤치마킹을 하기 위한 연구를 진행해왔고, 그 결과물의 하나로 2005. 7. 4. ‘일본차, ALTERNATOR 발전제어 현황보고서’가 작성되었다. 한편, 원고는 혼다 CRV 차량의 역설계 결과를 기초로 혼다 CRV 차량의 발전 제어로직을 BH 차량에 적용하자는 제안을 한 바 있고, 원고의 부하 직원인 성능시험 4팀의 D은 2006. 11. 6. ‘BH 가변제어 알터네이터 로직분석 보고서’를 작성하였는데, 위 보고서에는 혼다 CRV 차량의 발전제어를 BH 차량에 실제 적용하여 그 성능을 시험한 결과가 포함되어 있다.

 

나) 이 사건 제2 특허발명의 핵심 구성은 ‘충전 제어과정, 방전 제어과정 및 목표 충전상태 제어과정’으로 이루어지는 차량의 발전 제어로직 부분이고, 구체적으로는 이 사건 제2 특허발명 중 청구항 1, 8에 위와 같은 핵심 구성이 구현되어 있다. 그런데 D의 위 2006. 11. 6.자 보고서에 첨부되어 있는 혼다 CRV 차량의 발전 제어로직도 충전제어, 발전제어 및 On/Off 제어 과정으로 이루어져 있고, 이는 이 사건 제2 특허발명의 핵심 구성과 아무런 차이가 없다.

 

다) 결국 이 사건 제2 특허발명은 혼다 CRV 발전 제어로직을 역설계한 결과와 실질적으로 동일한 것이어서, 원고가 위 역설계 결과를 기초로 피고 회사에 이 사건 제2 특허발명의 발명제안서를 제출하였다고 해서, 원고를 이 사건 제2 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 볼 수는 없다.

 

2) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

 

이에 대하여 원고는, 이 사건 제2 특허발명이 혼다 CRV 차량의 발전 제어로직의 역설계 결과를 기초로 한 것이기는 하지만, 방전 제어 구간에서 목표 충전제어 구간으로 넘어가면서 충분한 충전과정을 거치는 데 비하여, 혼다 CRV 차량의 발전 제어는 방전 제어 구간에서 바로 충전량(SOC) 제어 구간으로 천이된다는 점에서 차이가 있다는 취지로 주장한다.

 

그러나 이 사건 제2 특허발명 중 청구항 8에는 ‘충전 제어 및 방전 제어과정이 완료되면 배터리의 실질적인 목표 충전상태를 결정하고, 목표 충전상태를 추종하는 알터네이터의 발전량을 피드백 제어하는 목표 충전상태 제어과정’이 기재되고 있고, 청구항 1의 제어부 역시 ‘순차적으로 충전 제어와 방전 제어 및 목표 충전상태 제어를 실행하는’ 것으로 기재되어 있다. 또 원고의 위와 같은 주장은 이 사건 제2 특허발명과 혼다 CRV 발전 제어로직은 그 목표 충전상태(또는 SOC 값)가 서로 다르다는 취지인 것으로 보이나, 이 사건 제2 특허발명의 청구범위에는 목표 충전상태의 구체적인 범위가 기재되어 있지 않다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

 

라. 이 사건 제3 특허발명 부분

 

아래의 사실관계와 사정들에 비추어 보면, 원고는 이 사건 제3 특허발명의 진정한 발명자라고 하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다.

 

1) 피고 회사의 성능시험 4팀은 2004년경부터 미국 델파이 오토모티브 시스템스(Delphi Automotive Systems, 이하 ‘델파이’)에 용역을 주는 등의 방법으로 엔진회전수 상승제어에 관한 로직을 연구, 개발해왔다.

 

2) 이 사건 제3 특허발명은 자동 변속기 차량의 연비 향상을 목적으로 엔진 회전수를 터빈 회전수까지 상승시켜 직결 감속을 쉽게 하기 위한 엔진 회전수 상승제어 로직에 관한 것으로서, 이 사건 제3 특허발명 중 청구항 1의 핵심 구성은 ‘엔진 회전수의 상승 요구가 있으면 먼저 목표 엔진 회전수를 상승시켜 터빈 회전수와 일정 범위 내로 유지하도록 하고, 목표 엔진 회전수의 상승에 따라 엔진 회전수가 상승하게 되어 터빈 회전수에 근접하게 되고 일정 시간동안 유지되면 직결 감속이 되도록 하는 것’이다.

 

3) 한편, 성능시험 4팀 소속 L은 2006. 1. 2. ‘TMS 용역 개발(델파이) 중도금 지급 검토 보고’를 작성한 바 있는데, 위 보고서에는 그 말미에 첨부서류로 이 사건 제3 특허발명의 핵심 구성이 그대로 포함된 아래 “Engine speed up control for coast lock up(감속 직결에서의 엔진회전수 상승제어)”이라는 제목의 개념도가 첨부되어 있었다.

 

4) 따라서 이 사건 제3 특허발명은 2006. 1. 2. L이 위 보고서를 작성하였을 무렵 이미 완성된 상태에 있었다고 보아야 하므로, 그 후인 2006. 9. 14. 위 업무를 담당하던 성능시험 4팀에서 근무하게 된 원고가 이 사건 제3 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 보기는 어렵다.

 

정회목 변호사