[특허분쟁 특허요건] 대법원 주요 판례 - 특허요건 중 산업상 이용할 수 있는 발명, 공지 또는 공연히 실시된 발명, 선출원, 확대된 선출원

1. 산업상 이용할 수 있는 발명 - 대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436 판결

 

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다.

(사안의 개요) 명세서 기재에 의할 때, 이 사건 발명에 포함된 ‘피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 수신측에 일회용 패스워드를 제공하는 단계’의 구성은 ‘이미 인증이 완료된 피투피 통신에 의한 인증 채널을 통해 일회용 패스워드를 수신측에 제공하는 단계’의 구 성일 뿐, 상대방을 확인하여 인증 채널을 형성하는 절차까지 포함하지는 않는다고 할 것이므로, 이와 같은 상대방 확인절차가 사람의 정신적 판단 또는 인위적 결정을 필 요로 하는지 여부에 관계 없이 사람의 정신활동을 대상으로 하였다고 할 수 없어, 구 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못 한다고 할 수 없다고 한 사례.

 

2. 공지 또는 공연히 실시된 발명 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결

 

특허법 제30조 제1항 및 그 제1호는 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우”(이하 ‘자기공지’라고 한다) 에는 “그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다”라고 정하고, 같은 조 제2항 전단은 “제1항 제1호의 규정을 적용 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 한다”는 뜻을 정하고 있다. 특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제 1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니 한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2 항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다.

(사안의 개요) 학술대회에서 출원발명과 관련된 연구 결과에 관한 논문을 발표한 발명자들로부터 특허 받을 권리를 승계한 자가, 출원발명의 특허출원서에 위 발명이 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지를 기재하지 아니하고 출원한 후 다시 특허청에 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지를 기재한 서면을 제출한 사안에서, 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호가 적용될 수 없다고 한 사례.

 

3. 선출원, 확대된 선출원

 

(1) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져 보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

 

(2) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

 

(3) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.

 

정회목 변호사