2021년 2월 23일 화요일

[특허분쟁 소송절차] 대법원 판례 - 특허소송 절차상 기타 사항


1. 일사부재리

 

(1) 대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결

일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 없다.

 

(2) 대법원 2013. 9. 13. 선고 20121057 판결

전에 확정된 심결의 증거를 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나, 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 이유와 실질적으로 저촉된다고 없는 경우에는, 확정된 심결과 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 없다.

 

2. 발명자 판단

 

(1) 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

 

(2) 대법원 2011. 9. 29. 선고 20092463 판결

특허법 33 1 본문은 발명을 사람 또는 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 있는 권리를 가진다고 규정하고, 133 1 2호는 33 1 본문의 규정에 의한 특허를 받을 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편, 특허법 2 1호는발명”이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 33 1항에서 정하고 있는발명을 바로 이러한 발명행위를 사람을 가리킨다고 것이다. 따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하무권리자 한다) 발명자가 발명의 구성을 일부 변경함으로써 기술적 구성이 발명자가 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 변경이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가삭제변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효라고 것이다.

 

(3) 대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결

회사 직원인 피고인이 특허출원하면서 특허출원서 발명자란에 발명자( 회사의 대표이사) 외에 피고인의 성명을 추가로 기재하여 공동발명자로 등재되게 사안에서, 발명자에 해당하는지는 특허출원서 발명자란 기재 여부와 관계없이 실질적으로 정해지므로 행위만으로 곧바로 회사의 특허권 자체나 그와 관련된 권리관계에 어떠한 영향을 미친다고 없어, 결국 그로 인하여 회사에 재산상 손해가 발생하였다거나 재산상 손해발생의 위험이 초래되었다고 없으므로 업무상배임죄가 성립하지 않는다고 사례.

 

3. 섭외적 법률관계

 

(1) 대법원 2011. 4. 28. 선고 200919093 판결

[1] 외국 법원의 관할을 배제하고 대한민국 법원을 관할법원으로 하는 전속적인 국제관할의 합의가 유효하기 위해서는, 당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하지 아니하고, 대한민국 법원이 대한민국법상 당해 사건에 대하여 관할권을 가져야 하는 외에, 당해 사건이 대한민국 법원에 대하여 합리적인 관련성을 가질 것이 요구되며, 그와 같은 전속적인 관할 합의가 현저하게 불합리하고 불공정하여 공서양속에 반하는 법률행위에 해당하지 않는 관할 합의는 유효하다.

[2] 당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하는지 여부와 관련하여 특허권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와 행위의 유효성에 대하여 판단할 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나 ·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 있으나, 주된 분쟁 심리의 대상이 특허권의 성립, ·무효 또는 취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력 유무일 뿐인 양도계약의 이행을 구하는 소는 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 없다.

(사안) 갑이 을에게서, 을이 특허권자 또는 출원인으로 일본국 특허권 또는 특허출원과 특허발명들에 대응하는 일본국 외에서의 특허출원 등록된 특허권 일체와 관련한 모든 권리를 무상양도받기로 하는 계약을 체결하면서, 양도계약과 관련한 분쟁이 발생할 경우 관할법원을 대한민국 법원으로 하기로 약정한 사안에서, 양도계약에 기하여 특허권의 이전등록 또는 특허출원인 명의변경을 구하는 소는 주된 분쟁 심리의 대상이 양도계약의 해석 효력의 유무일 특허권의 성립, ·무효 또는 취소를 구하는 것과 무관하므로 특허권의 등록국이나 출원국인 일본국 법원의 전속관할에 속한다고 없고, 또한 대한민국법상 당사자 사이에 전속적 국제관할합의를 하는 것이 인정되고 당해 사건이 대한민국 법원과 합리적 관련성도 있으며, 달리 전속적 국제관할합의가 현저하게 불합리하거나 불공정하여 공서양속에 반한다고 없으므로, 전속적 국제관할합의가 유효하다고 사례

 

(2) 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 24조의 적용대상이라 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 발생의 기초가 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 28 1, 2 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

(사안) 사용자인 원고와 종업원인 피고 사이에 맺어진 근로계약에 따라 사건 직무발명이 완성되고 피고가 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권을 근거로 원고의 외국 거래처에 특허침해금지 경고문을 보내자 원고가 피고에 대하여 영업방해금지를 청구함으로써 원고가 특허권에 대하여 통상실시권을 취득하는지 여부가 영업방해 금지청구의 선결문제로 사안에서, 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 , 원고가 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 무효 등에 관한 것이 아니어서 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니하는 점을 들어 대한민국에 국제재판관할권이 있다고 사례

(사안) 원고와 피고 사이의 근로계약에 관한 준거법이 대한민국 법률인 이상 원고가 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 실용신안권에 관하여 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률인데, 법률은 직무발명 완성 당시 시행되던 특허법(2006. 3. 3. 법률 7869호로 개정되기 이전의 , 이하 특허법이라 한다) 39 1 특허법을 준용하는 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 7872호로 개정되기 이전의 , 이하 실용신안법이라 한다) 20 1항이고, 원고는 법률에 의하여 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 가진다고 사례

 

4. 실시계약의 대상인 특허의 무효와 기지급 특허실시료 반환의무

 

(1) 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666(본소), 42673(반소) 판결

[1] 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 133 3항의 규정에 따라 같은 1 4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 없게 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 없다.

[2] 특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 , 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 것이다.

(사안) 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서 실시계약이 원시적 불능이라고 없고, 특허의 무효를 사유로 들어 실시계약을 착오를 이유로 취소할 수도 없으므로 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 사례

 

5. 특허권이 공유인 경우 공유자에게 공유물분할청구권이 인정되는지

 

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결

특허권이 공유인 경우에 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 없는 [특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 , 이하 같다) 99 2, 4 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 등의 특별한 사정이 없는 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 것이다(상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002567 판결 참조). 그런데 앞에서 특허법 99 2 4항의 규정 취지는, 공유자 외의 3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 3자가 투입하는 자본의 규모ㆍ기술 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 99 2 4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 것이다.

(사안) 특허권 디자인권의 공유자인 원고가 공유물분할을 청구한 사안에서 경매에 의한 대금분할을 인정한 원심판단이 정당하다고 보고 상고를 기각한 사안

 

6. 특허법과 독점규제법의 관계

(1) 대법원 2014. 2. 27. 선고 201224498 판결

공정거래법 59조는 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.” 규정하고 있으므로, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위 대하여는 공정거래법이 적용되고, 이는정당한이란 표현이 없던 독점규제 공정거래에 관한 법률(2007. 8. 3. 법률 8631호로 개정되기 전의 ) 59조의 경우도 마찬가지이다.

 

‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조판매를 시도하면서 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 경우, 합의가특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위 해당하는지는 특허권자가 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 이를 위하여는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

(사안) 원고들은 항구토작용을 하는온단세트론 제조방법에 관한 특허를 받아조프란이란 상품명으로 항구토제를 판매하고 있었는데, 甲회사가 원고들의 특허와 다른 제조방법으로온단세트론 자체 개발하였다면서온단세트론성분을 포함하는 항구토제인온다론 출시하자, 원고들은 甲회사를 상대로 특허침해금지의 소를 제기하였고, 甲회사는 원고들을 상대로 특허청에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 상황에서, 원고들과 甲회사는 2000. 4. 17. 甲회사가 5년간온다론 제조판매를 중단하고 관련청구와 소를 모두 취하하기로 하는 내용의 화해계약 원고들이 甲회사에게조프란 공립병원 판매권과발트렉스 독점판매권을 부여하는 내용의 공급계약을 포함하는 사건 합의를 것에 대하여, 사건 합의는 당초 기간이 원고들의 특허만료일인 2005. 1. 25. 이후인 2005. 4. 16.까지로 정하여졌을 아니라 후에도 여러 차례 공급계약의 갱신을 통하여 피고의 사건 심의일인 2011. 10. 19.까지도 합의의 효력이 유지되었던 , 원고들은 사건 합의를 통하여 甲회사에 대하여 원고들이 받은 특허와 다른 방법으로온단세트론 생산하는 것까지 금지시켰고, 온단세트론 다른 물질로서 그것과 경쟁관계에 놓일 있는 제품의 연구개발제조판매까지 금지시켰던 , 원고들은 甲회사가 자신들의 특허를 침해하였다고 주장하면서도 오히려 甲회사에게조프란 공동판매권뿐만 아니라발트렉스 독점판매권 등도 부여하는 내용으로 사건 합의를 하였는데, 신약의 판매권은 자체로 상당한 경제적 이익에 해당하는데다가 원고들이 甲회사에 지급하기로 성과장려금도조프란 경우 목표판매량의 80% 달성하면 지급하고, ‘발트렉스 경우 판매량과 무관하게 5년간 매년 1 원을 지급하기로 되어 있는 통상적인 수준을 넘어선 , 원고들이 甲회사와의 특허관련 분쟁에 통상적인 특허소송보다 훨씬 많은 비용이 소요된다고 보기 어렵고, 원고들이 사건 합의를 통하여 甲회사에 제공하는 경제적 이익은 원고들의 평균 특허소송비용보다 훨씬 , 경쟁제품인 甲회사의온다론출시에 따라 원고들의조프란약가가 인하된 적이 있고, 보험의약품의 기준약가 결정이 국민건강보험공단의 주도 아래 이루어지는 현행 제도에서 의약품에 관한 특허권을 가진 제약사라도 독자적으로 의약품의 가격을 결정할 수는 없지만, 보험의약품의 기준약가 결정 기준에 의하면 건강보험에 등재되는 복제약의 증가에 따라 신약뿐만 아니라 기존의 등재된 복제약의 가격도 체감하도록 되어 있어서 복제약의 수가 늘어남에 따라 의약품의 가격도 낮아질 가능성이 높은 등에 비추어, 사건 합의는 원고들이 자신들의 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 甲회사에게 특허 관련 소송비용보다 훨씬 규모의 경제적 이익을 제공하면서 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 출시 등을 제한하기로 것으로서 특허권자인 원고들이 사건 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 甲회사에게 제공하는 대신 자신들의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미친 것이라고 있으므로, 이는특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위 해당하여 공정거래법의 적용대상이 된다고 사례

 

7. 불공정무역행위기각판정 취소

 

(1) 대법원 2014. 7. 24. 선고 20135180 판결

화상형성장치의 감광드럼에 관한 특허발명의 등록권자인 甲외국회사(원고) 乙주식회사 (피고 보조참가인들) 자신의 특허를 침해하는 불공정무역행위 조사 산업피해구제에 관한 법률4 1 1 ()목이 금지하는 행위를 하고 있다며 乙회사 등에 대한 수출 수출 목적의 제조 중지 구제조치를 신청하였으나 무역위원회가 이를 기각한 사안에서, 특허발명의 특징적 구성인복수 개의 모서리부가 있는 -원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 구멍 비교대상발명의 나사는 형상과 상호 유기적 구조 등이 달라 특허발명이 비교대상발명에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 특허가 무효로 것이 명백하지 않음에도 甲회사의 신청을 기각하는 처분을 것은 특허청구범위의 해석에 관한 법리 오해에 기인하여 불공정무역행위 판정에서의 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로서 위법하다고 사례

 

정회목 변호사

 


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