[특허분쟁 특허요건] 대법원 판례 – 특수한 발명의 특허요건

1. 선택발명

 

(1) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결

이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

(사안) 선택발명의 특허요건 및 진보성 입증방법에 대한 판결로써 위 첫째 요건은 신규성 요건, 둘째 요건은 진보성 요건에 관한 것임.

 

(2) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결

선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.

(사안) 선택발명의 명세서 기재요건 불비

 

(3) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결

[1] 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

[2] 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

(사안) 선택발명의 신규성 요건의 구체화, 진보성 판단기준 및 그 판단 시 고려되는 효과의 명세서 기재 정도에 관한 설시

 

(4) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결

[1] 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.

[2] 비교대상발명 1에는 에틸올란자핀이 콜레스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기재나 암시가 없고 통상의 기술자가 에틸올란자핀이 당연히 그러한 효과를 가질 것으로 예측할 수 있는 것도 아니므로, 콜레스테롤이 증가되지 않는다는 올란자핀의 효과는 에틸올란자핀이 갖는 효과와는 다른 이질적인 것이고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 콜레스테롤을 증가시켜서는 안 된다는 기술적 과제를 인식할 수 있다고 하여 이와 달리 볼 수 없다.

(사안) 선택발명의 진보성을 긍정한 최초의 대법원 판결임. ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범위로 하는 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고, 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과면에서 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판시한 사례.

 

2. 수치한정 발명

 

(1) 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정한 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

 

(2) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

(사안) 이 사건 특허발명은 PVA 필름의 두께 변동을 ‘0.28㎛/㎜ 이하’인 구성을 가지고 있는데, 비교대상발명 1에 ‘PVA계 필름의 두께 변동은 3% 이하이고 필름 두께는 20~100㎛인 구성’이, 비교대상발명 3에 ‘폴리카보네이트(polycarbonate) 수지를 원료로 사용한 필름에서 5㎜당 두께 변동이 0.3㎛ 이하인 구성’이 개시되어 있음. 그러나 비교대상발명 1의 경우 수㎝~수십㎝의 범위에서 발생하는 커다란 기복의 두께 변동을 방지하기 위한 구성일 뿐이고, 비교대상발명 3의 경우 ‘PVA’ 필름의 두께 변동에

대해서는 아무런 기재가 없고 단지 여러 종류의 필름 수지에 적용될 수 있는 다이(die)의 형상 및 특징을 개시하면서 적용 가능한 수지의 하나로 PVA 수지를 들고 있을 뿐이어서, PVA 필름의 1㎜ 범위에서 발생되는 국소적인 두께 변동을 방지함으로써 대면적에서도 균일한 광학성능을 가지도록 하고자 하는 이 사건 특허발명의 기술사상은 전혀 개시 또는 암시하고 있지 아니함. 따라서 위 수치한정은 비교대상발명 1, 3에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그 효과도 이질적인 것이므로, 그 수치한정에 임계적 의의가 있는지 여부 등과 무관하게 진보성이 부정되지 아니한다고 한 사례.

 

(3) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

(사안) 수치한정발명의 신규성 판단기준에 관한 최초 판례임. 이 사건 제1항 발명은 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소 산화물의 함유량을 ‘0.01 내지 0.2원자%’의 수치범위로 한정한 발명으로서, 그 함유량을 ‘20원자% 이하’로 한정하고 있는 비교대상발명과 사이에 제3원소 산화물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있는데, 이 사건 제1항 발명의 위 수치한정은 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 하기위한 것인 반면, 비교대상발명의 위 수치한정은 ‘도전성 저하의 방지’에 있을 뿐이므로, 이 사건 제1항 발명은 위 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없고 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없어, 비교대상발명에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다고 판단한 사례.

 

3. 파라미터 발명

 

(1) 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.

 

(2) 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결

성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.

 

4. 이성질체, 결정형 발명

 

(1) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결

화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다. (사안) 광학이성질체 용도발명.

 

(2) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2872 판결

동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약 화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 한다. (사안) 결정형 발명

 

5. 의약용도발명에서 약리기전의 의미

 

(1) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.

(사안) 명칭을 ‘인슐린 민감성을 증가시키는 안지오텐신 II 수용체 길항제, 특히, 텔미사르탄의 용도’로 하는 이 사건 제1항 발명은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고, ‘2형 진성 당뇨병으로 진단된 사람 또는 당뇨병 전기(prediabete)로 의심되는 사람을 치료하거나, 당뇨병을 예방하거나, 또는 혈압이 정상인 환자에게서 대사증후군 및 인슐린 내성을 치료하는 것’을 그 의약용도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마(PPARγ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있는데, 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약용도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약용도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있는 의약용도발명으로 파악된다고 판단한 사례

 

6. 국제특허출원 무효사유 특례규정 해당 여부 판단기준

 

(1) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2011후767 판결

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제157조의20은 ‘국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서․청구의 범위 또는 도면(이하 ’국제출원명세서 등‘이라고 한다)과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 관하여 특허된 경우’를 국제특허출원의 특허에 대한 무효사유로 정하고 있다. 이 규정은 ‘국제출원의 오역’이라는 제목 아래 “국제출원이 정확히 번역되지 아니하였기 때문에 해당 국제출원에 의하여 허여된 특허의 범위가 원어의 국제출원의 범위를 초과하는 경우에는 당해 당사국의 권한 있는 당국은 이에 대하여 특허의 범위를 소급하여 한정할 수 있으며 특허의 범위가 원어의 국제출원의 범위를 초과하는 부분에 대하여 특허가 무효라는 것을 선언할 수 있다.”고 규정한 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT) 제46조에 근거를 두고 입법된 것으로서, 출원인이 국제출원명세서 등에 충실하게 출원번역문을 작성하게 하여, 국제출원일에 제출된 국제특허출원에 없는 새로운 내용을 출원번역문에 삽입하지 못하도록 방지하고자 하는 데 그 취지가 있다고 할 것이다. 따라서 구 특허법 제157조의20에서 정하는 국제특허출원의 특허에 대한 무효사유는 ‘출원번역문에 기재된 사항이 국제출원명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에 없는 경우’를 의미한다고 봄이 타당하다. 또한 여기서 국제출원명세서 등에 기재된 사항이란, 국제출원명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 출원번역문에 기재되어 있는 사항이 국제출원명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

(사안) 명칭을 ‘의자등받이’로 하는 이 사건 특허발명의 국제출원명세서의 ’ganz nach

hinten'이 출원번역문에는 그 본래의 뜻인 ‘완전히 뒤로’가 아니라 ’오른쪽 뒤로‘로 잘못 번역되어 있기는 하지만, 출원번역문의 ‘오른쪽 뒤’도 ‘뒤’임은 국제출원명세서의 ‘완전히 뒤’와 마찬가지이고, 그로 인하여 이와 한 문장을 이루고 있는 ‘등받이 외판이 수평축을 중심으로 회전할 수 있다’라는 부분의 의미가 달라지는 것은 아니므로, 위 오역에도 불구하고 출원번역문에 기초하여 특허된 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 및 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 발명’이라고 한다)이 국제출원명세서 등에 기재되어 있지 않은 새로운 것이 된다고 볼 수는 없어, 이 사건 제1, 2항 발명에 구 특허법 제157조의20의 무효사유가 없다는 취지로 판단한 원심이 정당하다고 보고 상고를 기각함.

 

정회목 변호사