[특허분쟁 기타 절차] 대법원 판례 - 기타 특허 절차상 문제

1. 거절이유통지의 흠결이 문제되지 않는 경우

 

(1) 2010. 4. 29. 선고 2009후4285 판결

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제63조 본문은 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을 위법하다고 할 수 없다.

 

2. 우선권 주장 불인정을 거절이유로 하는 경우 절차의 적법 요건

 

(1) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

 

3. 우선권 주장 출원발명이 선출원발명과 같은 발명인지의 판단기준

 

(1) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고(특허법 제55조 제1항 참조), 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항 참조). 그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 그리고 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

 

4. 심판청구서 보정이 요지의 변경에 해당하지 않는 경우

 

(1) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결

구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제55조 제2항 본문에 의하면, ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정되어 있으나, 그 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데에 있으므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다.

 

5. 특허권 공유자 중 일부에 의한 등록무효심판 청구의 금지

 

(1) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

 

6. 심결에 대한 소의 제소기간 말일이 근로자의 날인 경우

 

(1) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제14조 제4호는 “특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(｢근로자의 날 제정에 관한 법률｣에의한 근로자의 날을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다”고 규정하고 있다. 구 특허법 제3조 제1항에 의하면 ‘특허에 관한 절차’란 ‘특허에 관한 출원․청구 기타의 절차’를 말하는데, ① 구 특허법 제5조 제1항, 제2항에서 ‘특허에 관한 절차’와 ‘특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대한 소의 제기’를 구별하여 규정하고 있는 점, ② ‘특허에 관한 절차’와 관련된 구 특허법의 제반 규정이 특허청이나 특허심판원에서의 절차에 관한 사항만을 정하고 있는 점, ③ 구 특허법 제15조에서 ‘특허에 관한 절차’에 관한 기간의 연장 등을 일반적으로 규정하고 있음에도, 구 특허법 제186조에서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간과 그에 대하여 부가기간을 정할 수 있음을 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 여기에는 ‘심결에 대한 소’에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다. 따라서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간 계산에는 구 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다고 할 것이다.

 

7. 심결취소소송에서 보조참가의 성격

 

(1) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후3094 판결

특허무효심판의 심결취소소송에서 판결의 결과 발생하는 효력 등에 비추어 민사소송법 제78조의 공동소송적 보조참가에 해당한다고 봄이 상당하다.

 

8. 변론재개의무 존부의 판단기준

 

(1) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 판결

당사자가 변론종결 후 주장ㆍ증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다. 그러나 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장ㆍ증명을 제출할 기회를 제대로 가지지 못하였고, 그 주장ㆍ증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장ㆍ증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다. 또한 당사자가 변론종결 후 추가로 주장ㆍ증명을 제출한다는 취지를 기재한 서면과 자료를 제출하고 있다면 이를 위 주장ㆍ증명을 제출할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수도 있으므로, 당사자가 참고서면과 참고자료만을 제출하였을 뿐 별도로 변론재개신청서를 제출한 바는 없다는 사정만으로 이와 달리 볼 것은 아니다.

(사안) 원심은, 원고가 등록고안의 쟁점 구성 중 주요 부분이 주지관용기술이라고 주장하는데 대하여 그 취지를 석명하거나 추가로 증거를 제출할 수 있는 기회를 주지 않은 채 곧바로 변론을 종결하고서, 원고의 주장을 배척하여 진보성을 긍정하는 판결을 선고함. 그런데 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전까지 사이에 원고는 참고서면을 제출하면서 등록고안의 출원 전 다수의 선행기술에 쟁점 구성의 주요 부분이 이미 나타나 있으므로 이 부분은 주지관용기술이거나 최소한 공지된 기술이라는 취지로 기존의 주지관용기술 주장을 보충하는 주장을 새로이 하였고, 그 근거자료로 참고자료들을 제시하였으며, 이들 자료에는 실제로 원고가 위 참고서면에서 한 주장과 같은 구성이 나타나 있었음. 사정이 이와 같고 원심이 인정한 바와 같이 쟁점 구성의 공지 여부가 진보성 여부 판단에 주요한 요소로서 작용하는 이상, 원심은 변론을 재개하여 원고의 참고서면과 첨부 참고자료들에 관하여 심리하여 진보성을 판단하였어야 한다면서 원심을 파기한 사례

 

9. 확정된 취소판결의 기속력

(1) 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다.

 

정회목 변호사