[상표분쟁 부정경쟁] 식별력이 미약한 원고의 상품표지, 영업표지는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가), (나)목의 주지성을 획득하였다고 인정되지 않고 같은 조항 (카)목의 성과 등으로도 볼 수 없다고 판단한 사건

특허법원 2021. 7. 16. 선고 2021나060 상표권침해금지 판결

 

1. 사건의 개요

 

가. 원고는 2001경 부산에서 프랜차이즈업 등을 목적으로 하여 설립된 법인으로, 부산, 경남 지역에서 현재까지 “통뼈감자탕”이라는 상호(이 사건 표지)를 사용해 감자탕전문점 프랜차이즈 영업을 하였으며, 2019년 초부터는 온라인쇼핑몰을 개설해 감자탕 즉석조리제품을 판매하는 동시에 감자탕 즉석조리제품 인터넷판매업을 하고, 원고 사용표장들을 가맹점 간판이나 즉석조리제품 포장 등에 사용해 왔다. 피고의 대표이사 S는 원고 가맹점을 운영하다가 ‘통뼈본가’라는 상호로 감자탕전문점을 운영하였다. 피고는 2010. 9.부터 “통뼈본가”라는 상호(피고 표지)로 감자탕전문점 프랜차이즈 사업을 하였으며, 2015. 1. 무렵부터 피고 사용표장을 표시한 감자탕 즉석조리제품을 판매함과 동시에 피고 표장을 사용하여 온라인쇼핑몰에서 감자탕 즉석조리제품 인터넷판매업을 하였다.

 

나. 원고는 피고를 상대로, 이 사건 표지는 부산, 경남 지역에서 원고의 영업표지, 상품표지로 널리 인식되었으므로 피고의 피고 사용표장, 피고 표지 사용은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에 정한 부정경쟁행위에 해당할 뿐만 아니라, 이 사건 표지는 원고의 투자와 노력이 담긴 성과물에 해당하므로 피고가 이와 동일․유사한 피고 표지․표장을 사용하는 것은 같은 조항 (카)목의 부정경쟁행위에도 해당한다고 주장하며, 부정경쟁행위 중지와 손해배상금 일부 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

 

2. 판결의 요지

 

가. 단순한 문자나 숫자의 결합으로 이루어졌거나 상품의 성질을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 상품표지나 영업표지가 사용된 결과 국내에 널리 인식되기에 이른 경우에는 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 표지가 널리 인식되었는지 여부를 판단하는 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결 참조).

 

“통뼈”는 ‘두 가닥의 뼈로 이루어져 있지 아니하고 붙어서 한 가닥으로 통처럼 되어 있는 뼈’, ‘힘이나 대가 센 사람을 비유적으로 이르는 말’과 같은 의미가 있고 ‘통’이란 ‘통째’의 뜻을 더하는 접두사로서 음식 재료의 앞에 결합되어 일반적으로 ‘잘게 썰거나 갈지 않은 원래의 상태대로의 음식재료’라는 의미로 사용된다. 감자탕은 돼지 등뼈와 감자, 우거지 등을 넣어 진하고 맵게 끓인 탕으로, 그 주된 식재료인 돼지 등뼈를 큼직하게 토막 내어 핏물을 뺀 후 물을 넉넉히 붓고 재료와 함께 장시간 끓이는 방법으로 조리된다. ‘통뼈’는 감자탕의 조리 재료인 돼지 등뼈를 의미하는 용어로 흔히 사용되며 ‘통뼈감자탕’은 국립국어원 연구보고서에도 주요 한식명의 공공용어로 번역례가 수록되었다. 원고는 피고를 상대로 확인대상표장 ‘신응수가 통뼈감자탕’ 등이 원고 등록서비스표 (EMB00002f580a1c 등)의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 기각되었고, 그 심결취소소송에서도 확인대상표장 중 ‘통뼈감자탕’, ‘통뼈’ 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당하고 나머지 부분은 위 등록서비스표와 상이하다는 등의 이유로 청구기각판결이 선고, 확정되었다.

 

이 사건 표지는 상품이나 영업 시 제공하는 식품이나 제품의 원재료 및 일정한 조리방법에 따라 만들어지는 요리를 직감하게 하는 표시만으로 구성된 것이어서 식별력이 없거나 미약하다(원고 스스로도 이 사건 표지를 ‘뼈가 통으로 들어가 있음’을 강조하는 취지로 사용하기도 하였다). 따라서 이러한 영업표지, 상품표지가 사용된 결과 주지성을 취득하였음은 엄격한 기준에 의하여 판단하여야 한다.

 

나. 증거에 의하면 이 사건 표지의 사용기간, 사용방법, 매출액 등, 언론 보도 내역 등, 온라인 정보의 양과 질, 통뼈가 포함된 상표 출원등록례 등 사실을 알 수 있다. 원고의 의뢰로 설문조사대행업체가 수행한 '감자탕 브랜드 인식조사 결과'에서 '통뼈감자탕'은 비보조인지도 1순위 응답비율 16.2%, 1~3순위로 응답비율 29.0%, 접촉경험 78.6%, 보조인지도 86.6% 등을 기록하였으며, 피고 제품 사진을 제시하자 61.6%, 52.6%의 수요자가 이 사건 표지, 원고 사용표장과 각 같은 브랜드로 생각된다고 응답하였다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에 정한 상품표지, 영업표지는 지역적 주지성으로도 족하나, 주지성 획득의 지역적 범위를 결정할 때에는 상품, 영업과의 관계를 고려하여야 한다. 수요자, 거래자가 전국에 퍼져 있어 전국적으로 유통되는 상품 등은 전국적으로 주지성을 획득한 경우에 주지표지로 볼 여지가 많을 것이나 상품, 영업의 특성상 주로 일정 범위 지역 내에서 유통되는 상품 등은 그 지역 내에서 주지성을 획득한 경우에도 주지표지로 볼 수 있을 것이다. 원고는 지역적 제한이 없는 부정경쟁행위 전부의 금지 및 이로 인한 손해배상을 구하고 있다. 원고의 관련 상품 및 영업의 거래범위, 거래의 실정, 부산․경남 지역이 우리나라 국토면적, 인구에서 차지하는 비중, 원고가 문제 삼는 피고의 상품 판매, 영업 지역 등에 비추어 볼 때, 피고의 행위 전부가 부정경쟁행위에 해당한다고 하기 위해서는 원칙적으로 이 사건 표지가 국내 전역에 걸쳐 주지되어 있어야 할 것이다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 취지에 비추어 볼 때, 주지성을 획득하지 못한 지역에서의 혼동 초래행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않을 여지가 크다. 원고는 이 사건 표지가 부산․경남 지역에서 주지성을 획득하였음만 주장, 증명하므로 이 사건 표지는 적어도 부산․경남 지역에 한하여 인지도가 의문의 여지없이 현저하여야 할 것이다.

 

이 사건 표지가 감자탕전문점 체인점업에 관한 원고의 영업표지, 상품표지로 사용된 결과 부산․경남 지역 수요자간에 현저하게 인식되었다고 인정하기에 부족하다. 원고 프랜차이즈 사업 시작 이전 표지사용 실적을 확인할 근거가 없고, 그 이후 사용기간도 짧으며, 감자탕 즉석조리제품에 대한 원고 표장 사용기간은 단기간이고 피고 표장 사용기간보다 짧다. 식당업에는 ‘통뼈’가 포함된 상표가 다수 등록되어 사용되고 있다. 원고 매출액, 광고비, 언론보도 실적 등은 다액이라 볼 수 없다. 이 사건 표지의 주지성 인정여부를 ‘감자탕전문식당업’이라는 좁은 분야의 상대적 인지도에 비추어 판단할 것은 아니며, 설문조사결과에 의하더라도 원고 표장이 주지되었다고 보기 어렵다.

 

다. 음식점업 등 영업, 즉석조리제품 등 상품 분야에서 표지는 어느 정도 경제적 가치와 고객흡입력이 화체되는 요인이나 그 경쟁력을 좌우하는 것으로서 경제적 가치나 고객흡입력이 화체되어 있다고 볼 수 있는 가장 중요한 요소는 ‘맛’이라고 봄이 경험칙에 부합한다. 이 사건 표지는 본질적인 식별력이 미약하여 원래 특정인에게 독점시킬 수 없고 주지성 취득도 인정되지 않는다. 따라서 이 사건 표지, 표장은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당하지 않는다.

 

정회목 변호사