[영업비밀침해 비밀관리성] 원고가 금지를 구하는 영업비밀은 피고의 방어권을 보장하고 집행가능하도록 명확히 특정되었다고 볼 수 없고, 원고가 주장하는 영업비밀은 비밀관리성이 인정되지 않는다고 판단한 사건

특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020나1391 특허권 침해금지 등

 

1. 사건의 개요

 

원고는 원고 회사 전직 임직원(피고 A, B), 그들이 설립한 동종업계 회사(피고 C), 경업자(피고 D) 등을 상대로, 피고들이 실시하는 발명은 ‘당절임 밤’ 생산방법에 관한 원고 특허권의 권리범위에 속하고, 위 A, B는 원고의 영업비밀을 누설하였으며 피고 C, E 등은 그 누설사실을 알면서 이를 이용하였으며, 피고들 제품은 원고 제품의 형태 등을 모방한 것이라 주장하며, 침해행위 금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였는데, 원고는 그 청구를 전부기각한 제1심판결 선고 이후 특허법원에서 청구를 변경하였습니다.

 

2. 판결의 요지

 

(1) 영업비밀로 주장된 개별 정보 및 금지청구의 내용과 침해행위 태양, 관련 분야에서 공지된 정보의 내용, 영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계, 강제집행가능성 등을 고려하면, 원고가 청구취지 1.의 나.항에서 특정한 당적밤 노하우의 내용만으로는 피고들이 그 제조방법의 구체적인 내용에 관하여 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 갖춘 것인지에 관하여 적절한 방어권을 행사할 수가 없고, 이 법원으로서는 원고가 제출한 자료만 가지고는 그 제조방법의 개요와 일반적 의미 정도를 넘어서 구체적인 실제 내용을 알 수 없으며, 원고의 청구취지에 따른 판결의 집행도 불가능할 것으로 봄이 타당하다. 따라서 영업비밀 침해행위의 금지를 구하는 청구취지 1.의 나.항은 특정되었다고 볼 수 없어 부적법하다.

 

(2) 원고 특허발명에 개시된 ‘밤 가공식품의 제조방법’과 갑 제24 내지 26호증에 개시된 원고 당적밤 노하우의 대응 구성을 대비한 결과는 다음과 같다. 원고 특허발명과 당적밤 노하우의 각 전처리 단계, 당적 단계는 온도·시간 조건이 크게 다르지 않으며, 정제수와 함께 투입하는 용질이 소금, 설탕으로 일치하고, 용질의 비율도 어느 정도 일치하는 것으로 보인다. 원고 당적밤 노하우의 전처리 단계에서도 마찬가지로 용매로 ‘물’이 사용되는데, 원고 특허발명 명세서는 제조방법 중 전처리 단계에서 용매로는 ‘물(증류수)’이 가장 보편적으로 사용된다고 설명한다. 원고 특허발명은 ‘전처리된 밤의 과육에 설탕과 용매를 투입하고 진공상태로 당적하는 단계’를 포함하는 반면 원고 당적밤 노하우의 당적 단계는 진공상태에서 이루어지지 아니한다는 차이가 있다. 그러나 원고 주장에 의하더라도 진공상태에서 당적하는 구성은 작업시간 단축의 이점이 있지만 비용이 과도하게 소요되고 생략하더라도 결과물의 품질에 차이가 없음을 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 알 수 있는 것이어서 이를 용이하게 생략할 수 있었을 것으로 보인다. 원고 당적밤 노하우의 제조방법에 구체화된 염도, 당도, 온도, 시간 등의 수치가 임계적 의의가 있거나 원고 특허발명에 한정된 범위에 비해 특별한 경제적 유용성을 주는 수치라고 볼 만한 증거가 없다. 그 외에 원고는 원고가 특허로 출원한 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하거나 주장, 증명하지도 아니하였다. 그렇다면, 원고가 주장하는 당적밤 노하우의 상당 부분은 2016. 10. 6. 등록특허공보 게재로 공개된 원고 특허발명의 명세서에 개시된 밤 가공식품의 제조방법을 실시함에 있어 염도·당도 등 구체적인 조건을 맞추기 위한 원고의 업무 매뉴얼 내지 그 실시에 사용되는 기계의 작동 매뉴얼, 작업자의 주의사항, 밤에 관한 일반적 정보 등에 불과한 것으로, 원고 특허발명에 그 주요 내용이 개시된 것으로 보인다.

 

(3) 원고의 주장에 의하더라도 갑 제24 내지 26호증은 원고 회사가 생산직 근로자를 교육하기 위하여 만든 자료이기에 그 내용이 근로자들에게 알려졌을 것으로 보이고, 그 자료가 영업비밀임을 알 수 있는 대외비나 비밀자료 등 특별한 표시도 되어 있지 않다. 원고가 피고 B와 작성한 근로계약서 어디에도 비밀유지에 관한 정함이 없고, 이러한 정보를 비밀로 유지하도록 하는 계약·각서·취업규칙을 작성하거나 보안교육을 시켰다는 등의 사정도 보이지 아니하며, 달리 생산직 근로자들이 갑 제24 내지 26호증의 내용에 관하여 비밀유지의무를 지고 있다고 볼 만한 증거가 없다. 이러한 사정 등을 고려하면, 원고가 주장하는 ‘당적밤 노하우’의 영업비밀이 합리적 노력에 의해 비밀로 유지되었다고 보이지 않는다.

 

정회목 변호사