특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
1.
A이 이 사건 제1발명의 발명자인지 여부
1)
판단 기준
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).
2)
이 사건 제1발명의 발명자
A은 이 사건 제1발명과 관련하여, 지퍼백에 사용되는 진공 밸브의 성능(진공도)을 개선하기 위하여 밀폐막이 접착된 가용성 필름 및 오일층이 구비된 진공 밸브를 착상하고, 진공 밸브의 샘플을 제작하여 그 샘플에 대한 성능 테스트 및 그 결과에 대한 원인 분석 등을 통해 새로운 착상을 구체화하여 이 사건 제1발명과 관련된 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사실을 인정할 수 있으므로, A이 이 사건 제1발명의 진정한 발명자에 해당한다.
가) A이 작성한 연구노트는 그 명칭으로 ”Zipper bag valve 개발 프로젝트"가 기재되어 있고, 이 사건 제1발명의 핵심 구성 및 제품의 개발에 발생하는 문제 및 그 해결 과정 등이 상당히 구체적으로 기재되어 있다. 그 내용을 보면, “film의 유연함을 이용한 film들의 조합으로 형성된 valve 개발 착수 2010년 1月”라고 기재되어 있고, 다양한 지퍼백 밸브 샘플의 제작 방법, 샘플사진, 샘플의 성능(진공도) 테스트 결과 및 그 결과에 대한 원인을 분석하는 내용 등이 구체적으로 기재되어 있다. 또한 위 연구노트에는 ”220μm의 단면 Tape에 홀을 톰슨 작업하여 25μm의 pet film을 Side만 본드 처리”, “실리콘 oil을 채택하여 중간에 발라서 제작” 및 “최상부의 film을 opp 접착 Tape로 변경”의 기재가 있는데, 이는 이 사건 제1발명에 관한 특허명세서에서 일 실시예로 기재되어 있는 “개구(180)는 베이스(150)의 중앙에 위치하며”, “베이스(150)의 두께는 … 200 μm 정도의 두께로 형성”, “밀폐막(130)은 PET(polyethylen
terephthalate) 수지로 제작되고 대략 25μm의 두께로 형성”, 및 가요성4) 필름(110)은 OPP(oriented propylene) 수지로 형성“ 하는 내용과 실질적으로 일치하는 것으로 보인다. 결국 위 연구노트의 ‘220μm의 단면 Tape’, ‘홀’, ‘25μm의 pet film’, ‘실리콘 oil', 및 ‘opp 접착 Tape’ 부분은 각각 이 사건 제1발명의 청구항 1의 필수 구성요소인 ‘베이스’, ‘개구’, ‘밀폐막’, ‘오일층’ 및 ‘가요성 필름’에 해당하는 것이므로, 위 연구노트에는 이 사건 제1발명의 특징적 구성이 모두 나타나 있다.
나) A은 지퍼백 밸브(Zipper bag valve) 샘플을 제작하는데 필요한 재료를 구매하기 위하여 2010. 2. 8. 피고에게 품의서를 제출하고, 같은 날 I 주식회사(이하 ‘I’라 한다)로부터 A이 요청한 재료에 관한 견적서를 받는 등 지퍼백 밸브의 샘플 제작 및 테스트에 실제 관여하였다.
다) A이 2010. 2. 22. 작성한 주간 업무계획서에는 A의 주요 실적(2010. 2. 15. ~ 2. 20.) 및 주요 계획(2010. 2. 22. ~ 2. 27.)이 항목별로 나열되어 있는데, 개선 및 개발관련 업무 항목 “2. Zipper bag 제작건, Valve 개발건 1차 제작된 sample이 진공도가 유지 되지 못하여 실패, 2차 제작중, Zipper sealing test
및
seal bar 제작 관련 미르기계 meeting, 차주 내로 zipper bag sample 완료 예정”이 기재되어 있다.
라) 당시 피고의 영업부 소속 상무였던 E은 당심 법정에서 이 사건 제1발명의 진공밸브에 관한 기술을 개발한 사람이 A이라고 진술하였고, I의 직원이던 J이 작성한 사실확인서의 기재 내용도 이에 부합한다.
3)
피고의 주장에 대한 판단
가) 피고는, A의 연구노트가 이 사건 제1발명의 출원 이후에 사후적으로 작성된 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 A의 위 연구노트에 다양한 진공밸브의 샘플 제작방법, 샘플 도면, 성능 테스트 결과 및 결과 원인 분석 등에 관한 내용이 구체적으로 기재되어 있는 점, 위 연구노트에 기재된 날짜와 A의 주간 업무 계획, A이 샘플 제작을 위해 요청한 품의서 및 견적서에 기재된 날짜와도 시기적으로 일치하는 점 등을 고려할 때, A의 위 연구노트는 A이 이 사건 제1발명을 발명할 당시에 작성된 것으로 보인다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.
나) 피고는, 이 사건 제1발명의 출원 과정에서 부가된 구성인 청구항 1의 ‘상기 닫힘 위치에서, 상기 가요성 필름은 상기 밀폐막이 접착된 부분이 볼록하게 형성’된 구성‘ 및 ‘밀폐막과 오일층의 조합에 의한 밀봉 구성’이 A의 연구노트에 기재되어 있지 않으므로 위 연구노트만으로 A이 이 사건 제1발명의 발명자임을 알 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 이 사건 제1발명의 재심사를 청구하면서 제출한 의견서에는 “특히, 본원은 개구를 덮는 밀폐막(130)을 포함하며, 밀폐막(130)의 존재로 인하여 가요성 필름(110)이 닫힘 위치에서 다른 부분에 비하여 볼록하게 형성되며, 이렇게 닫힘 위치에서 볼록하게 형성됨으로 인하여, 가요성 필름(130)에 탄성 복원력이 작용하게 되며, 그로 인하여 밀폐막(130)이 닫힘 위치에서 확실히 개구를 밀봉하게 됩니다.”라고 기재되어 있는데, 이 기재로부터 가요성 필름은 그 아래에 접착된 ‘밀폐막’의 존재로 인해 볼록한 구조를 가지는 것임을 알 수 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 위 연구노트에는 ‘25μm의 pet film’ 및 ‘최상부의 opp film’이 각각 기재되어 있고, 이는 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1발명의 ‘밀폐막’과 ‘가요성 필름’에 해당하므로, 비록 연구노트에 명시적으로 나타나 있지는 않으나 ‘가요성 필름이 볼록하게 형성된 구성’이 내재되어 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 그리고 위 연구노트에는 ‘오일층’에 해당하는 ‘실리콘 오일’이 존재하는바, 밀폐층과 오일층의 조합에 의한 밀봉 구성 역시 위 연구노트에 나타나 있는 것이라고 보아야 하므로, 피고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.
다) 피고는, 이 사건 제1발명은 F사가 제공한 진공밸브 샘플[이는 미국 회사인 K이 보유한 미국 특허 제7,178,555호(이하 ‘555 특허’라고 한다)가 적용된 제품이다]을 그대로 모방하여 제작한 것이므로, A이 이 사건 제1발명을 발명한 자가 아니라는 취지로 주장한다. 그러나 이에 부합하는 듯한 을 제7호증의 기재와 당심 증인 L의 증언은 아래에서 보는 사정에 비추어 그대로 믿기 어렵다. 오히려, ① F사는
2011. 4. 4.자 이메일에서 피고의 이 사건 제1발명이 K사의 555 특허를 침해하지 않는지 여부를 구체적으로 문의하였고, 피고는 변리사로부터 이 사건 제1발명이 555 특허의 구성요소인 ‘내측 레일 부재’를 포함하지 않아 555 특허의 침해가 아니라는 의견을 받아 이를 2011. 4. 11.자 이메일을 통해 F사에게 통지한 사실 ② 피고는 국제출원을 통해 이 사건 제1발명을 미국, 일본, 중국, 캐나다, 유럽, 러시아에 각 출원하였고, 일본, 중국, 유럽, 러시아에서 특허 등록된 사실, ③ 피고와
F사 사이의 이메일 내용에 의하면, F사는 피고가 개발할 제품이 자신의 기존 제품들과 비교하여 밸브의 위치나 색상 등의 조건이 변경되지 않기를 원하였던 것으로 보일 뿐, K사의 555 특허 제품과 같은 제품을 제조해 달라고 요구했던 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어, 이 사건 제1발명은 K사의 555 특허와는 다른 내용의 발명인 사실이 인정된다. 따라서 피고의 이 부분 주장 또한 받아들일 수 없다.
2.
직무발명보상금의 지급의무의 발생 및 범위
1)
원고의 주장
피고가 망 A의 재산을 단독으로 상속한 원고에게 지급해야 할 이 사건 제1발명에 대한 정당한 보상금은 최소 153,939,876원[= 총 매출액 12,315,190,121원(해외 12,048,778,376원 + 국내 266,411,745원) × 독점권 기여율 50% × 실시료율 5% × 발명자 보상율 50% × 발명자 기여율 100%]인바, 원고는 그 중 일부 청구로서 1억
5,000만 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
2)
판단 기준
가) 구 발명진흥법 제15조 제1항에서는 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.’고 정하면서, 같은 조 제3항에서 ‘그 보상액 산정에 관하여 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.’고 정하고 있다. 그런데 구 발명진흥법 제10조 제1항에 의하면, 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하여도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업 이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
또한 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 등 참조).
나) 산정기준
(1)
직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도, ③ 발명자 기여율이다.
(2)
여기서 ① ’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적․배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
(3)
그리고 ② ‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, ③ ‘발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로 서 공동발명자 중 원고가 기여한 정도를 말한다.
(4)
따라서 이 사건에서 직무발명보상금은 아래 계산식에 따라 산정하기로 하되, 다만 위의 여러 인자를 엄격한 증명에 의하여 인정하는 것은 성질상 매우 어려우므로, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 값을 정하기로 한다.
직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(직무발명 관련 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자) 공헌도(1- 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이에서의 원고 기여율
3)
구체적 검토
가) 직무발명보상금 지급의무의 발생
앞서 보았듯이 이 사건 제1발명은 A이 피고에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 피고의 업무 범위에 속하는 분야에서 A의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당한다. 또한 A이 피고 명의의 이 사건 제1발명의 출원 절차 전체에 전반적으로 관여하였고, 피고는 이 사건 제1발명을 피고 명의로 출원하여 등록하였던 점 등에 비추어, A과 피고 사이에 이 사건 제1발명의 특허를 받을 권리에 관한 묵시적 승계약정이 있었던 것으로 인정할 수 있다. 따라서 피고는 원고에게 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 이 사건 제1발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.
나) 직무발명보상금의 범위
(1)
사용자의 이익
(가) 직무발명 관련 매출액
2012년부터 2017년까지 이 사건 제1발명이 적용된 제품으로 발생한 피고의 매출액 총합은 13,049,843,460원[= 미국 매출액 12,780,574,346원(= 미화 10,699,518.08달러 × 1194.5원8)/달러, 원 미만 버림, 이하 같다) + 일본 매출액 2,857,369원(= 일본 엔화 260,632.8 × 1,096.32원9)/100엔) + 국내 매출액 266,411,745원]인 사실을 인정할 수 있다.
(나) 가상 실시료율
갑 제33호증의 기재에 의하면, 이 사건 제1발명이 속하는 소비재 산업의 실시료율은 평균 4.34% 내지 5.4%인 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 이 사건 제1발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 제1발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다.
(다) 독점권 기여율
아래와 같은 사정들을 종합하여, 이 사건 제1발명의 독점권 기여율을 25%로 정하기로 한다.
① 이 사건 제1발명은 경쟁사인 미국 K사의 555 특허에 따른 밸브와비교하여 진공유지 성능 면에서 우월한 것으로 보이고, 간단한 구성으로 제작할 수 있어 제조비용이 낮은 장점이 있고, 이와 같은 기술 혁신의 정도가 피고 매출에 영향을 미친 것으로 보인다.
② 이 사건 제1발명과 관련된 피고의 매출 상당 부분이 관련 제품을 미국 F사로 수출하여 발생했는데, 미국에서 이 사건 제1발명의 특허등록이 되지 않음에 따라 피고의 독점성이 약한 것으로 보인다. 피고는 이 사건 제1발명의 미국 출원 당시 제시된 선행발명에 의해 이 사건 제1발명의 진보성이 부정되어 무효사유가 있다고 주장하나, 위 선행발명에는 밀폐막과 가요성 필름이 전체면에 접촉되어 있어 이 사건 제1발명과 같은 ‘닫힘 위치에서의 가요성 필름이 볼록하게 형성되는 구성’은 위 선행발명으로 쉽게 도출되기 어려운 것으로 보이므로 이 사건 제1발명에 피고가 주장하는 무효사유가 있다고 보기 어렵다. 미국에서 이 사건 제1발명에 대한 특허가 등록되지 못한 것은 당시 미국 특허청의 거절의견에 대해 피고가 적극적인 의견제출이나 보정 등을 하지 않았던 점에 기인하였을 가능성도 배제할 수 없고, 나아가 설령 이 사건 제1발명에 특허무효사유가 있다고 하더라도 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자인 피고가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼만한 자료도 없으므로, 미국에서 특허등록이 되지 않은 사정은 이 사건 제1발명으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려하기로 한다.
③ 진공밸브가 부착된 진공백과 관련하여 해외에 경쟁업체 제품이 다수 존재하고 있다.
④ 피고가 위와 같은 매출을 얻게 된 것은 이 사건 제1발명의 독점력 외에 피고의 시장에서의 지위, 신용, 영업망, 홍보 및 마케팅 활동과 피고가 경쟁업체보다 낮은 단가를 제시한 점 등이 기여한 부분도 있다[피고는, 이 사건 제1발명이 적용된 제품에 의해 발생하는 매출액 대부분이 F사로의 납품을 통해 얻은 것인데, 피고와 F사 사이에는 이미 2002년부터 표면에 공기 배출 통로(에어 채널)가 형성된 진공포장지에 대한 독점 납품계약이 존재하였고, 피고가 F사에 이 사건 제1발명이 적용된 제품을 납품하게 된 데는 경쟁업체보다 낮은 단가 등 다른 요소들의 기여가 컸으며, 이 사건 제1발명이 적용된 제품이 수출되는 미국에서 이 사건 제1발명에 대한 특허등록이 거절되었다는 점에서, 피고가 이 사건 제1발명을 통하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없으므로 원고에게 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 비록 피고의 매출의 상당부분이 F사로의 납품을 통해 발생하였다고 하더라도, 피고가 F사에게 납품하였던 이 사건 제1발명이 적용된 진공포장지 제품의 생산이 모두 국내에서 이루어졌다는 점에서 원고가 주장하는 위와 같은 사정들만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없되, 이러한 사유는 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려한다].
(라) 종합: 사용자의 이익
따라서 이 사건 제1발명의 실시로 인한 피고의 사용자 이익액은 163,123,043원(= 피고의 매출액 13,049,843,460원 × 가상 실시료율 5% × 독점권 기여율 25%) 상당이 된다.
(2)
종업원(발명자) 공헌도
A이 이 사건 제1발명의 기술개발 과정을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 관여한 사실을 인정할 수 있고, 이는 종업원(발명자) 공헌도를 높이 평가할 수 있는 요소이다. 그러나 피고는 이 사건 제1발명의 완성 전부터 7층 레이어 필름 및 표면에 에어 채널이 형성된 진공포장 기술을 개발하여 왔고, 이와 같은 과정에서 축적된 피고의 기술이 이 사건 제1발명의 완성에도 영향을 미쳤을 것으로 보이며, 이 사건 제1발명을 완성하고 그 성능을 테스트하기 위해서는 반복적인 실험과 평가가 필수적으로 수반될 것으로 보이는데, 그 과정에서 피고의 인적·물적 자원이 동원되었을 것임은 경험칙상 명백하다. 따라서 이와 같은 사정들을 모두 고려하여 이 사건 제1발명의 종업원(발명자) 공헌도를 30%로 정하기로 한다.
(3)
원고 측 기여율
이 사건 제1발명의 특허공보 발명자란에 A과 피고의 대표이사인 ‘D’가 공동발명자로 기재되어 있으나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1발명의 주된 기술 사상은 A이 주도적으로 연구·개발하여 완성한 것으로 보이고, 피고는 D가 이 사건 제1발명의 발명자라는 점에 관해 특별히 주장, 증명을 하지 않고 있으며, 달리 D가 이 사건 제1발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르렀다고 볼만한 자료도 없으므로, D는 이 사건 제1발명의 발명자란의 기재에도 불구하고 실질적인 공동발명자라고 보기는 어렵다. 당시 피고의 영업부 소속 상무였던 E은 당심 법정에서 ‘이 사건 제1발명의 개발은 A이 주로 한 것이고, A 외에 피고의 직원 중 이에 관여한 사람이 없다’고 진술하였다. 따라서 이 사건 제1발명은 A의 단독 발명에 해당한다고 할 것이므로, 공동발명자 중 A의 기여율은 100%라고 보아야 한다.
(4)
종합: 직무발명보상금의 산정
따라서 이 사건에서 망 A의 소송수계인인 원고가 지급받아야 할 정당한 직무발명보상금은
48,936,912원[= 사용자의 이익 163,123,043원 × 종업원(발명자) 공헌도 30% × 발명자들 사이에서의 원고 기여율 100%]이 된다.
4)
소결론
따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 망 A의 소송수계인인 원고에게 이 사건 제1발명에 대한 직무발명보상금으로
48,936,912원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
정회목 변호사
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