[특허분쟁 라이선스계약] 실시자의 특허실시 중단에 대하여 특허권자가 특허라이선스 계약의 위반에 따른 계약해제 및 위약금을 청구한 사건

대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 위약금 판결

 

1. 사실관계

 

가. 원고와 피고는 2016. 3. 부터 원고가 개발한 ‘역구배 후향곡선깃형 혼류임펠러의 구조에 관한 특허’ 기술(이하 ‘이 사건 특허기술’)을 피고가 실시하는 내용의 계약을 체결하기 위하여 상호협의 및 시제품 성능실험 등의 절차를 거쳐 2016. 7. 1. 다음과 같은 특허실시계약(이하 ‘이 사건 계약’)을 체결하였다. 이 사건 계약 증 주요내용은 다음과 같다.

 

- 5차년도까지 연차별로 기술료를 정하여 포괄적으로 계약을 체결하되, 그 계약의 범위 내에서 연차별로 기술료를 정하여 개별제약을 체결하는 것으로 한다(제 5조). : 1년차 계약의 기술료 5,000만윈(부가세포함, 이와 같다), 2년차 계약의 기술료 1억원, 3년차 계약의 기술료 1억5,000만원, 4년차 계약의 기술료 2억원, 5년차 계약의 기술료 2억5,000만원

- 갑(원고)은 을(피고)이 본 계약을 위배하였을 경우 서면으로 통보하고 계약위반자가 통보를 받은 후 30일 이내에 위반사항을 시정하지 않을 경우 계약위반자에게 서면통고로 본 계약을 해지할 수 있다(제12조 제1항).

- 계약위반 시 위반자는 차년차에 지급하기로 한 기술료의 2배에 해당하는 위약금을 상대방에게 배상하여야 한다(제12조 제2항).

 

그리하여 원고와 피고는 이 사건 계약에 따른 1년차 계약(이하 ‘1년차 계약’)을 별도로 하였는데, 1년차 계약에 따른 계약기간은 2016. 7. 1 부터 2017. 9. 30 로 하고 1년차 기술료 5,000만원은 4회(계약시 100만원, 2016. 12. 1. 1,300만 원, 2017. 3. 1. 1,800만원, 2017. 6. 1. 1,800만원)로 분할하여 지급하기로 하였다(제5조). 또한 계약 해지 및 위약금에 관하여 동일한 내용으로 규정하였다(제12조 제1, 2항).

 

나. 이 사건 계약 체결 이후 피고는 2016. 10. 12 외부전문가 참여 하에 피고 사업장에서 성능실험을 하였고, 같은 해 11. 14. 공인인증시험기관인 한국기계전기전자시험연구원으로부터 이 사건 특허기술에 관한 시험성적서를 발급받았다.

 

다. 그런데 원고는 피고로부터 이 사건 계약 및 1년차 계약에 따른 1년차 기술료를 지급받지 못하자 2017. 4. 19. 피고에게 기술료 지급을 구하는 내용증명우편을 보냈고, 피고는 2017. 5. 18. 이 사건 계약에 기한 5년치 기술료 합계금액이 8억원인데 이 사건 특허기술의 가치가 8억원이라는 증빙이나 기술가치평가서가 침부되지 않았으므로 이 사건 특허기술에 대한 가치가 8억원이라는 증빙을 요구하였고 동시에 이 사건 특허기술로는 제품 수익을 창출해 내기 어렵기 때문에 기술료를 지급할 의무가 없고 이런 사유로 이 사건 계약을 해제한다는 서면을 원고에게 보냈다.

 

라. 그러자 원고는 피고가 계약에도 없는 증빙을 요구하면서 기술료 지급의무가 없다고 주장하는 것은 계약상 의무를 이행할 의사가 없는 것이 명백하다고 보아 2017. 5. 24.자로 피고에게 내용증명으로 이 시건 계약 제12조 제1항에 따른 계약해제통보를 하였다.

 

2. 법원의 판단

 

가. 이 사건 계약 및 1년차 계약은 원고가 2017. 5. 24.자로 피고의 기술료 부지급을 이유로 해지통고함으로써 적법하게 해제되었고, 이 사건 계약 및 1년차 계약 각 제12조 제2항에서 정한 위약금 약정에 의하여 계약위반 시 위반자는 차년차에 지급하기로 한 기술료의 2배에 해당하는 위약금을 상대방에게 배상하기로 약정하였으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 위약금으로 2차년도 기술료 1억원의 2배에 해당하는 2억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 

나. 이 사건 계약 및 1년차 계약 각 제5조는 ‘계약이 체결됨과 동시에 을은 갑의 기술을 실시’한다는 규정이 있는데, 위 규정의 의미는 유예기간이나 실시료 지급과 상관없이 즉시 기술을 실시할 수 있다는 의미로 해석될 뿐, 피고가 실제로 이 사건 기술을 실시하지 않는 한 계약의 효력이 발생하지 않는다는 의미로 보기 어렵다. 또한 원고는 이 사건 특허의 전용실시권자이고, 이 사건 계약 및 1년차 계약으로 피고가 부여받은 권리는 통상실시권(이 사건 계약 및 1년치 계약 각 제2조)이며 통상실시권을 행사함에 있어 따로 등록을 요하지 않는다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

 

다. 앞서 본 바와 같이 쌍방 협의 및 성능실험 등을 거쳐 이 사건 계약이 체걸되었고, 이 사건 특허기술의 가치가 8억원이라는 증빙이나 기술가치평가서 제출을 요구하도록 하는 계약상 규정도 있다고 보기 어려우며 달리 이를 인정할 증거가 없는 이상 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

 

라. 우선, 이 사건 기술을 실시하여 제작한 시제품이 기존 제품과 비교하여 풍량, 정압, 소음은 차이가 없거나 유사한 반면, 소비전력이 과다하게 소모되어 제품 경쟁력이 없다는 점에 관하여 증거 및 증언만으로는 이를 인정하기 어렵다. 또한 원고와 피고는 2016. 3 부터 충분한 상호협의, 시제품 성능실험 등의 절차를 거쳐 이 사건 계약에 이른 것으로서, 그 과정에서 기술의 가치에 관하여도 상호간에 충분한 검토가 있었다고 봄이 상당하므로, 피고에게 이 사건 계약 내용의 중요부분에 착오가 존재하였다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

 

그리고 설령 피고의 착오가 동기의 착오에 해당한다고 하더라도 이 사건 특허기술 내지 완성된 제품에 대한 원고의 잘못된 정보 제공에 기인하여 이 사건 계약이 체결되었다는 점에 관하여 제출 증거만으로 이를 인정하기 부족하고 달리 인정할 증거도 없으므로 피고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

 

마. 다만, 이 사건 계약에 따른 5년 간의 기술료의 합계는 7억5,000만원인데, 위약금 액수는 2억원으로 총액의 26.7%에 달하는 금액인 점, 1년차 계약기간 중 원고의 계약해제통고로 계약이 종료된 점, 피고는 이 사건 기술에 따른 제품을 생산하지도 않고 시제품을 만드는 단계에서 포기한 점 등을 모두 고려할 때, 이 사건 계약 및 1년차 계약에서 정한 손해배상예정액은 부당하게 과다하다고 봄이 상당하여 위약금을 1억원으로 감액한다.

 

정회목 변호사