[특허분쟁 직무발명보상금] 진공포장지 발명에 대한 직무발명보상금 판결

특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결

 

1. A이 이 사건 제3발명의 발명자인지 여부

 

1) 이 사건 제3발명의 발명자

다음과 같은 사실을 종합하면, A은 확장형 진공포장지(익스팬더블 백)의 접힘 부분에서 발생하는 공기 누출 문제를 해결하기 위하여 ‘진공포장지에서 제1, 2 필름은 75μm 나일론으로 하고, 확장부 필름은 60μm EVOH 필름으로 구성하는 것’을 착상하고, 진공포장지 샘플을 제작 및 성능(진공도) 테스트를 수행하여 이를 구체화하였으며, 이를 통해 이 사건 제3발명 중 청구항 14에 관한 발명을 완성하는데 실질적으로 기여한 사실을 인정할 수 있으므로, A은 이 사건 제3발명 중 청구항 14 부분의 진정한 발명자에 해당한다.

 

가) 피고는 2003년경 나일론·에틸렌비닐알코올(EVOH) 등의 소재를 이용하여 산소 차단 및 수증기 차단 기능을 가지는 7층 레이어 필름과 공기 배출 통로(에어 채널)가 형성된 진공포장 기술을 보유하고 있었다.

 

나) F사는 2011. 9.경 피고에게 이메일을 보내 ‘28인치로 확장 가능한 대형 진공포장지(익스팬더블 백)의 접히는 부분에서 공기 누출 문제가 발생하여 포장지 내를 진공으로 만들 수 없다는 문제가 있다’고 하면서, 피고가 이러한 문제를 해결할 수 있는

지 여부를 문의하였다. 이 이메일에는 ‘접힘과 퍼짐이 가능한 확장부 필름이 상, 하부 필름 사이에서 외측 방향으로 절반이 접히는 도면’ 등이 포함된 자료가 첨부되어 있었다.

 

다) 피고의 E, M, N, L 및 A은 F사가 요청한 익스팬더블 백의 개발 회의에 참석하여 여러 개발 의견과 샘플 제작방법, 샘플 성능 테스트 및 결과에 대한 대책 등을 논의하였고, ‘일부 M 봉투는 진공 썩션이 안 될 것임’이라는 문제 제기가 있었고, A은 ‘스텐드 파우치 밑지 투입형태’로 제작하자는 의견을 제시하였다. A은 ‘양 사이드 밑지 60μm EVOH 투입하여 제작’하는 방법으로 샘플을 제작하여 그 성능을 테스트해 본 결과 ‘100% 합격’을 확인할 수 있었는데, 위 개발일지에는 ‘양 사이드 밑지로 사용된 60μm EVOH가 기존나일론 75μm 보다 산소투과도가 낮기 때문에 좋다’는 취지의 기재와 그 세부 도면이 기재되어 있다.

 

라) 특허청 심사관은, ‘이 사건 제3발명의 청구항 1 내지 6, 12 내지 14 발명은 인용발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다.’는 거절이유를 통지하였고, 이에 피고는 청구항 7(‘제1 필름, 제2 필름 및 확장부 필름은 적어도 하나의 산소차단 레이어와, 적어도 하나의 수증차단 레이어가 적층되어 구성되는 것’)의 구성을 삭제하고 이를 청구항 1에 병합하는 보정을 통해 위 거절이유를 극복하였다.

 

마) 이 사건 제3발명의 특허출원과 관련하여, 특허법인 C&S 담당자가 2012. 5. 10. A에게 보낸 이메일에는 “금일 유선상으로 말씀해 주신 바와 같이, 확장형 진공포장지 건에서, 뒷면 필름의 두께를 70μm 이하로, 확장부 필름의 두께를 60μm 이하로 한정하는 내용을 추가한 내용으로 출원을 진행하는 것으로 알겠습니다.”라는 내용이 포함되어 있어, A이 이 사건 제3발명의 출원 과정에서 특허출원 담당자에게 그에 관한 기술적 사상 및 특징을 설명한 사실이 인정된다. 한편 이 사건 제3발명 중 청구항 14에는 “제1항에 있어서, 상기 제1필름 및 제2 필름은 75μm 이하의 두께로 형성되고, 상기 확장부 필름은 60μm 이하의 두께로 형성되는 것을 특징으로 하는 진공포장지”가 기재되어 있다.

 

바) 당시 피고의 영업부 소속 상무로서 위 개발회의의 참석자였던 E은 당심 법정에서 이 사건 제3발명의 익스펜더블 백에 관한 기술을 주도적으로 개발한 사람이 A이라고 진술하였다.

 

2) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 제3발명이 적용된 진공포장지는 피고가 기존에 보유하고 있던 7층 레이어 필름과 공기 배출 통로(에어 채널)가 구비되어 있는 진공포장지의 기술이 적용된 것이고, A이 기여한 부분인 확장부 필름의 두께에 관한 수치범위의 한정은 단순 선택사항에 불과하므로, A이 이 사건 제3발명을 완성하는데 별다른 기여를 하지 않았다는 취지로 주장한다. 그러나 A은 그 수치범위 내 두께를 가지는 확장부 필름이 구비된 진공포장지의 성능 실험을 통해 진공포장지의 접힘 부분에서 공기 누출 문제가 해결된 것을 확인하였고, 피고가 판매하는 진공포장지에 이 사건 제3항발명의 수치한정 사항이 반영되어 있다는 점을 고려할 때, 그 수치범위 한정이 별다른 효과 내지 기술적 의의가 없는 단순 선택사항에 해당한다고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

 

2. 직무발명보상금의 산정

 

1) 원고의 주장

피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 제3발명에 대한 정당한 보상금은 최소 57,588,919원(= 총 매출액 4,607,113,527원 × 독점권 기여율 50% × 실시료율 5% × 발명자 보상율 50% × 발명자 기여율 100%)인바, 원고는 그 중 일부 청구로서 5,000만원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

 

2) 구체적 검토

가) 직무발명보상금 지급의무의 발생

이 사건 제3발명 또한 직무발명으로서, A과 피고 사이에 이 사건 제3발명의 특허를 받을 권리에 관한 묵시적 승계약정이 있었던 것으로 인정할 수 있으므로, 피고는 원고에게 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 이 사건 제3발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

 

나) 직무발명보상금의 범위

(1) 사용자의 이익

(가) 직무발명 관련 매출액

2012년부터 2017년까지 이 사건 제3발명이 적용된 제품으로 발생한 피고의 매출액 총합은 4,888,037,340원(= 미화 4,092,120달러 × 1194.5원12)/달러)인 사실을 인정할 수 있다.

 

(나) 가상 실시료율

갑 제33호증의 기재에 의하면, 이 사건 제1발명이 속하는 소비재 산업의 실시료율은 평균 4.34% 내지 5.4%인 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 이 사건 제3발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 제1발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다.

 

(다) 독점권 기여율

아래와 같은 사정들을 종합하여, 이 사건 제3발명의 독점권 기여율을 25%로 정하기로 한다.

① 이 사건 제3발명은 세계적인 진공포장지 제품 업체인 미국의 F사가 의뢰한 익스팬더블 백의 접히는 부분에서 공기 누출 문제를 해결하기 위해 고안된 것으로 이와 같은 기술 혁신의 정도가 피고의 매출에 영향을 미친 것으로 보인다.

 

② 이 사건 제3발명과 관련된 피고의 매출이 관련 제품을 미국 F사로 수출하여 발생했는데, 미국에서 이 사건 제3발명의 특허등록이 되지 않음에 따라 피고의 독점성이 약한 것으로 보인다(피고는 미국에서 이 사건 제3발명에 대한 특허등록이 되어 있지 않아 피고가 이 사건 제3발명을 통하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없으므로 원고에게 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 F사에게 납품하였던 이 사건 제3발명이 적용된 진공포장지 제품의 생산이 모두 국내에서 이루어졌다는 점에서 위와 같은 사정만으로 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없되, 이러한 사유는 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려한다).

 

③ 피고가 위와 같은 매출을 얻게 된 것은 이 사건 제3발명의 독점력 외에 피고가 F사로부터 진공포장지 제품에 관한 기술력을 인정받고 있었고, 피고와 F사 사이에 기존에 존재하였던 진공포장지에 대한 독점 납품계약 관계가 어느 정도 영향을 미친 것으로 보인다.

 

(라) 종합: 사용자의 이익

따라서 이 사건 제3발명의 실시로 인한 피고의 이익액은 61,100,466원(=피고의 매출액 4,888,037,340원 × 가상 실시료율 5% × 독점권 기여율 25%) 상당이 된다.

 

(2) 종업원(발명자) 공헌도

A이 이 사건 제3발명의 기술개발 과정을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 관여한 사실을 인정할 수 있고, 이는 종업원(발명자) 공헌도를 높이 평가할 수 있는 요소이다. 그러나 피고는 이 사건 제3발명의 완성 전부터 7층 레이어 필름 및 표면에 에어 채널이 형성된 진공포장 기술을 개발하여 왔고, 이와 같은 과정에서 축적된 피고의 기술이 이 사건 제3발명의 완성에도 영향을 미쳤을 것으로 보이며, 이 사건 제3발명을 완성하고 그 성능을 테스트하기 위해서는 반복적인 실험과 평가가 필수적으로 수반될 것으로 보이는데, 그 과정에서 피고의 인적·물적 자원이 동원되었을 것임은 경험칙상 명백하다. 따라서 이와 같은 사정들을 모두 고려하여 이 사건 제1발명의 종업원(발명자) 공헌도를 30%로 정하기로 한다.

 

(3) 원고 기여율

이 사건 제3발명의 특허공보 발명자란에 A과 피고의 대표이사인 ‘D’가 공동발명자로 기재되어 있으나, 갑 제6호증의 1의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제3발명은 ‘F extendable bag 개발’ 회의에 참석자로 기재된 자들 중 A, L 이사, M 상무 등이 기술적 사상에 관한 의견을 낸 것으로 보이고, 피고는 D가 이 사건 제1발명의 발명자라는 점에 관해 특별히 주장, 증명을 하지 않고 있으며, 달리 D가 이 사건 제1발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르렀다고 볼만한 자료도 없으므로, D를 공동발명자라고 보기 어렵다. 이에 더하여 위 회의의 참석자로 기재된 E은 당심 법정에서 이 사건 제3발명의 주된 기술 사상은 A이 주도적으로 개발하였다고 진술한 점(당심 증인 E의 녹취서 7면) 등을 종합하면, 공동발명자 중 A의 기여율은 50%라고 보아야 한다.

(4) 종합: 직무발명보상금의 산정

따라서 이 사건에서 원고가 지급받아야 할 정당한 직무발명보상금은 9,165,069원[= 사용자의 이익 61,100,466원 × 종업원(발명자) 공헌도 30% × 발명자들 사이에서의 원고 기여율 50%]이 된다.

 

3) 소결론

따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 제3발명에 대한 직무발명보상금으로 9,165,069원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 

정회목 변호사