[특허분쟁 직무발명소송] 직무발명청구소송에서 정액 실시료 부분에 대해서만 보상금을 인정한 판결

서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결

 

1. 사실관계

 

가. 원고의 직무발명

1) F은 2005. 7.경부터 피고, C와 함께 척추 추간판 탈출증의 치료를 위한 G의 개발을 추진하였다. 보건복지가족부는 2006. 5.경 보건의료기술진흥사업의 사업대상 과제로 “H(연구주관기관: 피고, 주관 연구책임자: F)”를 선정하여 연구비를 지원하였고, F은 위 연구비를 지윈받아 G의 개발사업(이하 ‘이 사건 연구개발사업’이라 한다)을 주관하였다.

2) 원고는 2005. 7.경 피고의 주선에 따라 F에게 파견되어 이 사건 연구개발사업에 참여하였고, 2006. 말경 F 등과 공동으로 3개 발명을 완성하여, 그중 순번 1 발명을 공동발명자들과 함께 특허출원하여 등록받았다.

3) 피고는 이 사건 제1 직무발명의 공동발명자들로부터 그에 관한 특허권의 지분을 전부 양수하였고, 이 사건 제2, 3 직무발명에 관하여 각 공동발명자들로부터 특허받을 권리를 양수한 다음 단독 또는 C와 공동으로 특허출원하여 등록받았다.

 

나. 피고의 이 사건 직무발명에 관한 기술이전 등

1) 피고는 2007. 12. 26. C에게 이 사건 제1 직무발명에 대한 특허권에 관하여 특허청 접수 Z로 일부양도를 원인으로 한 일부이전등록을 마쳐주있다.

2) 피고는 2008. 1. 4. C, F과 사이에, 피고는 C에게 이 사건 직무발명에 관한 피고의 특허권 등의 권리를 이전하고, F은 C에게 이 사건 직무발명에 관한 기술자문 등을 제공하며, C는 피고에게 기술이전대가를 제공하는 것을 골자로 하는 기술이전계약을 체결하였다.

3) 피고와 C, F은 2009. 11. 30.과 2010. 12. 29. 각각 앞서 체결한 기술이전계약의 내용을 변경하는 취지의 기술이전계약을 체결하였다. 이에 따라 피고와 C, F 사이에 2010. 12. 29. 이 사건 직무발명에 관하여 최종적으로 확정된 기술이전계약(이하 ‘이 사건 기술이전계약’이라 한다)을 체결하였다.

4) C는 디스크 치료용 G(이하 ‘C 개발제품’이라 한다)를 개발하여 2011.경부터 이를 생산판매하기 시작하였고, 2009. 12. 30.부터 2017. 3. 31.까지 피고에게 14차례에 걸쳐 총 1,151,096,118원을 이 사건 기술이전계약에 따른 대가 명목으로 지급하였다

 

2. 법원의 판단

 

가. 직무발명보상금 청구권의 발생

구 발명진흥법 제15조 제1항은 “종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”라고 규정하고 있다.

 

이 사건 직무발명은 사용자인 B대학교의 근무규정으로 볼 수 있는 이 사건 직무발명 관리규정 제2조 제2호에서 정하는 ‘그 직무에 관하여 발명한 것으로서 교직원 등이 본교 또는 정부부처와 그 출연기관 등으로부터 연구비를 지원받고 특정 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명’에 해당하는 것으로서 직무발명에 해당한다. 나아가 원고와 공동발명자들은 이 사건 직무발명 관리규정에 의하여 B대학교의 직무발명을 관리하는 법인인 피고로 하여금 이 사건 직무발명에 대한 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 한 사실이 확인된다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 원고는 구 발명진흥법 제15조 제1항에서 정하는 정당한 보상을 받을 권리가 있다.

 

나. 직무말명보상금 청구권의 범위

1) 산정방법

가) 구 발명진흥법 제15조 제2항은, 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황, 즉 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의

상황(제1호), 책정된 보상기준의 공표 게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황(제2호) 및 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황(제3호) 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 정하고 있다.

 

이에 살피건대, 이 사건 직무발명 관리규정 제20조는 피고가 직무발명의 실시 또는 양도로 인한 기술료가 발생하였을 경우, 그중 특허용을 공제하고 남은 돈의 70%를 주발명자에게 지급하도록 규정하고 있는바, 이는 구 발명진흥법 제15조 제2항 소정의 ‘제1항에 따른 보상에 대하여 근무규정에서 정하고 있는 경우’로 볼 수 있다. 나아가 다음과 같은 사정들, 즉 (1) B대학교가 이 사건 보상규정을 학내 규정의 형식으로 공표 게시하고 있었던 점, (2) 이 사건 보상규정은 기술료 수익의 70%를 주발명자에게 지급하도록 규정하여 그 지급비율이 낮지 않은 점, (3) 원고가 이 사건 보상규정을 그 대로 원용하여 피고에게 직무발명보상금을 청구하고 있고, 피고 또한 위 보상규정을 기초로 원고의 청구를 다투는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 보상규정은 합리적인 것으로서 정당한 직무발명보상금의 액수를 산정하기 위한 기준이 될 수 있다고 판단된다.

 

따라서 피고에 대하여 청구할 수 있는 원고의 직무발명보상금 액수는 ‘피고가 이 사건 직무발명을 양도함으로써 얻은 기술료’에 이 사건 보상규정을 적용함으로써 산정할 수 있다.

 

나) 다만, 위와 같은 방법에 따라 직무발명보상금의 액수를 산정함에 있어서는 앞서 본 기초사실로부터 알 수 있는 아래와 같은 사정들이 반영되어야 한다.

(1) C가 피고에게 지급하는 기술료에는 이 사건 직무발명뿐 아니라 그 밖의 피고와 F, C가 공동으로 디스크 치료용 G를 연구개발하는 과정에서 확보된 기술에 대한 대가, 즉 ‘공동 개발 대가’도 포함되어 있다(이 사건 기술이전계약 제5조 제4항 참조). 따라서 C가 피고에게 지급하는 기술료 중 위 ‘공동 개발 대가’가 제외된 ‘정액기술료’ 및 ‘경상 기술이전대가’(이 사건 기술이전계약 제5조 제1항, 제2항)만이 ‘피고가 이 사건 직무발명을 양도함으로써 얻은 기술료’로서 보상금 산정의 기초가 된다.

(2) 이 사건 기술이전계약 제5조 제2항은 ‘경상 기술이전대가’를 ‘매년 계약 기술로 (C에게) 창출되는 매출액의 6%’ 상당액으로 정하고 있다. 따라서 피고의 주장과 같이 이 사건 직무발명이 균등범위 내에서 C 개발제품에 실시되지 않았다면, 위와 같은 경상 기술이전대가는 인정될 수 없으므로 (통상의 직무발명사건과는 달리) 오직 이 사건 기술이전계약 제5조 제1항에 따른 정액기술료 83,375,000원만이 ‘피고가 이 사건 직무발명을 양도함으로써 얻은 기술료’로서 보상금 산정의 기초가 될 수 있다.

(3) 이 사건 직무발명은 원고가 공동으로 발명한 것이다. 따라서 직무발명보상금을 산정함에 있어서는 원고가 이 사건 직무발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 발명연구자 집단 중 원고가 기여한 정도, 즉 이 사건 직무발명에 대한 원고의 발명기여도 또한 반영되어야 한다

 

2) 이 사건 직무발명의 C 개발제품에 대한 실시 여부

이 사건 제1항 발명의 구성요소 2, 3에 해당하는 ‘제1, 2 전극의 단부에 코일 스프링이 결합되어 있고, 코일 스프링은 자유상태에서 단부가 구부려진 형태’와 이에 대응되는 C 개발제품의 구성요소인 ‘제1, 2 전극의 단부에 튜브가 연결되어 있고, 튜브는 자유상태에서 직선 형태’는 과제의 해결원리가 서로 다르고, 작용효과 또한 상이하므로 나머지 점에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 양자가 서로 동일하거나 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

결국 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소 및 그 유기적 결합관계가 C 개발제품에 동일 또는 균등하게 포함되어 있음을 인정할 수 없으므로, C 개발제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 볼 수 없다. 한편, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 직무발명을 포괄하도록 구성된 가장 넓은 권리범위의 특허발명이므로, C 개발제품이 이 사건 제1항 발명의 보호 범위에 속한다고 볼 수 없는 이상 나머지 직무발명에 관하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 직무발명은 그 균등범위 내에서 C 개발제품에 실시되었다고 볼 수 없다.

 

3) 보상금의 구체적 산정

위에서 본 바와 같이 이 사건 직무발명이 균등범위 내에서 C 개발제품에 실시되었다고 볼 수 없으므로, 앞서 본 바와 같이 이 사건 기술이전계약 제5조 제1항에 따른 정액기술료 83,375,000원만이 ‘피고가 이 사건 직무발명을 양도함으로써 얻은 기슐료’로서 보상금 산정의 기초가 될 수 있다.

 

한편, 다음과 같은 사정들, 즉 (1) 이 사건 직무발명은 F과 C가 척추 추간판 탈출증의 치료을 위한 G의 개발을 추진하는 과정에서 발명된 것인 점, (2) 원고는 이 사건 직무발명의 기술사상 창작에 상당한 기여를 하였으나, 다른 한편 구체적인 실험 수행 등의 실무에 연구보조원인 AC를 비롯한 이 사건 연구개발사업의 참여연구원들이 상당 부분 참여한 것으로 보이는 점, (3) 한편 원고는 D센터의 연구원으로서 본래 이 사건 연구개발사업과 관련이 없었으나, D센터의 센터장인 N의 배려로써 이 사건 연구개발사업에 참여할 수 있었던 점을 비롯하여, 그 밖에 이 사건 직무발명의 내용, 발명 경위 및 과정, 이 사건 연구개발사업애 참여한 연구원들의 인적 구성 및 조직 체계 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 직무발명의 완성에 대한 원고의 발명자 기여율은 25%로 정함이 상당하다.

 

이상과 같은 사정을 토대로 피고가 원고에게 지급할 직무발명보상금을 산정해보면, 이는 피고가 C로부터 받은 정액기술료 83,375,000 원에 이 사건 보상규정이 정하고 있는 주발명자에 대한 보상금 지급율 70%와 원고의 발명자 기여율 25%를 순차로 적용한 14,590,625원(= 83,375,000원 X 70% X 25%, 이 사건 보상규정 제2항에 따른 특허 비용의 공제를 주장하고 있지 않으므로 위 정액기술료 전액을 보상금 산정의 대상으로 본다)이 된다.

 

한편, 피고는 원고에게 보상금 명목으로 450만 원을 지급하였으므로 이 돈이 공제되어야 한다는 취지로 주장하나, 달리 피고의 보상금 지급 사실을 인정할 증거가 없으므로 이를 받아들이지 아니한다.

 

다. 결론

따라서 피고는 원고에게 이 사건 직무발영에 대한 직무발명보상금으로 14,590,625원을 지급할 의무가 있다.

 

정회목 변호사