[특허분쟁 PbP 발명] 권리범위 속부 판단에서 제조방법이 기재된 물건발명의 청구항 해석

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 권리범위확인(특)

 

1. 판결의 요지

 

이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언침해에 해당되지 않고, 이 사건 제1항 발명의 직접타정법과 확인대상 발명의 습식법은 실질적 작용효과 등도 달라 균등관계에 있다고 볼 수도 없으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 원심의 판단을 수긍한 판결입니다.

 

PbP(Product by Process) 청구항의 특허요건에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결의 법리를 권리범위 사건에도 그대로 적용하여 특허요건과 권리범위 판단 국면에서 PbP 청구항의 해석기준을 일치시켰습니다.

 

2. 적용법리

 

제조방법이 기재된 물건발명의 청구항(PbP 청구항)은 청구범위에 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 권리범위 속부를 판단해야 하는지 여부(적극)

 

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

 

정회목 변호사