[특허분쟁 직무발명보상금] 필름 권취 장치 발명에 대한 직무발명 보상금을 인정한 판결

특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결

 

1. A이 이 사건 제2발명의 발명자인지 여부

 

1) 이 사건 제2발명의 발명자

다음과 같은 사실을 종합하면, A이 G와 함께 자동 필름권취기(오토와인더)를 개발하는 과정에서 피고의 요구에 따라 자동 필름권취기를 피고의 ‘제대기’와 연결하는 과정에서 발생하는 문제점을 해결하기 위하여 필름의 공급을 적절히 차단하기 위한 가압 수단으로 ‘댄싱 유닛’을 구체적으로 착상하여 이 사건 제2발명의 기술적 사상을 완성하는데 실질적으로 기여한 사실을 인정할 수 있으므로, A은 이 사건 제2발명의 진정한 발명자에 해당한다.

 

가) 피고는 2009. 7. 피고의 상무이던 E을 과제책임자로 하여 중소기업기술개발 지원사업의 일환인 ‘Tube형 다층구조 Film Roll의 자동생산을 위한 Multi-Tension 권취기 개발’ 국책과제에 지원하여 선정되었다. 위 사업수행의 일환으로 피고는 G로부터 자동 필름권취기(오토와인더) 개발에 대한 제안서를 받아 오토와인더의 제작을 의뢰하는 내용으로 G와 계약을 체결하였다.

 

나) 한편 A의 2010. 2. 22.자 주간업무계획에는 1월 월간 주요업무계획으로 “3. 추가 제작하는 Autowinder 기술 협의 및 점검”과 “4. Autowinder 입고 후 설비 배치 계획 수립”이 기재되어 있고, A은 실제로 G를 지속적으로 방문하면서 오토와인더 개발 현황을 수시로 점검하였다.

 

다) G가 피고에게 오토와인더 개발에 관한 제안서를 제출할 당시에는 필름을 생산하는 제대기와 필름을 권취하는 오토와인더 사이에 큰 직경의 ‘버퍼 롤러’가 배치되어 필름이 버퍼 롤러를 따라 감기는 구조를 가지고 있었다. 그러나 피고가 제대기와 오토와인더를 직접 연결해달라는 요청을 함에 따라 G는 제대기와 오토와인더를 연결하려는 시도를 하였는데, 그 과정에서 제대기로부터 나오는 필름의 속도가 오토와인더에서 권취되는 속도보다 빨라 필름이 오토와인더 앞에 쌓이게 되어 필름이 날리는 등의 문제점이 발생하였다. 이와 관련하여 G의 대표이사인 H은 당심 법정에서 ‘이러한 문제점을 해결하기 위한 댄싱 유닛을 개발하는데 A이 일부는 기여하였고, 다시 업무를 하면서 피고 측 담당자로 나왔던 사람이 A이 맞고 다른 사람들은 장비 담당이 아니고, 실제적으로 장비 만드는 과정에서 A과 제일 많이 붙어서 했다.’라고 진술하였다.

 

라) 특허청 심사관은 2012. 4. 6. 이 사건 제2발명 중 청구항 1 내지 12는 선행발명(일본 공개특허공보 특개평6-024615호)으로부터 진보성이 부정된다는 내용의 거절이 유를 통지하였고, 이에 대응하여 피고는 이 사건 제2발명 중 청구항 3 내지 5를 삭제하고 이를 청구항 1에 병합하고 청구항 1에 ‘댄싱 유닛’의 세부 구성 (즉 상기 하측 열에 연결되어 있어서, 하측 열이 하방으로 이동할 때, 상기 댄싱 유닛이 배치된 회전 롤을 지나는 필름을 가압하는 구성)을 부가하여 한정하는 보정을 하면서 ‘선행발명에는 이러한 댄싱 유닛 구성이 나타나 있지 않다’는 의견을 개진하였고, 심사관은 피고의 의견을 받아들여 특허결정을 하였다.

 

한편 이 사건 제2발명의 명세서에는 “댄싱 유닛(38)은 댄싱 유닛(38)을 지나는 필름(F)을, 회전롤(36)을 지나는 필름(F)쪽으로 가압한다. 그에 따라 하부 프레임(34)이 소정 거리 이상 내려가는 경우 … 필름 공급부(10)로부터의 필름(F)의 공급이 차단된다. 이로 인하여, 버퍼부(30) 내부에서 과도한 필름 공급으로 인하여 텐션이 약해지는 것을 막을 수 있으며”라고 기재되어 있어, 이 기재로부터 ‘댄싱 유닛’이 앞서 본 제대기와 오토와인더를 연결함에 따라 발생하는 문제점을 해결하기 위한 기술적 수단으로 마련된 것임을 알 수 있다.

 

마) G와 오토와인더 개발에 함께 참여하였던 성신기전의 김덕중이 작성한 사실확인서에는 A이 오토와인더의 권취 텐션을 조절하는 구성 등에 대한 상세구조 등을 제시하였음을 확인하는 내용이 기재되어 있다.

 

바) A은 피고 내부의 과제책임자로 지정된 E을 도와 오토와인더 관련 국책과제의 중간 실사를 준비하였고, E은 A으로부터 오토와인더 기술 관련 내용을 보고를 받아 국책과제의 최종보고서를 작성하였다. 그 보고서에는 이 사건 제2발명에 기재된 도면과 동일한 도면이 포함되어 있으며, 그 도면에는 ‘댄싱 유닛’ 구성이 나타나 있다. E은 당심 법정에서 ‘이 사건 제2발명은 A과 G가 중점적으로 의논해 나가면서 개발한 것이다. 저는 보고받고 국책과제 내용을 쓸 수 있을 정도만 알면 되었다. 이 사건 제2발명의 특허출원을 위해 특허사무소나 변리사에게 대한 기술설명은 A이 많이 했다.’라고 진술하였다.

 

2) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 제2발명의 ‘댄싱 유닛’은 당해 기술 분야에서 주지관용기술에 해당하고, 이 사건 제2발명은 자동 필름 권취 장치를 개발한 G가 주지관용기술인 댄싱유닛을 단순히 부가하여 완성한 것이므로, A이 이 사건 제2발명을 완성하는데 실질적인 기여를 했다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

 

피고는 ‘댄싱 유닛’이 주지관용기술임을 입증하는 자료로 을 제49호증의 1 내지 3 및 을 제52호증의 1 내지 3을 제출하고 있으나, 위 증거들에는 이 사건 제2발명의 댄싱 유닛과 같이 ‘버퍼부를 구성하는 회전롤의 하측 열에 연결되어 있어서, 그 하측열이 하방으로 이동할 때, 댄싱 유닛이 배치된 회전 롤을 지나는 필름을 가압하는 구성’이 나타나 있지 않다(피고는 위 증거들에서 어떤 구성이 댄싱 유닛에 대응되는 것인지를 명확히 특정하고 있지도 않다). ‘댄싱 유닛’은 제대기에서 나오는 C의 속도와 권취기에서 감기는 속도를 적절히 조절함으로써 권취기와 제대기를 결합할 수 있도록 하는 기능ㆍ효과를 가지는 것인데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제2발명은 출원 과정에서 ‘댄싱 유닛’을 부가하는 보정에 의해 심사관의 거절이유를 극복할 수 있었던 점에 비추어, 댄싱 유닛이 당해 분야에서 널리 알려진 주지관용기술이라고 보기 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니 한다.

 

나. 직무발명보상금의 산정

1) 원고의 주장

피고는 이 사건 제2발명을 사용하여 생산한 롤 제품을 거의 전량 미국과 일본으로 수출하여 이익을 얻고 있으므로, 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 제2발명 에 대한 정당한 보상금은 최소 1,063,685,847원[= 총 매출액 42,547,433,868원(해외 42,451,812,582원 + 국내 95,621,286원) × 독점권 기여율 50% × 실시료율 10% × 발명자 보상율 50% × 발명자 기여율 100%]인바, 원고는 그 중 일부 청구로서 1억원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

 

2) 구체적 검토

가) 직무발명보상금 지급의무의 발생

이 사건 제2발명 또한 직무발명으로서, A과 피고 사이에 이 사건 제2발명의 특허를 받을 권리에 관한 묵시적 승계약정이 있었던 것으로 인정할 수 있으므로, 피고는 원고에게 구 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 이 사건 제2발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

 

나) 직무발명보상금의 범위

(1) 사용자의 이익

(가) 직무발명 관련 매출액

피고는 이 사건 제2발명을 스스로 실시하여 G로부터 위 발명이 적용된 오토와인더(자동 권취장치) 2대를 납품받고 그 대가로 174,250,000원을 지급하고, 그 후 G로부터 위 오토와인더 2대를 더 납품받고 241,000,000원을 추가 지급하였다. 따라서 피고는 G로부터 위 각 대금 합계 415,250,000원에 필름 권취장치 4대를 납품받아 이를 운영하였고, 이 사건 제2발명과 관련하여 제3자에게 필름 권취장치를 판매하거나 라이선스를 준 사실은 없다. 따라서 피고가 이 사건 제2발명이 적용된 4대의 필름 권취장치를 직접 사용하지 않고 이를 제3자에게 판매하였다면, 위 금액 상당의 대금을 받았을 것으로 보이므로, 이 사건 제2발명과 관련된 매출액은 415,250,000원으로 정한다.

 

이와 관련하여, 원고는 이 사건 제2발명으로 인한 피고의 독점적ㆍ배타적 이익 산정과 관련하여, 이 사건 제2발명이 적용된 필름 권취 장치를 이용해서 권취한 플라스틱 롤 필름 제품의 매출액을 기준으로 직무발명보상금을 산정해야 한다고 주장한다. 그러나 이 사건 제2발명은 롤 제품 자체에 관한 발명이 아니라 이를 권취 품질을 높이기 위한 권취 기계장치 자체에 관한 발명으로서 이 사건 제2발명으로 인한 이익은 발명의 대상인 필름 권취장치를 제조하여 판매한 매출액 또는 제3자에게 필름 권취장치의 제조와 관련한 이 사건 제2발명의 실시허락을 하고 받은 실시료 상당의 금액을 말하는 것으로 봄이 타당하고, 위 필름 권취장치를 통해 권취한 롤 제품의 매출액은 이 사건 제2발명과 직접적인 상당인과관계를 인정하기 어려워, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

 

(나) 가상 실시료율

갑 제33호증의 기재에 의하면, 이 사건 제2발명이 속하는 기계/도구 분야 산업의 실시료율은 평균 5.1%인 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 이 사건 제2발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 제2발명의 가상 실시료율은 5%

정도로 정함이 상당하다.

 

(다) 독점권 기여율

피고가 제3자에게 이 사건 제2발명을 실시권을 허여한 사실이 없으므로, 피고에게는 위와 같은 자기 실시와 관련하여 경쟁업체보다 경쟁상 우위에 있는 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고, 그 남아 있는 독점적 지위만큼에 해당하는 자기실시로 인한 이익을 사용자 이익액으로 산정함이 타당한데, 사용자인 피고가 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지는 점 등을 고려하여 이 사건 제2발명의 독점권 기여율을 50%로 정하기로 한다.

 

(라) 종합: 사용자의 이익

따라서 이 사건 제2발명의 실시로 인한 피고의 이익액은 10,381,250원(= 피고의 매출액 415,250,000원 × 가상 실시료율 5% × 독점권 기여율 50%) 상당이 된다.

 

(2) 종업원(발명자) 공헌도

A이 이 사건 제2발명의 기술개발 과정을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 관여한 사실을 인정할 수 있고, 이는 종업원(발명자) 공헌도를 높이 평가할 수 있는 요소이다. 그러나 피고는 이 사건 제2발명의 완성 전부터 오토와인더에 대한 기술을 개발하여 왔고, 이와 같은 과정에서 축적된 피고의 기술이 이 사건 제2발명의 완성에도 영향을 미쳤을 것으로 보이는 점, 이 사건 제2발명은 피고와 G의 개발계약에 따라 개발이 시작되었고, 이 사건 제2발명이 이루는 상당 부분의 구성은 G에 의해 개발된 것으로 보이는 점, 이 사건 제2발명을 완성하고 그 성능을 테스트하는데 피고의 인적·물적 자원이 동원되었을 것으로 보이는 점 등의 사정을 고려하면, 이 사건 제2발명의 종업원(발명자) 공헌도를 30%로 정하기로 한다.

 

(3) 원고 기여율

이 사건 제2발명의 특허공보 발명자란에 A, E, 피고의 대표이사인 D가 공동발명자로 기재되어 있으나, E은 당심 법정에서 ‘이 분야는 제가 잘 모르는 분야이기때문에 이 분야는 A과 G가 중점적으로 의논해 나가면서 했을 것이고, 피고 직원 중에서 필름 권취장치에 대해서 개발했던 직원은 A 밖에 없다’라고 진술하였고, 피고는 D가 이 사건 제2발명의 발명자라는 점을 별다른 주장, 증명을 하지 않고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제2발명은 G와 A에 의해 개발된 것으로 보이므로, 이 사건 제2발명에 대한 A의 기여율은 50%로 본다.

 

(4) 종합: 직무발명보상금의 산정

따라서 이 사건에서 원고가 지급받아야 할 정당한 직무발명보상금은 1,557,187원[= 사용자의 이익 10,381,250원 × 종업원(발명자) 공헌도 30% × 발명자들사이에서의 원고 기여율 50%]이 된다.

 

3) 소결론

따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 제2발명에 대한 직무발명보상금으로 1,557,187원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 

정회목 변호사