[특허침해 손해배상] 특허침해 손해배상 소송에서 불법행위에 기초한 손해배상 청구에 대한 피고의 소멸시효 항변을 받아들였으나 부당이득 반환의무를 인정한 판결

특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결

1. 판결의 요지

피고 스스로 인정하는 바와 같이 피고제품은 1항 발명의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 피고가 피고제품을 실시하는 것은 1항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한다.

피고의 소멸시효 항변에 관하여 보면, ①원고는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ②피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다. 그리고 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

원고는 피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다. 앞에서 본 바와 같이, ①피고제품은 1항 발명의 권리범위에 속한다는 사실, ②피고는 2011년부터 2012. 4. 26.까지 특허권자인 원고와 실시계약 등을 체결하지 않은 채 피고제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었던 사실이 인정되므로, 피고는 위 기간 동안 1항 발명에 속하는 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다. 피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 등 다 브랜드, 지명도, 시장 상황 른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다. 증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다.

또한 ①특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 “지식재산분쟁 현황조사 연구 – 국내 특허 라이선스 실태조사”에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 ‘업종 분류’로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류’로는 약 5.6%인 점, ②산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2. 이 사건 특허권

1) 발명의 명칭: 톱니가 형성된 곡선부를 가지는 어스 앵커 브라켓

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 12. 28./ 2007. 9. 13./ 제760213호

3) 특허권자: 원고

4) 발명의 개요

5) 청구범위

【청구항 1】어스 앵커(earth anchor) 공법에 따라 토류벽에 형성된 천공에 삽입되는 앵커체의 자유장을 고정하기 위해 상기 토류벽의 측면에 결합된 수평보에 의해 지지되는 브라켓으로서, 톱니를 가지는 곡선부가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판; 상기 양 측판을 연결하여 고정시키는 연결부재; 상기 양 측판에 의해 지지되며, 상기 양 측판의 톱니와 치합하는 걸림턱과 상기 앵커체의 자유장을 인출하기 위한 관통부를 구비하는 지압(支壓)수단; 을 포함하는 어스 앵커 브라켓(이하 밑줄을 표시한 부분의 구성을 ‘이 사건 쟁점구성’이라 하고, 위 청구항 1의 발명을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).

3. 법원의 판단

가. 소멸시효

갑 제5 내지 10호증의 각 기재에 의하면, ① 원고는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 제1 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ② 피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③ 이에 원고가 2011. 10. 17. 제1 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 이 사건 제1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다(앞에서 본 바와 같이 위 적극적 권리범위확인심판에서의 확인대상발명은 제1 피고제품과 같다). 그리고 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다.

위 인정사실을 위 법리에 비추어 볼 때, 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 제1 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 제1 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

나. 부당이득반환

1) 부당이득반환의무의 발생

앞에서 본 바와 같이, ① 제1 피고제품은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 사실, ② 피고는 2011년부터 2012. 4. 26.까지 특허권자인 원고와 실시계약 등을 체결하지 않은 채 제1 피고제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었던 사실이 인정되므로, 피고는 위 기간 동안 이 사건 제1항 발명에 속하는 제1 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

2) 부당이득반환의무의 범위

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

갑 제28, 65 내지 70호증, 을 제3 내지 10, 36, 38호증의 각 기재(가지번호 포함) 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위(제1 피고제품을 기 임대하여 2012. 10. 25.까지 임대료 매출금액이 발생한 부분 포함)로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다.

또한 갑 제81 내지 83호증, 을 제39, 40, 41호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 “지식재산분쟁 현황조사 연구 – 국내 특허 라이선스 실태조사”에서 이 사 건 제1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 ‘업종 분류’로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류’로는 약 5.6%인 점(갑 제82호증의 1, 2, 3), ② 산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고(을 제39호증의 137면), 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점(을 제40호증의 2면) 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다.

따라서 피고는 원고에게 제1 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

정회목 변호사