[상표침해 손해배상] 원고 등록상표와 피고들의 사용표장이 동일·유사하고 디자인으로만 사용되는 등 특별한 사정도 없어 등록상표가 침해되었으므로, 피고는 사용표장의 사용이 금지되고 손해를 배상할 책임이 있다고 본 판결

특허법원 2019. 10. 31. 선고 2018나1640 판결

1. 사실관계

가. 원고의 등록상표

원고는 아래 등록상표(이하, ‘이 사건 등록상표’라 한다)의 권리자이다.

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 10. 23./ 2008. 3. 18./ 제741025호

2) 구성: 

3) 지정상품:

○ 제18류의 모피, 가죽제 서류가방, 가죽제 여행가방, 가죽제 핸드백, 다목적 스포츠 가방, 더플백, 배낭, 다목적 지갑, 등산용 가방, 명함케이스, 비귀금속제 가방, 비즈니스용 가방, 서류가방, 쇼핑백, 숄더백, 스포츠가방, 신발가방, 신용카드 케이스, 여행가방, 열쇠케이스, 옷가방, 지갑(귀금속제는 제외), 책가방, 토드백, 양산, 우산, 등산지팡이

○ 제25류의 가죽신, 골프화, 굽 높은 구두, 단화, 드레스 슈즈, 등산화, 런닝화, 부츠, 샌달, 스니커즈, 아동화, 운동화, 진바지, 골프복, 가죽잠바, 남성용 슈트, 여성용 슈트, 청바지, 더블코트, 데님바지, 등산복, 원피스, T셔츠, 남방셔츠, 모피제 외투, 밍크자켓, 스커트, 아동복, 네글리제, 수영복, 스웨터, 슬립, 잠옷, 가죽장갑, 넥타이, 스카프, 양말, 목도리, 스타킹, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 모자, 혁대

나. 피고들의 지위와 표장 사용

1) 피고 B은 “리타(LEATA)”(이하 ‘리타’라고 한다)라는 상호로 의류 등 판매를 영업으로 하는 사람이고, 피고 주식회사 C(이하 ‘피고 회사’라고 한다)는 백화점 경영 등을 영업으로 하는 회사로서 C백화점 경기점과 강남점 및 인터넷쇼핑몰인 C몰 (http://www.C, 이하 ‘C몰’이라 한다) 등을 운영하고 있다.

2) 피고 B은 2015. 9.경 리타의 ‘2015 F/W 시즌’ 제품군으로 별지 피고들 사용표장 기재 표장(이하 ‘이 사건 사용표장’이라고 한다)이 부착된 의류와 모자류 등 제품(별지 피고들 제품사진 영상 참조, 이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)을 출시하였다.

3) 피고 B은 피고 회사와 사이에 이 사건 제품을 피고 회사의 C백화점 경기점과 강남점 및 C몰에서 판매한 후 그 판매대금 중 일정비율 또는 일정액을 공제한 나머지 판매대금을 지급받기로 하는 내용의 백화점 단기행사 특약매입 계약과 온라인 운영 특약(이하 동 계약과 특약을 통틀어 ‘이 사건 계약’이라고 한다)을 아래 표 기재와 같이 체결하였다.

4) 피고 B은 이 사건 계약에 따라 이 사건 제품을 공급하였고, 위 제품은 피고 회사의 C백화점 강남점, 경기점 및 C몰에서 전시·판매되었다.

다. 관련 심판의 경과

1) 원고는 특허심판원에 피고들을 상대로 각각 이 사건 사용표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데(피고 B에 대한 특허심판원 2016당3088호, 피고 회사에 대한 특허심판원 2016당3208호), 특허심판원은 2017. 3. 14. 위 각 심판에 대하여 모두 원고 청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 각 심결은 그대로 확정되었다.

2) 스페인 소재 회사인 E(이하 ‘소외 회사’라 한다)은 특허심판원에 원고를 상대로 ‘이 사건 등록상표가 스페인 및 세계 각국에 널리 인식된 소외 회사의 선사용상표들과 의 관계에서 상품의 품질을 오인하고 수요자를 기만할 염려가 있고, 또한 원고가 주지․저명한 선사용상표들을 모방하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원․등록받은 것이므로 그 등록이 무효가 되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록무효심판을 청구하였는데(특허심판원 2018당7호), 특허심판원은 2018. 5. 1. 소외 회사의 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원시에 국내 및 외국에서 현저히 알려져 있었다거나 이 사건 등록상표의 등록결정시에 국내에서 특정인의 상표로 알려져 있었다고 볼 수 없다는 이유로 소외 회사의 위 청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.

3) 이동선은 2016. 11. 10. 특허심판원에 원고를 상대로 진바지, 골프복 등을 지정상품으로 한 이 사건 등록상표의 불사용취소심판을 청구하였는데(특허심판원 2016당3549호), 특허심판원은 2017. 6. 28. 원고와 F 사이에 체결된 2012. 5. 20.자 이 사건 등록상표 사용계약, F의 2015. 9.경 내지 같은 해 11.경 이 사건 등록상표 택, 명함에 관한 제작 발주 및 이 사건 등록상표가 표시된 골프의류 발주 사실을 인정하였고, 이에 기하여 이 사건 등록상표가 골프복에 사용되었다고 판단하면서 이동선의 위 청구를 기각하는 심결을 하였으며, 위 심결은 그대로 확정되었다.

2. 침해 여부

피고 A는 “리타(LEATA)”라는 상호로 의류 등 판매를 영업으로 하는 사람이고, 피고 주식회사 신세계(‘피고 회사”)는 백화점 경영 등을 영업으로 하는 회사로서 신세계백화점 경기점과 강남점 및 인터넷쇼핑몰인 신세계몰 등을 운영하고 있다. 피고 A는 2015. 9. 경 리타의 2015 F/W시즌 제품군으로 이 사건 사용표장이 부착된 의류와 모자류 등 제품을 출시하였다. 피고 A는 피고 회사와 이 사건 제품을 신세계백화점 경기점, 강남점, 신세계몰에서 판매한 후 그 판매대금 중 일정비율 또는 일정액을 공제한 나머지 판매대금을 지급받기로 하는 백화점 단기행사 특약매입 계약과 온라인 운영 특약을 체결하였다.

등록상표인 “”와 피고들의 제품에 표시된 는 그 외관,호칭 및 관념도 동일하므로, 그 표장이 서로 동일·유사하고 지정상품도 등록상표는 청바지, 등산복을 비롯한 각종 의류와 모자이고, 피고들의 사용제품들은 의류와 모자이므로 동일하므로 특별한 사정이 없는 한 피고들은 등록상표의 상표권을 침해하였다고 할 것이다.

사용표장의 광고 내용, 표장의 사용 위치, 크기 등 구체적 사용태양에 비추어 보면, 피고들의 사용표장 사용은 의류와 모자 제품류에서 출처표시 기능을 하는 상표의 전형적인 사용예에 해당하는 것으로 보일 뿐 상표 기능이 배제된 채 디자인으로서만 사용된 것이라고 볼 수 없다.

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제76조 제1항에 의하면, 선출원상표의 존재로 인한 무효를 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정되어 있어 유사한 선출원상표가 존재함을 이유로 하여서는 이 사건 등록상표가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에 해당된다고 볼 수 없다.

등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 그 비교대상이 되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 선사용상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다

또한 등록상표와 동일유사한 표장으로 보이는 가 해외 기사 등에 게재된 점은 인정되나 등록상표의 출원 당시 소외 회사의 선사용 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 소외 회사의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 한편 기술적 표장으로서의 무효가능성도 인정되지 않는다.

한편 피고들은 원고의 이 사건 소제기가 권리행사의 외형만을 갖춘 권리남용이라고 주장하는데, 원고가 장기간 등록상표를 사용하지 아니하다가 피고들이 등록상표를 사용한 무렵에야 비로소 등록상표를 사용하기 시작한 것으로 보이기는 하나, 이를 인위적으로 작출된 영업 외관이라고 단정하기는 어렵고, 그렇다면 원고의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 보기 곤란하다.

그렇다면 피고 A는 이 사건 사용표장을 사용하여서는 아니 되고 사용표장이 사용된 제품의 완제품, 반제품, 시제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물, 제조용 설비를 폐기할 의무가 있다. 또한 피고들은 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 특별한 사정이 없는 한 피고 A는 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 피고 회사는 피고 A와 공동하여 손해를 배상할 책임이 있다. 다만 이 사건은 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하여, 재량으로 손해액을 산정한다.

3. 손해배상액에 대한 판단

가) 원고는, (i) 주위적으로, 피고 B은 피고 B의 2015. 1. 1.부터 2017. 6. 30.까지의 피고 회사와 관련한 총 매출액(202,383,611원)에 원고의 제품 이익율(0.59)을 적용한 이익액인 165,842,126원의 범위 내로서, 그 중 1,500만 원을 원고의 일부 청구에 따라 지급하여야 하고, 피고 회사는 피고 B으로부터 회수한 마진 이익액 상당인 총 78,704,738원(마진율 0.29)의 범위 내로서, 그 중 1,500만 원을 원고의 일부 청구에 따라 지급하여야 하며, (ii) 예비적으로, 피고들은 각 원고가 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액 상당인 침해기간 3년간의 상표 사용료에 상당하는 돈 9,000만 원(1년당 3,000만 원)의 범위 내로서, 그 중 1,500만 원씩을 원고의 일부 청구에 따라 지급하여야 한다고 주장한다.

나) 주위적 주장 부분에 대하여

피고 B이 피고 회사와 관련하여 2015. 1. 1.부터 2017. 6. 30.까지 합계 202,383,611원 상당의 매출을 일으킨 사실은 인정된다. 그러나 피고들의 이 사건 사용표장의 사용기간 또는 이 사건 사용표장이 피고 B의 2015년도 가을/겨울 시즌 제품군에 사용된 것이라는 점에 비추어 볼 때, 피고 B의 피고 회사에 대한 위 기간 동안의 매출액 전부가 이 사건 사용표장의 사용으로부터 발생한 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원고 주장의 원고 제품 이익률(0.59), 피고 회사 이익율(0.29) 역시 이를 인정할 객관적 증거가 없다. 따라서 원고의 주위적 주장은 이유 없다

다) 예비적 주장 부분에 대하여

원고가 2012. 5. 20. F(L)에게 이 사건 등록상표의 사용 및 F이 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용 권한을 부여하는 것을 허락하면서, F으로부터 매년 3,000만 원, 개별 지급기준 1pis(족)당 5,000원으로 정한 ‘상표 사용 수익과 사용료’를 지급받는다는 내용이 기재된 계약서가 존재하는 사실, L가 원고에게 2012. 5. 14.부터 2012. 11. 27.까지 총 29회에 걸쳐 불규칙적으로(매월 3 내지 5회) 불규칙적인 금액(1회당 300,000원 내지 2,300,000원) 합계 37,590,800원을 이체한 사실은 인정된다.

그러나 원고와 F 사이의 밀접한 경제적 이해관계, 둘 사이에 이루어진 모든 금전 이체 내역이 이 사건 등록상표의 사용 허락에 기해 발생한 것이라고 보이지 아니하는 점, 2015. 9.경 이전에 이 사건 등록상표가 실제 사용되었음에 대한 객관적 증거가 존재하지 아니하는 점은 앞서 본 바와 같은바, 앞서 인정한 사실만으로는 원고가 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액이 연 3,000만 원에 달한다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 객관적 증거가 없으므로, 원고의 예비적 주장 역시 이유 없다.

라) 재량에 의한 손해액 산정

(1) 위 인정사실에 비추어 보면, 이 사건은 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 할 것인바, 구 상표법 제67조 제5항 또는 상표법 제110조 제6항에 따라 재량으로 피고들이 배상할 손해액을 산정하기로 한다.

(2) 앞선 인정사실에 더하여 아래와 같이 인정되는 사실 또는 사정에 비추어 알 수 있는 원고의 이 사건 등록상표 사용태양, 피고들의 이 사건 사용표장 사용 및 중지 정황, 상표 제도의 목적 및 기능 등 이 사건 변론 과정에 현출된 모든 사정에 더하여, 손해의 발생 또는 확대에 피해자의 과실이 있으면 가해자의 손해배상 범위를 정할 때 이를 당연히 참작하여야 하는 점까지 모두 종합하여, 이 사건 제품의 제조 및 판매(광고 포함) 행위로 인한 원고의 손해액을 3,000,000원, 그 중 판매(광고 포함) 행위로 인한 손해액을 1,000,000원으로 각 산정한다.

(가) 원고가 제출한 원고와 F, F과 H 사이에 체결된 이 사건 등록상표에 관한 각 사용계약서 및 영업 관련 계약서들은 모두 피고들의 이 사건 사용표장의 사용시점인 2015. 9.경 이전에 실제 이 사건 등록상표가 업으로서 사용되었다는 점을 인정하기에 부족함은 앞서 본 바와 같다.

(나) 원고는, 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 제품으로 얻은 2015. 11.경부터의 매출액이라고 하면서 갑 제18호증의 1 내지 3을 제출하였으나, 그 매출액 내용은 아래와 같은 이유로 신뢰하기 힘들다.

① 갑 제18호증의 1은 원고가 이 사건 등록상표 부착 상품을 포함하여 원고의 모든 상표별 매출액이 포함된 자료라고 하면서 제출한 각 카드회사별 원고 매출 승인내역(2015년, 2016년)인데, 그 기재 내용 자체로 이 사건 등록상표의 사용과의 연관성을 찾아보기 어렵다.

② 갑 제18호증의 2는 원고 스스로 작성한 ‘2015. 11. 10. ~ 2016. 6. 30. 매장 판매 리스트(이 사건 등록상표 부착 상품의 매출액)’이며, 갑 제18호증의 3은 원고 스스로 작성한 ‘2015. 11. 10. ~ 2016. 6. 30. 매장 판매 리스트(이 사건 등록상표 부착 상품 및 원고의 다른 상표 부착 상품을 포함한 총 매출액)’이다.

③ 그런데 위 각 증거방법의 내용상 서로 부합하지 아니하는 불일치 또는 모순되는 기재가 상당 부분 존재한다. 즉 원고 총 매출액에 관한 카드회사별 승인내역(갑 제18호증의 1)보다 이 사건 등록상표 부착 상품의 매출액(갑 제18호증의 2)이 클 수 없음에도 불구하고, 동일한 날의 원고 상품 총 매출액에 해당하는 특정 카드 회사의 승인내역[갑 제18호증의 1(제5쪽), 국민카드의 2016. 1. 8.자 승인금액 80,000원]이 이에 대응하는 이 사건 등록상표 부착 상품 매출액[갑 제18호증의 2(제2쪽), 국민카드의 2016. 1. 8.자 매출액 합계 90,000원]보다 큰 경우가 존재하는 등 내용상 불일치가 존재하고, 이 사건 등록상표 부착 상품의 매출액 내역(갑 제18호증의 2)과, 위매출액을 포함하여 산정되었다는 원고의 총 매출액 내역(갑 제18호증의 3)이 서로 부

합하지 아니하는 내역이 다수 존재한다.

④ 나아가 갑 제18호증의 2에 기재된 ‘24HRS-5601' 티셔츠 품목의 기간별 가격들을 비교해 보면, 다음과 같이 짧은 기간 내지는 동일한 날짜에 동일 품목이 판매되었음에도 불구하고 품목별 가격에 상당한 차이를 나타내고 있어 그 기재 내역의 신뢰성에 의문이 간다(이에 대해 원고는 대량 구매 고객 내지 도매 고객에 대 하여 정기적, 비정기적으로 할인을 적용하여 제품을 판매했기 때문이라고 주장하나, 아래에서 알 수 있는 판매일자, 수량 등에 비추어 그와 같은 원고의 주장은 쉽사리 납득되지 아니한다).

(다) 한편, 앞서 본 바와 같은 원고의 상표 사용태양[원고가 수십 개의 등록상표를 보유하고 있다가 그 중 특정 상표를 필요에 따라 임의로 원고의 기존 제품에 표시하는 것을 의미하고, 위와 같은 원고의 상표 사용 태양은 적어도 2015년 내지 2016년을 포함하여 과거 상당 기간 동안 지속된 것으로 보인다(갑 제24, 26호증, 을나제9, 21호증 등)]을 고려하여 볼 때, 피고들의 이 사건 사용표장 사용행위로 인해 원고가 입을 출처표시 기능 등의 상표 기능적 손해는 그다지 크지 아니할 것으로 보이고, 이는 원고가 스스로 사용 중인 등록상표까지도 포함하여 자신이 보유 중인 등록상표 수십 여 개를 상표권 판매의 대상으로 내어 놓는 전문적 영업을 시도하였던 것으로 보이는 사정에 비추어 볼 때 더욱 그러하다(을나 제10호증, ‘패션 잡화 자체적으로 디자인하여 납품, 판매할 수 있는 회사 연락주세요’ 게시물 참조).

(라) 나아가 원고는 2015. 12. 1.경 ‘L’, ‘LBS', 'ERDEM' 등의 상표를 원고의 주사용 상표로서 사용하였던 것으로 보이고(을나 제9호증), 위와 같은 상황은 이후 원고가 피고들의 이 사건 사용표장 사용을 인지한 후 피고들에게 침해의 경고를 하지 아니한 채 경과하였던 기간 중에서도 상당한 동안 지속된 것으로 보인다[을나 제23호증의 1(원고의 2016. 4. 7.자 ‘LBS 수출지원체험전시장 많은 이용 바랍니다’ 인터넷 게시물), 을나 제23호증의 2(광장동매장 홍보 동영상 캡쳐), 을나 제23호증의 3(2018. 3.경 원고의 ‘LBS건강신발’ 홍보 현수막 촬영 사진)].

(마) 원고가 피고들의 이 사건 사용표장 사용행위를 인지한 것은 피고들의 이 사건 제품 제조 시작 직후인 2015. 9.경 내지는 적어도 원고가 피고들의 이 사건 제품을 구입한 2015. 12.경이라 할 것이고(갑 제10, 11호증), 당시 원고는 피고들의 이 사건 사용표장이 2015년 가을/겨울 시즌 제품군에 사용된다는 사실까지 모두 인식하였을 것으로 보임에도 불구하고, 원고는 그로부터 상당한 시간이 흐른 뒤인 2016. 9.경에 이르러서야 비로소 피고 B에게 상표권 침해에 대한 경고장을 보냈다(다툼 없는 사실).

(바) 원고의 피고들17)에 대한 손해산정기간으로 봄이 타당한 2015. 9. 1.부터 2016. 12. 31.까지의 기간 중 피고 B이 피고 회사로부터 환급받은, 피고 회사의 판매수수료 공제 후 매출액은 168,778,502원(= 2015년 2기분20) 78,378,505원 + 2016 년 1기분 71,451,182원 + 2016년 2기분 18,948,815원)이다(갑 제29호증).

(사) 이 사건 계약에 따라 발생한 매출액 중 피고 회사가 지급받는 판매마진율은 28%이다(을나 제3호증의 1 내지 4호증의 4).

(아) 이 사건 사용표장이 2015년 가을/겨울 시즌제품군의 상표로 사용된 점에 비추어 볼 때 위 기간 중 발생한 피고들의 매출액 전부가 이 사건 사용표장의 사용으로 인해 발생한 것으로는 보이지 아니한다.

(자) 국세청이 2017년 발표한 정장제조업, 모자제조업, 의복 및 의복액세서리 도매업의 각 단순경비율은 90.4%, 94%, 94.3%이다.

3) 소결

따라서 원고에게, 피고는 이 사건 제품 제조 및 판매(광고 포함)에 대한 손해배상으로 3,000,000원을 지급할 의무가 있다.

정회목 변호사