[상표분쟁 등록무효] 도형상표에 관하여 요부관찰한 결과 이 사건 등록상표는 롤렉스 (Rolex) 상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 본 판결

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6556 판결

1. 사실관계

가. 피고의 이 사건 등록상표

○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제1334506호/2016. 11. 21./2018. 2. 19./2018. 2. 26.

○ 구 성 : 

○ 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 결혼반지, 귀걸이, 귀금속도금제 메달 등

나. 원고의 선등록상표/서비스표 및 선사용상표

1) 선등록상표 1

○ 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일 : 상표등록 제0012364호/1966. 10. 27./ 1966. 11. 7./2015. 11. 19.

○ 구 성 : 

○ 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 팔목시계, 회중시계, 괘종시계, 좌종시계, 측정용 시계, 시계팔찌, 태엽, 시계유리, 시계줄, 문자반

2) 선등록상표 2

○ 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일 : 상표등록 제0118816호/1984. 11. 3./ 1985. 10. 21./2014. 12. 17.

○ 구 성 : 

○ 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 팔찌(bracelet)

3) 선등록상표 3

○ 국제등록번호/국제등록일/등록일 : 제1273921호/2015. 10. 5./2016. 8. 19.

○ 구 성 :  

○ 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 Timepieces, namely watches, wristwatches 등

4) 선등록서비스표

○ 국제등록번호/국제등록일/등록일 : 제1131642호/2012. 8. 17./2013. 7. 2.

○ 구 성 : 

○ 지정서비스업 :

- 서비스업류 구분 제35류의 Retail sale of timepieces and jewelry articles; advertising for the sale of timepieces and jewelry articles.

- 서비스업류 구분 제37류의 Repair, reconditioning, maintenance and polishing of timepieces and jewelry articles.

5) 선사용상표

○ 구 성 : 

○ 사용상품 : 시계

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 4. 11. ‘이 사건 등록상표는 위 나.항 기재 원고의 선등록상표들 및 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호, 제12호, 제13호에 해당하므로, 그 상표등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2018당1097호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 2019. 8. 2. “이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들 및 선등록서비스표와 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 모티브가 달라 이 사건 등록상표에서 선등록상표들이 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 상품 출처의 오인·혼동 가능성을 초래한다고 보기 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 판결의 요지

이 사건 등록상표에서 왕관 부분()은 요부에 해당한다고 봄이 타당하다. 왕관 도형 표장 ‘ ’은 각각 이 사건 등록상표의 출원 시는 물론 등록결정일인 2018. 2. 19. 당시 원고가 제조․판매하는 시계 제품 등의 출처를 표시하는 상표로서 그 지정상품의 국내 수요자와 거래자는 물론 일반 대중에게도 널리 알려진 ‘저명상표’에 해당한다고 봄이 타당하다. 한편 이 사건 등록상표 “”는 상단 도형 부분 ‘’과 하단 도형 부분 ‘’ 사이에 약간의 간격이 존재하여 상단 도형 부분과 하단 도형 부분이 구분된다. 그런데 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분 ‘’ 은 그 형상에 비추어 지정상품의 국내 수요자나 거래자들에게 ‘왕관 도형’으로 인식될 것으로 보이는바, 아래에서 보는 바와 같이 선등록상표 1의 구성 중 도형 부분 및 선등록상표 2, 3인 왕관 도형 표장(이하 ‘원고의 왕관 표장’이라 한다) ‘’과 유사하므로, 앞서 본 원고의 왕관 도형 표장의 저명성이 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분의 식별력에도 영향을 줄 것으로 보인다. 이러한 점에다가 상단 도형 부분이 이 사건 등록상표의 전체 구성 중 1/2 정도의 크기를 차지하여 쉽게 인식될 수 있는 점 등을 보태어 보면, 이 사건 등록상표의 구성 중 상단 도형 부분은 비교적 식별력이 강하다고 봄이 타당하다. 반면 이 사건 등록상표의 구성 중 하단 도형 부분 “”은 일련의 V자 형상의 도형이 상단의 왕관 도형 부분의 밑에서부터 아래로 점차 커져 확산하는 듯한 형상으로 특별한 호칭이나 관념을 상정하기 어려워, 그 지정상품의 국내 수요자나 거래자들에게 상단의 왕관 도형 부분을 강조하거나 장식하는 부수적 또는 보조적인 부분으로 인식될 여지가 크다. 따라서 하단 도형 부분은 상단의 왕관 도형 부분보다 식별력이 미약하다고 봄이 타당하다.

국내 수요자와 거래자들의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장을 이격적으로 관찰하면, ① 양 상표는 모두 왕관 도형을 기본적 형상으로 하는 점, ② 왕관의 형상이 밑변의 길이보다 높이가 상대적으로 훨씬 긴 삼각형 5개가 왕관 도형 밑단에서 일정한 사이각을 유지하며 부채꼴 형태로 연속하여 배열되어 전체적으로 하단에서 상단으로 퍼져나가는 형상이고, 각 삼각형의 끝 부분에는 동일한 크기의 원 도형이 결합된 점, ③ 양 표장에서 서로 대응하는 각 삼각형의 밑변 길이와 높이의 비율 및 각 삼각형 도형 부분의 크기와 원 도형 부분의 크기의 비율이 비슷한 점 등으로 인하여, 이 사건 등록상표의 왕관 도형은 하단부가 평평하고 평면적인 형상인 반면 원고의 왕관 표장은 하단부가 내부가 빈 타원 형상으로 되어 입체감을 주는 점에서 차이가 있음에도 불구하고, 양 표장은 외관에서 주는 지배적 인상이 유사하다. 또한, 이 사건 등록상표의 왕관 도형 부분과 원고의 왕관 표장은 국내 수요자와 거래자들이 ‘왕관’ 형상으로 인식할 것이라는 점에서 관념도 동일하다(피고는 이 사건 등록상표는 ‘귀금속 중의 왕인 다이아몬드’나 ‘다이아몬드 왕관’ 정도로 관념되는 반면, 선등록상표들은 ‘왕관’으로 인식되거나 선등록상표 1의 구성 중 문자 부분에 의하여 ‘로렉스 시계’로 관념되므로 양 표장은 관념이 다르다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 하단 도형 부분이 ‘다이아몬드’로 직감된다고 보기 어려우므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다). 이처럼 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 요부인 왕관 도형 부분과 선등록상표들의 요부 내지 그 자체인 원고의 왕관 표장이 외관에서 주는 지배적인 인상이 유사하고, 관념도 동일하여 양 표장은 동일․유사한 상품에 함께 사용할 경우 국내 수요자와 거래자들에게 상품 출처에 대한 오인․혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 유사하다고 봄이 타당하다.

정회목 변호사