[특허분쟁 진보성] 출원발명이 통상의 기술자의 입장에서 선행기술들의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성을 흠결하였다고 본 판결

특허법원 2020. 6. 18. 선고 2019허6051 판결

1. 사건의 개요

가. 이 사건 출원발명

(1) 발명의 명칭 : 부식 억제제로서의 아졸 화합물

(2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 번역문제출일/ 출원번호 : 2014. 3. 13./ 2013. 3. 16./ 2015. 10. 16./ 제10-2015-7029959호

(3) 특허청구범위(2017. 6. 2. 보정된 것)

【청구항 1】 0.0005g/L 내지 3g/L의 양으로 존재하는 아졸 화합물(구성요소 1); 리튬 양이온(구성요소 2); 카보네이트(구성요소 3); 및 수성 캐리어(carrier)를 포함하는 (구성요소 4), 금속 기판에 적용하기 위한 전환 조성물(구성요소 5)(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명‘이라 한다)

나. 특허청 심사관은 출원발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였다. 원고는 명세서를 보정하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 거절결정 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 법원의 판단

출원발명 제1항 구성요소 1은 아졸 화합물의 함량을 ‘0.0005~3g/L’로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1에는 DMTD의 함량이 어느 정도인지 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 출원발명 제1항 구성요소 2, 3은 금속 양이온을 ‘리튬 양이온’으로, 음이온을 ’카보네이트‘로 특정하는 반면, 선행발명 1의 대응구성은 ’리튬 양이온‘과 ’카보네이트‘를 개시하고 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 출원발명 제1항 구성요소 5는 금속 표면에 직접 작용하는 전환 조성물로 사용되는 반면, 선행발명 1은 프라이머 층에 적용되어 사용되는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

우선 선행발명 1의 기재는 ‘아졸 화합물의 일종인 DMTD를 포함하는 부식 억제제 조성물’이 금속 표면에 도포되어 전환 조성물로 사용될 수도 있다는 것을 의미한다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1의 위 ‘DMTD를 포함하는 부식 억제제 조성물’을 제1항 출원발명처럼 전환 조성물로 사용할 수도 있음을 쉽게 예측할 수 있다. 그리고 선행발명 2에는 아래와 같이 ‘DMTD를 포함하는 부식 억제제 조성물’이 전환 코팅 조성물로 사용되거나 프라이머 층에 적용되는 유기 프라이머의 성분으로 사용될 수 있다고 명시되어 있다. 그리고 프라이머 층에 적용되는 경우와 전환 코팅 조성물로 사용되는 경우에 조성물의 성분 차이, 사용 시 유의점 등에 관한 기재는 없다. 즉 선행발명 2는 ‘DMTD를 포함하는 부식 억제제 조성물’이 별다른 제한이나 변경 없이 프라이머 층과 전환 조성물로 사용할 수도 있다고 본 것이다. 나아가 선행발명 1, 2는 ‘DMTD를 포함하는 부식 억제제 조성물’을 이용하여 금속 표면의 부식을 억제한다는 목적이 동일하다. 통상의 기술자는 선행발명 2의 ‘DMTD'와 동일한 물질인 선행발명 1의 부식 억제제 조성물 또한 프라이머 층에 적용할 수 있을 뿐만 아니라 전환 조성물로도 사용할 수 있음을 쉽게 예측할 수 있다.

결국 통상의 기술자는 선행기술 1로부터, 또는 이에 선행기술 2를 결합하여 차이점 3을 용이하게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

다음으로 출원발명의 명세서에서 ‘리튬 양이온’이 열거된 다른 종류의 금속 양이온에 비하여, 그리고 ‘카보네이트’가 열거된 다른 종류의 음이온에 비하여 이질적이거나 더 우수한 작용효과를 가진다는 취지로 기재되어 있지 않고, 이를 인정할만한 자료도 없다. 따라서 제1항 출원발명에서 특정된 ‘리튬 양이온’과 ‘카보네이트’는 출원발명의 명세서에 예시된 다른 금속 양이온이나 음이온과 동등한 작용효과를 발휘하고 필요에 따라 용이하게 대체될 수 있다. 결국 통상의 기술자는 선행발명 1의 금속 양이온, 음이온을 선행발명 2의 명세서에 예시된 ‘리튬 양이온’, ‘카보네이트’로 용이하게 대체하여 사용할 수 있다.

마지막으로 선행발명 1은 부식 억제제의 활성 원소로 이미다졸, 트리아졸과 같은 아졸 화합물을 개시하고 있다. 선행발명 1, 2는 각 구성이 ‘부식 억제제 조성물이 DMTD, 금속 양이온 및 음이온’을 포함하므로 동일하고, 사용형태와 목적이 ‘전환 조성물로 사용하거나, 프라이머 층에 적용하여’ 내식성을 강화하려는 점에서 동일·유사하여 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 제1항 출원발명의 아졸 화합물 함량을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 통상의 기술자는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있다.

결국 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 특허출원이 거절되어야 한다. 나아가 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 특허출원 전부가 거절되어야 한다. 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 대하여 살펴볼 필요 없이 출원발명은 특허출원이 거절되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

정회목 변호사