[상표분쟁 거절결정] 출원상표가 기술적 표장에 해당하고 사용에 의한 식별력도 취득하지 않아 등록거절된다고 본 판결

특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결

1. 판결의 요지

‘OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정한 바는 있다. 그러나 ‘OLED'는 옥스퍼드 사전에는 ‘오엘이디’ 또는 ‘올레드’라고 혼용되어 발음되는 것으로 표기되어 있다. 그리고 국내에는 2003.경부터 인터넷 뉴스나 신문기사 등에 ‘OLED'가 소개되기 시작하였는데, 2003. 12. 9.자 디지털타임지에는 ’OLED‘의 발음이 ’올레드‘라고 명시적으로 기재된 바 있고, 2013.경부터 이 사건 심결시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문기사에서 'OLED'를 ’올레드‘라고 표기하여 왔다.

출원상표는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산․판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다. 따라서 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다. 따라서 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록받을 수 없다.

원고가 OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 ’올레드‘라는 표장 자체가 원고의 출처표시로 인식된다고 보기 어렵다. 그리고 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 삼성전자, 소니 등 타사 제품보다 높기 때문에 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 '올레드’ 자체를 원고의 TV 제품의 출처표시로 인식한다고 보기는 어렵다. 나아가 삼성전자, 소니, 도시바, 파나소닉 등도 OLED(또는 올레드) TV라는 품목으로 제품을 생산하고 있다. 결국 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

2. 사실관계

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/출원일 : 제40-2017-33994호/2017. 3. 16.

2) 구성 : 올레드

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 텔레비전 수신기

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2018. 2. 9. “이 사건 출원상표는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’와 관련하여 차세대 디스플레이 기술인 ‘OLED(유기발광다이오드)’의 한글 음역으로 인식되어 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.”는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고가 특허심판원 2018원1144호로 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 11. 5. 위 거절결정과 같은 이유로 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 나아가 상표법 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 보아 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부

구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 산지·품질·효능·용도·시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질 표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조).

한편, 출원상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

1) 이 사건 출원상표인 ‘올레드’는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산․판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

2) 그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록받을 수 없다

나. 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제2항에 해당하는지 여부

구 상표법 제6조 제2항은 ‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 참조).

한편, 출원된 상표나 서비스표가 상표법 상의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조).

1) 증거자료의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2013. 1.경부터 OLED(유기발광다이오드) 패널이 장착된 자사 제품을 ‘K OLED TV’ 또는 ‘K 올레드 TV'라고 표시하여 광고하여 왔던 사실, 원고의 ’OLED‘ TV는 그 기술력을 인정받아 멀티미디어 기술대상 및 에디슨상(Edison Award) 등을 수상한 바 있고, 국내뿐만 아니라 해외에서도 시장 점유율이 높아 2019. 11. 기준 누적 출하량이 500만대를 기록한 사실, 2018. 7. 4.부터 같은 달 8.까지 실시된 올레드 TV 인지도에 관한 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고가 83.7%로 가장 높게 나타났고, 2위인 F(15.0%)보다 높은 연상률을 보인 사실은 인정된다.

2) 그러나 앞서 든 증거 및 갑 제45호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

가) 이 사건 출원상표인 ‘올레드’는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산․판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다.

나) 원고가 OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 ’올레드‘라는 표장 자체가 원고의 출처 표시로 인식된다고 보기 어렵다.

다) 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 F, E 등 타사 제품보다 높기 때문에 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 '올레드’ 자체를 원고의 TV 제품의 출처 표시로 인식한다고 보기는 어렵다.

라) F, E, G, H 등도 OLED(또는 올레드) TV라는 품목으로 제품을 생산하고 있다.

정회목 변호사