[특허분쟁 등록무효] 등록발명이 통상의 기술자의 입장에서 선행기술들의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 본 판결

특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허3885 판결

1. 판결의 요지

제3항 발명의 구성요소 2는 샤프트가 이동 부재에 장착되어 이동 부재와 함께 직선왕복 운동을 하고 가이드 부재가 지지부재에 고정되어 샤프트의 직선왕복 운동을 안내하는 역할을 하는 반면, 선행발명은 부착부가 패드 홀더와 함께 직선 왕복 운동을 하고 지지레일이 기계 프레임 내에 고정되어 부착부의 직선왕복 운동을 안내하는 역할을 한다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 그리고 제3항 발명에는 샤프트의 양단에 제1완충부를 두고 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).

샤프트와 샤프트가 끼워지는 구멍이 형성된 가이드 부재를 두고 샤프트를 가이드 부재의 구멍을 통해 이동시킴으로써 직선왕복 운동을 안내하는 구조를 가지는 제3항 발명과, 샤프트와 샤프트가 끼워지는 구멍이 형성된 부착부를 두고 부착부가 샤프트를 따라 이동됨으로써 직선왕복 운동을 안내하는 구조를 가지는 선행발명 1은 모두 이러한 주지관용기술을 이용한 것이라는 점에서 동일하다. 그리고 특허발명의 명세서에도 ‘종래 사용자가 힘을 가하여 물걸레 기구를 왕복 운동시켜 청소 작업을 수행하는 문제를 해결하기 위하여 직선왕복 운동을 하는 청소기를 고안하였고, 청소기의 직선왕복 운동을 안내하기 위하여 샤프트와 샤프트가 끼워지는 구멍이 형성된 가이드 부재를 형성하였다.’고 기재되어 있을 뿐, 그 중 사프트가 움직이는 구조와 블록이 움직이는 구조를 차별화하거나 양자 사이에 효과의 차이가 있다고 볼만한 아무런 기재나 암시가 없다. 따라서 구멍이 형성된 가이드 부재가 고정되고 구멍에 삽입된 샤프트가 움직이는 제3항 발명이나, 구멍이 형성된 부착부가 움직이고 구멍에 삽입된 샤프트가 고정되는 선행발명 1이나, 이동 부재의 직선왕복 운동을 안정적으로 안내한다는 점에서 기능 및 작용효과가 동일하다.

결국 제3항 발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점 1은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다.

고속으로 왕복 운동을 하는 부재는 관성에 의해 운동 방향이 바뀌는 양 끝단에서 충격을 받게 되고 이에 따라 진동이나 소음이 발생하게 되는데, 이 때 충격을 완화하고 진동이나 소음을 줄이기 위해 완충부를 두는 것은 주지관용기술에 해당한다. 그리고 직선왕복 운동 안내 기능을 위하여 샤프트와 샤프트가 삽입되는 구멍이 형성되는 블록을 사용하여 하는 기술에서 직선 왕복에 따른 진동이나 소음을 방지하기 위하여 샤프트의 끝단에 완충부를 형성하는 것은 널리 사용되는 기술이다. 선행발명 1의 지지레일을 움직이는 구조로 변경하게 되면 지지레일은 양단(지지블록에 끼워지는 부분)에서 가장 큰 충격을 받게 될 것임은 그 구조상 명백하므로, 통상의 기술자라면 당연히 지지레일의 양 끝단에 주지관용기술인 완충부를 둘 수 있음을 쉽게 예측할 수 있다.

결국 제3항 발명과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점 2는 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다. 따라서 제3항 발명은 선행발명 1과 주지관용기술의 결합에 의해 진보성이 부정된다. 또한 제3항 발명은 선행발명 4에 선행발명 5를 결합하여 진보성이 부정된다.

제9항 발명은 제3항 발명의 종속항으로서 ‘가이드 부재가 삽입될 수 있는 수용부’의 구성을 추가로 한정하고 있다. 그런데 어떠한 부품을 조립할 때, 부품의 형상에 맞는 홈을 파서 부품을 끼우거나, 부품 주위에 부품의 외형을 감싸도록 돌출부를 두는 등을 통해 부품의 위치가 어긋나지 않도록 하는 것은 통상의 기술자라면 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 설계사항에 불과한 것이다. 따라서 제9항 발명의 한정구성은 통상의 기술자가 쉽게 선택하여 설계할 수 있는 정도에 불과하다.

제10항 발명은 제3항 발명의 종속항으로서 ‘이동부재가 서로 반대 방향으로 직선왕복 운동’하는 것을 추가로 한정하고 있다. 그런데, 선행발명 1 또한 한 쌍의 패드를 서로 반대 방향으로 직선왕복 운동하도록 하고 있고, 선행발명 4 또한 공구 캐리어가 서로를 향하거나 상호 멀어지는 방향으로 움직이도록 하고 있다. 따라서 제10항 발명의 한정구성은 선행발명 1 또는 선행발명 4로부터 쉽게 도출할 수 있다.

결국 제3항, 제9항, 제10항 발명은 선행발명 1에 주지관용기술의 결합, 또는 선행발명 4에 선행발명 5 및 주지관용기술의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

2. 사실관계

가. 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

1) 발명의 명칭: 바닥 청소기

2) 출원일/ 출원번호 : 2008. 5. 2./ 제10-2008-0041496호

3) 등록일/ 등록번호 : 2010. 9. 16./ 특허 제983957호

4) 특허청구범위

【청구항 1, 2】 삭제

【청구항 3】 지지부재; 상기 지지부재 상에 위치하는 구동부; 상기 구동부로부터 제공되는 회전운동을 직선 왕복 운동을 위한 동력으로 변환시키는 동력 변환부; 상기 지지부재의 하부에 위치하며, 상기 동력 변환부로부터 상기 동력을 전달받아 직선 왕복 운동을 하는 이동 부재; 및 상기 이동 부재의 직선 왕복 운동을 안내하는 경로 제공 수단을 포함(이하 ‘구성요소 1’이라 한다)하되, 상기 경로 제공 수단은, 상기 이동 부재에 장착되어 함께 직선 왕복 운동을 하는 슬라이딩 부재; 및 상기 지지부재에 고정되어 있으며, 상기 슬라이딩 부재의 직선 왕복 운동을 안내하는 가이드 부재를 포함하고, 상기 슬라이딩 부재는, 샤프트; 및 상기 샤프트 양단에 장착되어 진동에 따른 충격 및 소음을 완충시키는 제1완충부를 포함하는 것(이하 ‘구성요소 2’라 한다)을 특징으로 하는 바닥 청소기(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다.)

【청구항 4 내지 8】 기재 생략

【청구항 9】 제3항 또는 제8항에 있어서, 상기 지지부재의 하면에는 상기 가이드 부재

가 삽입될 수 있는 수용부가 형성된 것을 특징으로 하는 바닥 청소기

【청구항 10】 제3항 또는 제8항에 있어서, 상기 이동부재는 동일 직선상에서 상반되는

방향으로 직선 왕복 운동을 하는 제1 이동부재 및 제2 이동부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 바닥 청소기

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑 제4호증)

선행발명 1은 2004. 3. 11. 공개된 일본공개특허공보 제2004-73566호에 게재된 ‘전동 바닥면 폴리셔’에 관한 것이다.

2) 선행발명 4(을 제13호증)

선행발명 4는 1932. 12. 15. 발행된 노르웨이 특허 제567259호 공보에 게재된 ‘바닥 폴리싱 기계'에 관한 것이다.

3) 선행발명 5(을 제14호증)

선행발명 5는 2003. 9. 19. 공개된 일본공개특허공보 2003-262223호에 기재된 ‘이송장치의 가이드바’에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 11. 2. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로, ‘이 사건 특허발명의 모든 청구항은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’통상의 기술자‘라고 한다)이 선행발명 1 및 주지관용기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.’는 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2018당3567호 사건으로 심리한 다음, 2019. 4. 18. ‘이 사건 제3, 9, 10항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 주지관용기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다. 한편, 이 사건 제4 내지 8항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 주지관용기술에 의하더라도 쉽게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.’는 이유를 들어 이 사건 제3, 9, 10항 발명에 관하여는 피고의 심판청구를 인용하고, 이 사건 제4 내지 8항 발명에 관하여는 피고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 관련 사건

원고는 피고를 상대로 2019. 4. 5. 서울중앙지법 2019카합20565호로 원고의 제1특허 (특허번호 제828304호)의 제2, 3, 4항 발명 및 제2특허(특허번호 제983957호, 이 사건 특허발명)의 제3 내지 6항 발명의 각 구성요소를 그대로 갖춘 피고 제품을 수입·판매함으로써 원고의 특허권을 침해하고 있다고 이유로 피고 제품의 생산·판매 등 금지 등을 구하는 가처분신청을 하였다. 이에 위 법원은 2019. 12. 26. 피고 제품은 제1특허의 제2, 3, 4항 발명 및 제2특허의 제3항 발명(이 사건 제3항 발명)의 각 구성요소를 모두 구비하고 있으나, 제1특허의 제2, 3, 4항 발명은 일본 공개특허공보 특개2002-224007호로부터 용이하게 도출할 수 있고, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 1에 의하여 용이하게 도출할 수 있어 각 진보성이 부정되어 무효로 될 개연성이 높아 보전의 필요성에 대한 소명이 부족하다는 이유로 원고의 위 신청을 기각하는 결정을 하였다.

정회목 변호사