[직무발명 분쟁] 특허발명에서 발명자 확정의 기준

발명자가 누구인지 확인하는 것은 직무발명보상금 소송에서 발생하는 중요한 쟁점 중에 하나입니다. 먼저 발명자로 인정되어야 직무발명 보상금을 청구할 수 있는 권리가 존재할 수 있습니다.

특허법 제33조 제1항은 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 ... 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다”라고 규정하고 있습니다만 구체적인 기준은 제시하지 않고 있습니다. 이에 대법원은 아래와 같이 발명자를 정하는 기준에 대하여 “특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”라고 정하고 있습니다.

무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463).

그런데, 여기서 “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”라는 기준만으로는 발명자 문제의 해결은 어렵습니다. 구체적 사안에 있어서 법원이 이러한 기준에 따라 타당한 결론을 이끌어내고 있습니다만, 법원의 판결을 받기 전에 위 기준을 적용하여 그에 부합하고 있는지 여부를 예측하는 것은 용이하지 않은 일입니다.

이에 참고할 것은 미국의 기준일 것입니다. 미국 특허법 제101조는 발명자에 대하여 간단하게 “Whoever invents or discovers...“라고 규정하고  있습니다.   구 미국 특허법 제102조 (g) priority of invention에서는 다음과 같은 규정이 있었습니다.

“... there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.”

이 규정은 누가 먼저 발명을 하였는지를 결정하기 위한 기준에 대한 것인데, 이에 의하면 발명을 착상(conception)한 날과 구체화(reduction to practice)한 날뿐만 아니라 먼저 착상했으나 나중에 구체화한 사람의 다른 사람에 의한 착상 전부터의 상당한 노력(reasonable diligence) 또한 고려하여 발명시점을 결정해야 합니다.

미국 법원은 위 규정의 취지에 따라 “착상”과 “구체화”를 한 자를 발명자로 판단합니다. 착상과 구체화 중 일부에 참여하여도 공동발명자로 인정될 수 있고 발명에 대한 착상과 구체화에 대한 기여는 각 청구항별로 판단합니다.

우리 법원도 명시적으로 인정하고 있지는 않지만 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자라는 기준을 실제 사례에 적용하는 데 있어서 위와 같은 미국 기준을 참고하고 있는 것으로 보입니다.

정회목 변호사