[특허침해 분쟁] 파캔오피씨와 백산오피씨의 특허침해에 대해 캐논이 승소한 손해배상 사건

서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결 및 서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결

1. 사건의 경과

캐논은 국내 프린터 및 감광드럼을 생산하는 업체를 상대로 특허침해 금지 및 손해배상 소송을 제기하였습니다. 대상 특허는 제0258609호 특허로써 “처리 카트리지, 전자 사진 화상 형성 장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼”의 제목으로 출원 및 등록되었습니다.

캐논은 2002. 5. 1. 파캔오피씨(구 대원에스씨엔)을 피고로 하여 수원지방법원에 침해금지 및 손해배상 소송을 제기하였습니다. 대법원에서 2006. 10. 12. 상고가 기각되어 손해배상으로 18억원을 지급하라는 판결이 확정되었습니다. 한편, 대상 특허에 영향을 받을 수 있는 국내 회사들은 무효심판을 제기하였는데, 삼성전기는 2001. 12. 14. 무효심판(2001당2327)을, 대원에스씨엔은 2002. 10. 26. 권리범위확인(소극)심판 및 2002. 10. 31. 무효심판(2002당2885)을 제기하여 대법원까지 다투었으나 모두 기각되고 대상특허는 2006. 10. 12. 확정등록되었습니다. 

이후 네오포토콘, 백산오피씨, 켐스, 알파켐 등이 2010. 8. 13. 무효심판(2010당2074), 2012. 9. 18. 무효심판(2012당2456), 2013. 1. 3. 권리범위확인(소극)심판(2013당11)을 제기하여 현재 법원에 계류 중에 있습니다. 그리고 캐논도 2012. 8. 14. 서울중앙지방법원 백산오피씨를 상대로 다시 특허 침해금지 및 손해배상 소송을 제기하여 2013. 6. 7. 1심에서 145억원을 손해배상으로 인정하는 판결이 있었고, 항소심에서 화해권고결정에 대해 양측이 모두 이의를 하지 않아 2015. 5. 8.자로 종결되었습니다.

2. 대상 특허

위와 같이 대상 특허와 관련된 분쟁은 10년 이상 계속되고 있으나 대상 특허의 유효성이 인정되고 토너 카트리지 재생 업체의 특허침해 사실이 인정되고 있습니다. 대상 특허는 전자사진 화상형성장치 및 처리 카트리지 등에 관한 것으로써 재생 카트리지의 핵심부품인 감광드럼은 레이저프린터에 사용되는 소모부품인바, 감광드럼 생산 업체와 재생 카트리지 생산 업체에 모두 심각한 영향을 미치게 되었습니다.

대상 특허는 화상형성장치의 주조립체와 감광드럼 사이의 회전구동력 전달에 관한 종래 기술의 연결방법 및 그 구조를 개선하여 감광드럼의 회전정확도가 향상된 카트리지, 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 감광드럼을 제공하고 있습니다. 대상 특허의 청구항 25항 및 26항은 화상형성장치의 주조립체와 감광드럼 사이의 연결방법 및 구조로써 감광드럼의 한쪽 끝부분과 이에 대응하는 화상형성자치의 주조립체측에 동일하게 비틀린 형상으로 된 돌출부와 구멍을 형성하고, 그 비틀린 돌출부와 비틀린 구멍의 끼움 결합방식을 채택한 점에 그 특징이 있습니다.

이로 인하여 구동력 전달시 주조립체와 감광드럼이 일체가 되어 회전함으로써, 종래 구동력 전달방식이 갖고 있던 단속적 구동 내지 회전 불균일의 문제점이 개선되어 회전정확도가 향상되고 자연스럽게 회전축에 해당하는 주조립체 방향으로 추력이 발생함에 따라 주조립체의 회전구동력에 의하여 회전 중인 감광드럼이 주조립체 쪽으로 당겨지면서 축 방향 위치가 고정되어 고품질의 인쇄 화상형성이 가능해지는 등의 효과가 있게 됩니다.

3. 손해배상액의 산정

가. 서울중앙지방법원 2012가합68823 사건

이 사건 법원은 서울세관장에 대한 사실조회를 근거로 수출매출액을 정하고, 국세청이 고시한 ‘컴퓨터 및 그 주변기기 (코드번호: H) 제조업의 단순 경비율이 모두 90%라는 사실을 인정하였습니다. 여기서, 국세청 단순 경비율이란 국세청이 통계자료를 바탕으로 해당업종의 매출액 및 수입액에서 소득세 부과의 편의를 위해 규범적 판단을 거쳐 결정한 것이므로 단순 경비율이 90%라고 해서 구체적 사건에서 피고의 수익율을 10%라고 단정할 수는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 특허법 제128조 제5항에서는 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론의 전체 취지에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정함으로써, 재판부에 일종의 재량권을 부여하고 있습니다.

본 사건에서 재판부는 제128조 제5항의 규정에 근거하여, 국세청 고시 중 컴퓨터 및 그 주변기기 표준 소득률 10%(100% - 단순경비율 90%)를 근거로 하여 수출매출액 x 10%를 침해자의 수익으로 인정하였습니다. 다만, 피고의 실제 수익율이 국세청 표준 소득률보다 낮다는 특별한 사정이 있다면 실제 수익율로 산정할 수 있다는 전제를 달고 있습니다.

나. 서울고등법원 2003나38858 사건

이 사건 법원도 침해행위로 얻은 피고의 이익액을 산정하기 곤란하다는 이유로 재량으로 매출액, 비용항목별 금액 등을 기초로 하여 소득세법상 소득금액 추계방식에 따라 그 이익액을 산정하였습니다.

소득세법은 과세표준이 되는 소득금액을 추계 결정할 때 일정 규모 이상의 사업자에 대하여는 “소득금액 = 수입금액 – 주요경비(매입금액 + 임차료 + 인건비) – (수입금액 x 기준경비율)”의 산식에 따르도록 규정하고 있습니다. 당시 ‘컴퓨터 및 그 주변기기 제조업’에 인정된 기준경비율은 15%입니다. 이에 따라 피고의 침해행위로 인한 이익의 액을 산출하는 산식은 “침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액 – 침해제품에 관련된 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) – (침해제품 매출액 x 기준경비율 15%)”로 산정됩니다.

매입비용은 ‘제품의 제조원가에 관한 매입비용’에 대해서는 ‘이 사건 감광드럼 매출액/피고 총 제품 매출액’의 비율을 적용하고, ‘판매관리에 관한 매입비용’에 대하여는 ‘이 사건 감광드럼 매출액/피고 총매출액’을 적용하여 산정하였습니다.

임차료 및 인건비의 경우는 OPC 사업부만의 비용을 산입하여야 하는데, 피고가 제출한 임차료 청구서 및 세금계산서, OPC 사업부 임차료 현황표, 원천징수이행상황보고서, 인건비 현황표를 이용하여 산정하였습니다.

이를 이용하여 2002. 1. 1.부터 2004. 12. 31.까지 이 사건 감광드럼을 제조판매하여 얻은 이익의 액은 2002년에는 447,659,280원, 2003년에는 770,074,558원, 2004년에는 603,997,294원이 되어 합계ㄴ 1,821,731,132원이 손해액으로 산정되었습니다.

4. 시사점

위 두 사건에서 캐논은 모두 특허법 제128조 제2항에 따라 계산된 침해자의 이익을 손해액으로 주장하였으나 법원은 모두 받아들이지 않았습니다. 특허법 제128조 제2항에 근거한 손해배상액 산정에 있어서 핵심 쟁점은 이때 이익을 침해자가 얻은 이익을 영업이익으로 볼 것인지 아니면 순이익으로 볼 것인지 여부입니다. 회계상 어느 이익 개념을 채용하는가에 따라 실제 손해배상액수가 크게 달라지기 때문입니다. 실제 소송에서 매우 복잡한 문제로서 판단이 쉽지 않습니다.

그와 같은 문제를 피하는 현실적인 대안으로 자주 사용되는 방법이 특허법 제128조 제5항을 근거로 하여 국세청 고시에 따른 그 산업분야의 표준 소득률(단순 경비율을 제외한 값) 또는 기준경비율에 근거한 손해배상액 산정입니다. 침해자는 실제 수익이 위 방법으로 산정한 액수보다 낮다는 특별한 사정을 주장할 수 있습니다. 그러나, 실제로는 침해자가 특별한 사정에 관한 주장 입증 책임을 부담하므로 재판부가 실제 그 수익을 인정할 가능성은 높지 않습니다.

정회목 변호사